广西壮族自治区高级人民法院
民事判决书
（2009）桂民三终字第X号
上诉人（原审原告）李某某，男，汉族，X年X月X日出生，住址：广西柳州市柳南区X路X号X栋X单元X号。现羁押于柳州鹿州监狱。
委托代理人陈某，横原律师事务所律师。
委托代理人王和平，横原律师事务所律师。
上诉人（原审原告）黄某乙，男，汉族，X年X月X日出生，住址：广西柳州市鱼峰区大桥园艺场龙珠大队X号。
委托代理人陈某，横原律师事务所律师。
委托代理人黄某华，广合律师事务所律师。
上诉人（原审被告）柳州市汉森机械制造有限公司，住所地：柳江县新兴工业生产基地。
法定代表人陈某某，董事长。
委托代理人韦岸松，欧亚嘉华律师事务所律师。
委托代理人黎某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略），系该公司职工。
上诉人李某某、黄某乙、上诉人柳州市汉森机械制造有限公司（以下简称汉森公司）因专利权权属纠纷一案，不服南宁市中级人民法院(2008)南市民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年8月19日立案受理后，依法组成合议庭，于2009年12月8日公开开庭审理了本案。上诉人李某某的委托代理人陈某、王和平，上诉人黄某乙的委托代理人陈某、黄某华，上诉人汉森公司的委托代理人韦岸松、黎某某到庭参加诉讼。本案因不能在法定期限内审结，经院长批准，延长了两个审限。本案现已审理终结。
一审法院查明：2004年12月，李某某、黄某乙与汉森公司经协商，就合作开发、生产《年产500台甘蔗联合收割机项目》达成了一致意见，并于当月20日签订了一份《协议书》，主要约定：一、合作内容：甘蔗联合收割机的技术、设计图纸由李某某、黄某乙提供，生产所需的设备、厂房及流动资金由汉森公司提供，生产所需的技术工人由双方共同考试招聘，考试内容及技术把关由李某某、黄某乙负责，其它由汉森公司负责；二、汉森公司承担的责任：每月按时向李某某支付4000元的月工资，向黄某乙支付3000元的月工资，每年年终按时向李某某、黄某乙支付工厂当年甘蔗联合收割机销售总额百分之三的提成，负责建设厂房及安装设备，按李某某、黄某乙的质量要求进行产品原材料的采购，负责产品的定价、销售、市场运作及所需的流动资金；三、李某某、黄某乙承担的责任：负责甘蔗联合收割机设计及生产工艺，保证该联合收割机能够用，各项性能达到国家标准，负责甘蔗联合收割机生产技术管理、使用说明书的编写，技术的改进创新；四、技术保密：甘蔗联合收割机生产的技术、图纸归双方所有，双方均不能单独转让给第三方，产品在投放市场前应申请专利，专利权归汉森公司所拥有，发明人填写李某某，专利申请费和以后的维护费由汉森公司负责支付。五、其他事宜：本协议经双方签字、盖章后生效，需变更、解除、终止、续订本协议须经双方协商同意，本协议期限为十年，自2005年1月1日起至2015年1月1日止。
该协议签订后，李某某、黄某乙即到汉森公司处进行甘蔗联合收割机技术的开发和生产，于2005年3月出样机，7月开始生产，随后生产不少于14台甘蔗联合收割机。
至2006年1月，双方发生矛盾，黄某乙离开汉森公司，李某某则继续留在汉森公司合作开发生产甘蔗联合收割机。
2007年1月21日，汉森公司以李某某涉嫌将双方共同研发的甘蔗联合收割机技术泄露给广东佛山科泰机电设备有限公司,造成汉森公司经济损失,李某某有侵犯商业秘密的重大嫌疑为由，向柳州市公安局经侦支队报案。2008年4月17日柳州市中级人民法院就李某某涉嫌侵犯商业秘密罪刑事一案作出终审裁定，以李某某的行为构成侵犯商业秘密罪及构成非国家工作人员受贿罪为由，判处李某某有期徒刑七年，追缴其非法所得人民币x元。现李某某在柳州鹿州监狱服刑。
就甘蔗联合收割机技术，汉森公司申请了多项专利，其中本案专利为“甘蔗联合收割机”实用新型专利，专利号为x.X，记载的专利权人为汉森公司，设计人为李某某，申请日为2005年4月6日。
李某某、黄某乙与汉森公司未签订有劳动合同，汉森公司亦没有为李某某、黄某乙交纳过劳动保险费用。
一审法院认为：李某某、黄某乙与汉森公司于2004年12月20日签订的协议属于技术合作开发协议。从协议的内容看，李某某、黄某乙提供技术、设计图纸，汉森公司提供生产所需的设备、厂房及流动资金，双方分工协作，共同开发涉案甘蔗联合收割机技术，协议内容没有违反法律强制性规定，协议主体均是具有民事行为能力的个人或法人，双方的意思表示真实，因此，上述协议合法有效。涉案专利技术是李某某、黄某乙与汉森公司协议约定的技术，李某某是协议合作方之一，且双方协议对涉案专利技术的申请及权属作了明确而有效的约定，即专利权为汉森公司所有，发明（设计）人为李某某，专利申请费和以后的维护费由汉森公司负责支付。按双方协议约定，李某某为涉案专利发明人，而本案涉案专利记载的发明人亦是李某某；既然涉案专利技术为双方合作开发的技术，且协议已明确权属，就不存在职务或非职务发明问题，因而李某某、黄某乙提出确认涉案专利技术为非职务发明的主张不应支持。汉森公司提出李某某、黄某乙的行为与其是合作中的职务行为，涉案专利是职务发明的主张，亦无事实和法律依据，不予支持。本案中，双方签署的协议对合作开发的技术即涉案专利技术的权属进行了约定，即李某某、黄某乙放弃其对甘蔗收割机技术共有的专利权，由汉森公司申请专利并为专利权人，《中华人民共和国合同法》第三百四十条第二款规定“合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利”，因此，李某某、黄某乙可以免费使用涉案专利技术，但不享有对涉案专利许可、转让的权利。故依照《中华人民共和国合同法》第三百四十条、《中华人民共和国专利法》第八条之规定，判决：一、李某某、黄某乙对名称为“甘蔗联合收割机”实用新型专利（专利号为x.X）享有免费使用权；二、驳回李某某、黄某乙的其他诉讼请求。本案案件受理费1000元，由李某某、黄某乙负担500元，由汉森公司负担500元。
李某某、黄某乙、汉森公司均不服一审判决，分别向本院提起上诉。
李某某、黄某乙上诉请求：一、撤销一审判决第二项；二、确认涉案专利是李某某的非职务发明，李某某、黄某乙与汉森公司在合作期间对涉案专利享有共有权；三、本案一、二审诉讼费用由汉森公司负担。其所根据的事实和理由主要是：（一）李某某、黄某乙与汉森公司于2004年12月20日签订的协议性质是技术转化合同，涉案技术x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利是李某某与汉森公司合作前已完成的发明创造成果，是作为与汉森公司合作的技术投资，是李某某的非职务发明。一审判决认定上述协议是技术合作开发协议不准确。（二）协议约定李某某、黄某乙提供的甘蔗联合收割机技术、图纸归双方所有，产品在投放市场前应申请专利，专利权属于汉森公司，但汉森公司所拥有的专利权是不完整的、非独占的专利权，它是以双方合作为前提，以汉森公司负担专利申请费和专利年费为条件，李某某、黄某乙放弃的是独占的专利权，放弃在专利证书上署名为专利权人，但没有放弃专利共有财产权，因此，李某某、黄某乙应该是涉案技术“甘蔗联合收割机”实用新型专利的共有人。一审判决认定李某某、黄某乙可以免费使用涉案专利技术是正确的，但认为李某某、黄某乙不能享有对涉案专利许可、转让的权利没有事实和法律依据。李某某、黄某乙是涉案专利技术的共有人，在双方合作期间享有涉案专利的共有权，解除合作后汉森公司应返还涉案的专利技术。
汉森公司答辩称：（一）涉案专利技术不是李某某发明并与黄某乙用于合作投资的技术，也不是李某某非职务发明技术。李某某、黄某乙在一审提供的证据证明，其用于合作的投资技术仅是9张图纸，该9张图纸与涉案专利不具有同一性、关联性；《协议书》第三条第1项约定，李某某、黄某乙“负责甘蔗联合收割机设计及生产工艺……”,表明了李某某、黄某乙投资的技术尚不能直接使用于生产，涉案专利技术是合作生产过程中发明的技术。合作生产过程中李某某、黄某乙到汉森公司上班，双方具有两重关系：一是合作关系，二是劳动关系。涉案专利技术是李某某、黄某乙利用汉森公司提供的物质条件发明的技术，既不是其投资技术，也不是李某某的非职务发明技术；从申请专利的时间上看，是在合作生产过程中申请，且涉案专利与李某某、黄某乙提供投资技术所生产的第一台机子完全不同。（二）李某某、黄某乙关于合作期间涉案专利权共有、解除合作后返还专利权的主张不成立。涉案专利技术不是李某某、黄某乙在协议中约定的投资技术，而是利用汉森公司提供的物质条件发明的技术，专利权属于汉森公司单独所有，李某某、黄某乙无权主张共有及返还等权利。即使涉案专利技术是李某某、黄某乙投资合作的技术，因协议中约定专利权属于汉森公司单独所有，这也排除了共有关系。此外，返还专利权的主张也超出了一审诉讼请求的范围。
汉森公司上诉请求：一、撤销一审判决第一项，改判驳回李某某、黄某乙免费使用x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利的诉讼请求；二、本案一、二审诉讼费用全部由李某某、黄某乙负担。其所根据的事实和理由主要是：一审判决认定事实错误，适用法律不当。如果涉案专利技术是李某某、黄某乙用于投资合作生产的技术，则一审判决认定双方签订的协议是技术开发合同是错误的，李某某、黄某乙不拥有免费使用权。根据协议的约定，如果涉案技术是协议签订前李某某、黄某乙单方独有的技术，则从协议生效起该技术专利申请权已转移为汉森公司所有，李某某、黄某乙不是放弃专利申请权，而是丧失了专利申请权，其不存在免费实施涉案专利的权利。如果涉案专利技术是合作生产过程中研发的新技术，则李某某、黄某乙也不拥有免费使用权。因为本案协议不是技术合作开发合同，合作生产过程中研发的新技术没有约定于协议中。依照法律规定，利用单位物质条件完成的技术成果属于职务技术成果，专利申请权及专利权属于单位所有。李某某、黄某乙到汉森公司工作，领取汉森公司发放的工资，虽然没有签订劳动合同，但实际上已形成了与汉森公司的劳动关系，且是利用汉森公司提供的物质条件完成的技术成果，属于职务技术成果，不存在李某某、黄某乙放弃共有的专利申请权而拥有免费的专利使用权。
李某某、黄某乙答辩称：同意汉森公司关于本案协议不是技术合作开发合同的观点，合同的性质是由合同双方的权利、义务内容决定，协议约定李某某、黄某乙提供技术、图纸与汉森公司提供资金、设备合作生产甘蔗联合收割机，符合最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，协议的性质为技术转化合同。协议约定“甘蔗联合收割机的技术、图纸归双方所有，甲、乙双方均不能单独转让给第三方，产品在投放市场前应申请专利，专利权归汉森公司所拥有，发明人填写李某某，专利申请费用和以后的维护费由甲方负责支付。”这里约定投资的技术是共同所有，相关技术申请为专利技术当然还是共同所有。李某某、黄某乙是技术投资，汉森公司没有支付对价，不存在技术转让问题，更不存在赠与涉案技术问题。汉森公司主张协议的性质为技术转让与协议中关于“技术、图纸归双方所有，甲、乙双方均不能单独转让给第三方”之约定相矛盾。涉案协议解除后，技术投资人依法可以收回其投入的技术。
根据各方当事人的上诉理由及答辩意见，本院归纳本案的争议焦点如下：（一）2004年12月20日汉森公司与李某某、黄某乙签订的《协议书》性质及法律效力如何；（二）涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利的权属如何、是职务发明还是非职务发明；（三）一审判决认定李某某、黄某乙对涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”享有免费使用权是否有事实和法律依据。各方当事人对本院归纳的上述争议焦点没有异议。
上诉人李某某、黄某乙在二审期间提交了五份新证据：证据1是陈某某询问笔录，以证明“甘蔗联合收割机”技术是李某某、黄某乙投入与汉森公司合作的技术；证据2是《关于请求公安部门侦察泄露技术、商业秘密案件的报告》，以证明汉森公司以自相矛盾、虚假材料报案，诬告、陷害李某某；证据3是再审决定书，以证明李某某刑事案件错误；证据4是（2008）柳市民三初字第X号民事判决书，以证明双方合作协议事实上已解除，汉森公司应将涉案专利返还给李某某；证据5是（2008）柳市民三初字第X号民事判决书，证明民事判决与刑事判决互相矛盾。
汉森公司质证认为：证据1不属于新证据，对证据真实性无异议，但不能证明待证事实，要区分合作前的技术与合作后的技术，两者不同；证据2不属于新证据，与本案无关联性；证据3与本案无关联性，再审决定也没有撤销原生效的刑事判决；证据4、5均不是生效判决，不具有证明力。
本院对上述证据的认证意见是：汉森公司虽然对证据1真实性无异议，但该证据不能证明涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”与李某某、黄某乙签订涉案协议时投入的技术具有同一性，不能证明待证事实，本院不予采信。证据2、证据3均与本案无关联性，本院不予采信。证据4、5均不是生效判决，不具有证明力，且李某某、黄某乙提交证据4的目的是主张汉森公司应将涉案专利返还，但这已经超出了其在一审提出的诉讼请求范围，不属于本案二审审理的对象，证据5亦与本案无关联性，本院对证据4、5不予采信。
汉森公司在二审期间提交了一份新证据18张照片，证明李某某、黄某乙提供的合作技术无实用性，无法用于生产，不能实现合同目的。李某某、黄某乙质证认为：不真实，与本案无关联性。本院对上述证据的认证意见是：该证据与本案无关联性，且不能证明待证事实，本院不予采信。
本院经审理查明：一审判决认定的事实属实。
本院认为：（一）关于2004年12月20日汉森公司与李某某、黄某乙签订的《协议书》性质及法律效力问题。
我国合同法第三百三十条第一款、第四款分别规定“技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。”“当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同，参照技术开发合同的规定。”最高人民法院法释[2004]X号《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定“合同法第三百三十条第四款规定的‘当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的’技术转化合同，是指当事人之间就具有产业实用价值但尚未实现工业化应用的科技成果包括阶段性技术成果，以实现该科技成果工业化应用为目标，约定后续试验、开发和应用等内容的合同。”技术转化合同具有以下几个法律特征：（1）技术转化合同的目的是实现科技成果的商品化、产业化应用，即通常所说的工业化生产；（2）技术转化合同的对象是具有实用价值但尚未能够实现商品化、产业化应用的科技成果。技术转化合同是以已有技术成果为基础，只是由于这种技术成果还达不到工业化生产的程度，没有形成现实的生产力；（3）技术转化合同必须具有对已有科技成果进行后续试验、开发和应用等内容。本案当事人签订的《协议书》约定，作为乙方的李某某、黄某乙提供甘蔗联合收割机的技术、设计图纸，并负责甘蔗联合收割机设计及生产工艺，不断改进与创新甘蔗联合收割机的技术，使各项性能均达到国家标准，保证甘蔗联合收割机具有实用性，并规定了相应的具体技术指标。作为甲方的汉森公司提供生产所需的设备、厂房及流动资金，负责厂房建设、设备安装，采购产品原材料，负责产品的定价、销售及市场运作等。双方订立本协议的目的就是实现甘蔗联合收割机的工业化生产，即达到协议书序言部分所称的年产500台甘蔗联合收割机；协议的对象是李某某、黄某乙提供的具有实用价值但尚未能够实现工业化生产的阶段性技术成果甘蔗联合收割机技术；协议的内容就是对李某某、黄某乙已有的甘蔗联合收割机技术进行后续开发和应用，实现工业化生产的目的。因此，当事人签订《协议书》所约定的权利和义务的内容符合技术转化合同的法律特征，其性质应认定为技术转化合同。
根据我国合同法第三百三十条第二款、第四款之规定，技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同，而技术转化合同则应参照技术开发合同的规定处理。我国合同法第三百三十五条规定，合作开发合同当事人的主要义务是按照约定进行投资，包括以技术进行投资；分工参与研究开发工作；协作配合研究开发工作。最高人民法院法释[2004]X号《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定“合同法第三百三十五条所称‘分工参与研究开发工作’，包括当事人按照约定的计划和分工，共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项，另一方进行研究开发工作的，属于委托开发合同。”根据协议的约定，汉森公司仅提供生产所需的设备、厂房及流动资金等，但并没有共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作，因此，一审判决认定涉案协议的性质为合作开发合同不当，本院予以纠正。本案当事人签订的《协议书》为技术转化合同，应参照委托开发合同的规定处理。上述协议是当事人真实意思表示，内容没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，一审判决认定为合法有效并无不当。
（二）关于涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利的权属及是职务发明还是非职务发明的问题。如上所述，本案当事人签订的《协议书》为技术转化合同，应参照委托开发合同的规定处理。合同法第三百三十九条第一款规定“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。”上述规定表明，如果当事人对委托开发完成的发明创造的权属有约定的，当事人的约定具有优先法律效力，即按照当事人的约定处理。协议书第四条约定：“甘蔗联合收割机生产的技术、图纸归双方所有，双方均不能单独转让给第三方，产品在投放市场前应申请专利，专利权归汉森公司所拥有，发明人填写李某某，专利申请费和以后的维护费由汉森公司负责支付。”根据上述约定，甘蔗联合收割机生产技术申请为专利的，专利权属于汉森公司，其余部分的技术成果则归李某某、黄某乙与汉森公司共有。因此，在双方签订的协议书未经法定程序解除前，涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利权应依协议约定归汉森公司所有。李某某、黄某乙上诉称其是涉案实用新型专利共有人的理由没有事实和法律依据，本院不予支持。汉森公司主张李某某、黄某乙已将甘蔗联合收割机生产技术转让给汉森公司的抗辩意见，同样与本案查明的事实不符，本院不予支持。
所谓职务技术成果，依照合同法第三百二十六条第二款之规定，是指执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。最高人民法院法释[2004]X号《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条分别规定“合同法第三百二十六条第二款所称‘执行法人或者其他组织的工作任务’包括：（一）履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；（二）离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。”“合同法第三百二十六条第二款所称‘主要利用法人或者其他组织的物质技术条件’，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。”从上述规定可以看出，认定职务技术成果要求当事人之间必须存在双重法律关系，即劳动法律关系和职务发明创造法律关系，劳动法律关系是职务发明创造法律关系的基础和前提，如果当事人之间不存在劳动法律关系，则不涉及认定职务技术成果的问题，而是其他技术成果权属的争议。如前所述，当事人签订的《协议书》性质为技术转化合同，合同中并没有约定李某某、黄某乙必须作为汉森公司的职工加入到汉森公司，双方也没有另行签订劳动合同，汉森公司在履行协议期间，也没有为李某某、黄某乙交纳养老保险、医疗保险等社会保险金，因此，李某某、黄某乙与汉森公司之间既没有劳动合同关系，又不存在事实上的劳动法律关系。协议第二条约定的汉森公司每月按时分别向李某某、黄某乙支付4000元、3000元月工资及每年年终按时向李某某、黄某乙支付当年甘蔗联合收割机销售总额百分之三的提成，是技术转化合同的报酬条款，即汉森公司作为委托人向研究开发人李某某、黄某乙支付报酬的计算方法，协议中“月工资”的表述并不意味着双方存在劳动法律关系。由于当事人之间不存在劳动法律关系，故汉森公司主张涉案实用新型专利为职务技术成果的上诉理由不能成立，本院不予支持。本案实用新型专利权属纠纷不涉及认定职务技术成果的问题，而是技术转化合同技术成果权的归属问题。
（三）关于一审判决认定李某某、黄某乙对涉案专利x.X“甘蔗联合收割机”享有免费使用权是否有事实和法律依据的问题。
本案当事人签订的《协议书》性质为技术转化合同，应参照委托开发合同的规定处理。根据合同法第三百三十九条第一款之规定，如果当事人对委托开发完成的发明创造的权属有约定的，依当事人的约定。而协议书第四条明确约定，甘蔗联合收割机生产技术申请为专利的，专利权属于汉森公司，其余部分的技术成果则归李某某、黄某乙与汉森公司共有。因此，涉案x.X“甘蔗联合收割机”实用新型专利权为汉森公司所有，在合同有效期内，依照协议书第四条之约定，李某某、黄某乙对上述实用新型专利并没有享有免费使用权。一审判决认定当事人签订的协议性质为技术合作开发合同，并适用合同法第三百四十条第二款之规定，认定李某某、黄某乙虽然放弃共有的专利申请权，但对涉案实用新型专利享有免费使用权，系适用法律错误，本院予以更正，汉森公司相关上诉理由成立，本院予以支持。
综上，一审判决认定事实清楚，但适用《中华人民共和国合同法》第三百四十条之规定不当，本院予以更正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、《中华人民共和国专利法》第八条、《中华人民共和国合同法》第三百三十条第一款、第四款、第三百三十九条第一款以及最高人民法院法释[2004]X号《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、撤销南宁市中级人民法院(2008)南市民三初字第X号民事判决；
二、驳回李某某、黄某乙的诉讼请求。
本案一审、二审案件受理费各1000元，合计2000元，由李某某和黄某乙负担（已交纳）。柳州市汉森机械制造有限公司已预交的二审案件受理费1000元，由本院予以退还。
本判决为终审判决。
审判长刘拥建
审判员周冕
代理审判员刘明明
二○一○年五月十五日
书记员邹柱
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