北京市第一中级人民法院
行政判决书
(2000)一中知初字第X号
原告杨某某，男，52岁，回族，钟表家电修理工人，住（略）。
被告国家知识产权局专利局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)，住所地北京市海淀区X路X号。
法定代表人姜某，主任。
委托代理人钱某，专利复审委员会审查员。
委托代理人马某，专利复审委员会审查员。
原告杨某某因不服专利复审委员会作出的第X号复审请求审查决定，于2000年8月25日向本院提起诉讼，本院于2000年11月6日受理此案，并依法组成合议庭，于2001年1月15日公开开庭进行了审理。原告杨某某，被告专利复审委员会委托代理人钱某、马某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
专利复审委员会于2000年4月26日作出第X号复审请求审查决定，认定：杨某某于2000年4月18日提交的权利要求和附图3在原说明书和权利要求书中均没有记载。新提交的权利要求中描述的“钢轨的端部曲面”在原始申请文件中描述的是“钢轨的端面”，由“钢轨的端面”不能直接地、明确地推导出“钢轨的端部曲面”。杨某某增加附图3的理由是清除原审查部门对技术方案的误解，称这样的修改符合审查指南第二部分第八章第5．2．2．2节中第(9)条规定，因为在新提交的说明书中有清楚的文字说明，即“钢轨的端面即钢轨的端部平面或端部曲面”，杨某某陈述的理由是不能成立的。审查指南第二部分第八章第5．2．2．2节第(9)条规定：“在文字说明清楚的情况下，为使局部结构清楚起见，许可增加局部放大图；”其所指的是在原始说明书中文字说明清楚的情况下，并不是杨某某所理解的在新修改的说明书文字说明清楚的情况下，否则，将可以任意增加附图，只要在修改的说明书中有清楚的文字说明，显然，这将导致无限制地修改说明书。附图3所公开的内容在原说明书和权利要求书中均没有记载，特别是在原说明书中没有清楚的文字说明，因此，所增加的附图3不符合审查指南第二部分第八章第5．2．2．2节的规定，是不允许的。杨某某于2000年4月18日提交的修改文件不符合专利法第三十三条的规定，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是法律所不允许的。
基于以上认定，专利复审委员会作出第X号复审请求审查决定：驳回杨某某的复审请求，维持专利局于1998年7月2日作出的驳回决定。
杨某某不服，于2000年8月25日向本院提起诉讼。
杨某某诉称：1．被告对原告申请案中“钢轨的端面”仅仅是平面的理由均不能成立。首先，关于垂直的问题，本专利申请案中，“钢轨的端面与钢轨的侧视图中心线沿俯视图中心线所成平面不垂直”中的“不垂直”与复审通知书中“只有平面才能谈得上垂直不垂直，如果是曲面或者是复合面，则曲面或复合面之间不存在垂直不垂直的问题”中的“垂直不垂直”概念是不同的。被告用“垂直不垂直”的概念来证明原告申请案中涉及的“不垂直”的概念，是偷换概念；其次，被告“只有平面才能谈得上垂直不垂直，如果是曲面或者是复合面，则曲面和复合面之间不存在垂直不垂直的问题”的结论是错误的。2．钢轨的端面包括了钢轨端部面的全部信息，而钢轨端部面的全部信息又只可能是有限的两类，即“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”，因此，“钢轨的端面”与“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”信息相同，可以相互置换；3．增加附图3的依据“有清楚的文字说明”是存在的，因为“钢轨的端面”与“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”信息相同，前者是后者的上位概念；4．依据审查指南第八章5。2、2．1(8)和第二章3．3第12自然段，原告对钢轨的端面概括的内容作进一步的限定，用“具体放弃”的方式删除“钢轨的端部平面”，保留“钢轨的曲面”，即把原权利要求修改为“钢轨的端部曲面与钢轨的侧视图中心线所成的平面不垂直”，并放弃权利要求2；5．被告在复审通知书中指出的“申请人1994年5月24日提交了意见陈述书，同时对权利要求进行了修改”和“申请人于1997年4月10日提交了意见陈述书和修改的文件”与事实不符，事实上，原告在1994年5月24日、1997年4月10日提交的修改文本中，均包括补正书、意见陈述书和修改过的说明书、附图及权利要求书。综上，请求法院判决：1．撤销被告的决定，授予专利权；2．被告赔偿原告因本次诉讼造成的经济损失。
专利复审委员会辩称：1．对于钢轨的端面是一个平面，是由原告原始提交的说明书附图中得出的，有附图1的图C和附图2可以明显看出钢轨的端面为一平面，其法律依据是专利法第五十九条；2．“钢轨的端面”与“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”，前者是一个上位概念，后者是一个下位概念，原告将一个在原始申请文件中没有记载的下位概念替换一个上位概念，显然超出了原始申请文件记载的范围。因为，在原始申请文件中记载的是“钢轨的端面”，并没有记载“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”，由原始公开的信息“钢轨的端面”不能直接地、毫无异议地得出“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”的信息，因此是不允许的；3．原告增加的附图3超出原始公开说明书公开的范围，在审查指南第二部分第二章第3．3节第8、9段，并不是对权利要求修改的规定，其中，“在说明书支持的情况下”指的也是在原始公开的说明书支持的情况下，而非原告所理解的修改后的说明书支持的情况；4．审查指南第二章3．3第12自然段中所指的“进一步限定”也应当是在原始申请文件中所公开的内容，也应满足专利法第三十三条的规定，不能超出原始申请文件中所公开的范围；5．答辩人并没有否认原告提交了补正书，补正书起目录的作用，意见陈述书及修改的申请文件是补正书中所提到的内容，而修改的申请文本是指修改的权利要求书和说明书，且这不是第X号决定的理由。综上，专利复审委员会请求驳回原告杨某某的诉讼请求，维持专利复审委员会作出的第X号复审请求审查决定。
经审理查明：1991年11月29日，中国专利局受理了名称为“防震钢轨”的发明专利申请，申请人为杨某某，申请号为（略）．X号，1992年12月2日公开，其公开的权利要求为：
“1．用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于：钢轨的端面与钢轨侧视图中心线沿俯视图中心线所成的平面不垂直。
2．根据权利要求1，其特征在于：防震钢轨的两端可不平行也可以平行。”
该专利说明书中载明，“本发明由以下方式完成：以直的钢轨为例，使钢轨的端面与钢轨侧视图的中心线沿俯视图的中心线所成的平面不垂直。”该专利说明书还给出了一个实施例，即钢轨端面为平面及斜角连接的钢轨，该实施例以附图1，2说明。
专利局审查部门于1994年1月20日向杨某某发出了第一次审查意见通知书，指出权利要求1不符合专利法第二十二条第二款的规定，不具有新颖性，权利要求2所述的附加技术特征对该领域普通技术人员来说是显而易见的，因此，权利要求2不符合专利法第二十二条第三款的规定，不具有创造性。引用的对比文件是公开日为1991年3月20日的（略）文件。
杨某某于1994年5月24日提交了意见陈述书，同时将权利要求修改为：“一种用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨端面为曲面，或由若干个平面、曲面构成的复合面。”并重新撰写了说明书，重新绘制了说明书附图，不但改变了原说明书附图1、2所显示的实施例，将钢轨端面为平面及斜角连接的钢轨修改为钢轨端面为曲面或复合面及折角连接的钢轨，而且增加了附图3的另外四种端面形态及连接方式作为新的实施例示意图。专利局审查部门于1997年1月28日向其发出了第二次审查意见通知书，指出杨某某所做的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为在原说明书中只描述了“钢轨端面为平面即斜角连接钢轨”这一个实施例。
针对第二次审查意见通知书，杨某某于1997年4月10日提交了意见陈述书和修改的申请文件。将权利要求书修改为：“1．一种铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨的端面是曲面或者是复合面。2．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由若干个平面构成的复合面。3．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由若干个曲面构成的复合面。4．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由一个或一个以上的平面和一个或一个以上的曲面构成。”并将说明书进行了补正，将原始公开的说明书中：“本发明由以下方式完成：以直的钢轨为例，使钢轨的端面与钢轨侧视图的中心线沿俯视图的中心线所成的平面不垂直。”补正为：“本发明由以下方式完成：以直的钢轨为例，使钢轨的端面对于钢轨的横向截面而言，它是斜面、曲面或者是复合面，仅就其中的复合面而言，它可以是由若干个平面构成，也可以是有若干个曲面构成，还可以是由一个或者一个以上的平面和一个或一个以上的曲面构成。”同时杨某某修改了说明书中的附图中，将附图1恢复为原始公开的说明书附图1，附图2将原始公开说明书附图2中虚线放大部位为端面为平面且斜角连接，修改为在虚线放大部位内部的端面为复合面且斜角连接，并增加附图3以说明该复合面各部位的形态。
专利局审查部门认为杨某某的修改仍然不符合专利法第三十三条的规定，于1998年7月2日驳回了该发明专利申请。
杨某某对该驳回决定不服，于1998年10月14日向专利复审委员会提出复审请求，认为审查员虽然对该修改文本做出了不符合专利法第三十三条的结论，但是却未在驳回决定中指出令人信服的依据，也未对意见陈述书提出有说服力的异议。
1998年12月18日该复审请求经前置审查，原审查部门仍然坚持驳回决定，专利复审委员会遂进行了复审。
2000年1月24日，专利复审委员会发出了复审请求审查意见通知书，指出杨某某于1997年4月10日提交的4项权利要求描述的内容在原始公开的说明书和权利要求书中都没有记载，原始公开的申请文件只记载了“钢轨的端面及钢轨侧视图的中心线沿俯视图的中心线所成的平面不垂直”，没有任何暗示及提示钢轨的端面是曲面或是复合面，由该记载并不能直接地、明确地推导出钢轨的端面就是曲面或是复合面。事实上，该记载意味着钢轨的端面和钢轨侧视图的中心线沿俯视图的中心线所成的平面都是一个平面，只有平面才能谈得上垂直或不垂直，如果是曲面或是复合面，则曲面或复合面之间不存在垂直与不垂直的问题。另外，杨某某增加的附图3在原始申请文件中没有记载。杨某某称增加的附图3是依据审查指南第二部分第八章第5．2．2．2节中第(9)条，为使局部清楚起见而增加的局部放大图，但是在审查指南的该部分描述中有一个前提条件，即：“在文字说明清楚的情况下”，而在原始公开的申请文件中没有文字明确说明端面是图3所示的复合面，杨某某所做的修改显然不符合审查指南该部分的规定。另外，原始公开的申请文件中有这样的描述“图2上图为下图虚线中的放大图”，这说明图2上图已经清楚地表示了图2下图虚线内的每个部分，图2上图没有表示出图3所示的情况。因此，杨某某所做的修改超出原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。拟驳回复审请求，维持专利局于1998年7月2日做出的驳回决定。
杨某某于2000年4月18日进行了意见陈述，将权利要求书改为“一种用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨的端部曲面与钢轨的侧视图中心线沿俯视图中心线所成平面不垂直。”所提交的附图与1997年4月10日提交的附图完全相同，即包括附图3。在意见陈述书中，杨某某称在审查指南第二部分第八章第5．2．2．2节中第(9)条允许的情况下，增加附图3以清除审查部门把技术方案误解为斜角连接钢轨，新提交的说明书中：“钢轨的端面即钢轨的端部平面或曲面”即是“清楚的文字说明”。
专利复审委员会于2000年4月26日作出第X号复审决定，驳回杨某某的复审请求，维持专利局于1998年7月2日做出的驳回决定。
本院认为：本案审理涉及的第X号复审请求审查决定的理由是专利法第三十三条，即“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，……”具体到本案，就是杨某某对其第（略）．X号专利的权利要求书的修改是否超出其原始申请公开的范围，其中包括权利要求书的修改是否超出原始申请公开的范围、增加的附图3是否超出原始申请公开的范围两个问题。
针对第一个问题，即权利要求书的修改是否超出原始申请公开的范围。杨某某的第（略）．X号专利公开的权利要求书为：
“1．用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于：钢轨的端面与钢轨侧视图中心线沿俯视图中心线所成的平面不垂直。2．根据权利要求1，其特征在于：防震钢轨的两端可不平行也可以平行。”该专利说明书中载明：“本发明由以下方式完成：以直的钢轨为例，使钢轨的端面与钢轨侧视图的中心线沿俯视图的中心线所成的平面不垂直。”该专利说明书还给出了一个实施例，即钢轨端面为平面及斜角连接的钢轨，该实施例以附图1，2说明。上述公开的申请文件所载明的内容，即为确定本专利申请原始公开的范围的依据。
杨某某于1994年5月23日对权利要求书作了第一次修改，修改后的权利要求书为：“一种用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨端面为曲面，或由若干个平面、曲面构成的复合面。”其重新绘制的说明书附图，不但改变了原说明书附图1、2所显示的实施例，将钢轨端面为平面及斜角连接的钢轨修改为钢轨端面为曲面或复合面及折角连接的钢轨，而且增加了附图3的另外四种端面形态及连接方式作为新的实施例示意图。
杨某某于1997年4月10日对权利要求书作了第二次修改，修改后的权利要求书为：“1．一种铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨的端面是曲面或者是复合面。2．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由若干个平面构成的复合面。3．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由若干个曲面构成的复合面。4．根据权利要求1中的复合面，钢轨端面是由一个或一个以上的平面和一个或一个以上的曲面构成。”并重新修改了说明书附图，将附图1恢复为原始公开的说明书附图1，附图2将原始公开说明书附图2中虚线放大部位为端面为平面且斜角连接，修改为在虚线放大部位内部的端面为复合面且斜角连接，并增加附图3以说明该复合面各部位的形态。
杨某某于2000年3月24日对权利要求书作了第三次修改，修改后的权利要求书为：“一种用来铺设铁路用的防震钢轨，其特征在于钢轨的端部曲面与钢轨的侧视图中心线沿俯视图中心线所成平面不垂直。”所提交的说明书附图与1997年4月10日提交的说明书附图完全相同，即包括附图3。
通过对上述四份权利要求书及说明书进行对比可以看出，杨某某原始公开的申请的主要技术特征是：钢轨的端面与钢轨侧视图中心线沿俯视图中心线所成的平面不垂直以及防震钢轨的两端可不平行也可以平行。该主题是对钢轨端面与钢轨侧视图中心线沿俯视图中心线所成的平面是否平行及钢轨的两端是否平行的限定。其中该申请中所述的“钢轨的端面”不含有任何对钢轨的端面形态的技术特征的限定。不存在如原告所述的“钢轨的端面”已包含有“钢轨的端部平面或钢轨的端部曲面”的技术特征的问题。而根据其说明书中以附图1、2加以明确的实施例，可以得出本专利原始公开的申请范围仅为钢轨端面为平面且连接为斜角连接的钢轨。
杨某某第一次修改的权利要求书已将发明主题变化为钢轨的端面形态。这与杨某某原始申请所公开的发明主题“钢轨的端面为平面且连接为斜角连接”是不相同的，超出了原始申请所公开的范围。
杨某某第二次修改的权利要求书所申请的发明主题亦为钢轨的端面形态，即钢轨的端面可以是平面、曲面、复合面，而这与杨某某原始申请所公开的发明主题“钢轨的端面为平面且连接为斜角连接”，仍然是不相同的，也超出了原始申请所公开的范围。
杨某某对权利要求书的第三次修改将钢轨的端面形态限定为曲面，并限定其与钢轨的侧视图中心线沿俯视图中心线所成平面不垂直，这一申请主题与杨某某原始申请所公开的发明主题“钢轨的端面为平面且连接为斜角连接”相比较，将钢轨的端面形态的限定变更为曲面，同时减少了对钢轨两端面是否平行的限定，这显然也超出了原始申请所公开的范围。
专利复审委员会是以杨某某原始申请的说明书中的实施例及附图来得出“钢轨的端面为平面”这一结论的，杨某某主张专利复审委员会是根据“垂直不垂直”来得出钢轨的端面为平面这一结论的，没有事实依据。故原告杨某某关于其对权利要求书的修改没有超出原始申请所公开的范围的第1、2、4项主张，均不能成立。
针对第二个问题，即增加的附图3是否超出原始申请公开的范围。在本专利的原始申请文件中，只公开了一个实施例，并通过说明书对附图1、2进行了说明，从该说明书附图可以看出，本专利中钢轨的端面为平面且斜角连接。在杨某某第一次修改的说明书附图中，改变了原始说明书附图1、2的钢轨端面形态和连接方式，将原始公开的实施例变更为钢轨端面为曲面，并且增加了附图3，即钢轨端面的多种形态，这在本专利的原始申请公开文本中是没有记载的，因而超出了原始申请所公开的范围。
在杨某某第二次修改的说明书附图中，将附图1恢复为原始公开的说明书附图1，附图2将原始公开说明书附图2中虚线放大部位为端面为平面且斜角连接，修改为在虚线放大部位内部的端面为复合面且斜角连接，并增加附图3以说明该复合面各部位的形态。从修改后的附图2、3可以看出，杨某某欲以增加的附图3来将原始公开的附图2中的钢轨端面为平面的斜角连接，进一步解释为将端面的平面继续放大，则端面是由曲面组成的复合面。而在原始公开的申请文件中有这样的描述“图2上图为下图虚线中的放大图”，这说明图2上图已经清楚地表示了图2下图虚线内的每个部分，图2上图没有表示出图3所示的情况，说明新增加的附图3在本专利的原始申请公开文本中是没有任何记载的，所以超出了原始申请所公开的范围。原告杨某某关于增加附图3“有清楚的文字说明”，是以其新修改的权利要求书为依据，而在其原始申请文件中并无依据，故杨某某的第3项主张，不能成立。
另外，关于原告在1994年5月24日、1997年4月10日提交的修改文本中，均包括补正书、意见陈述书和修改过的说明书、附图及权利要求书的问题，在被告第X号复审请求审查决定中，并没有否认原告曾提交过上述文件，且第X号复审请求审查决定理由并不涉及原告提交的文件数量问题，故原告的第5项诉讼主张，不能成立。
综上所述，被告专利复审委员会根据复审请求人的请求理由，依照专利法第三十三条的规定对原告杨某某的发明专利申请进行复审审查并作出的第X号复审请求审查决定，认定事实清楚、证据充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。原告杨某某的起诉理由均不能成立，其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一款之规定，判决如下：
维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利局专利复审委员会作出的第X号复审请求审查决定。
案件受理费1000元，由原告杨某某负担(已交纳)。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费1000元，上诉于北京市高级人民法院。如上诉期满7日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长马某客
代理审判员李燕蓉
代理审判员孙苏理
二00一年三月八日
书记员陈步雷
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