广东省佛山市中级人民法院
民事判决书
（2007）佛中法民知终字第X号
上诉人（原审被告）佛山市山耐斯气动元件有限公司，住所地广东省佛山市禅城区汾江中丝织路X号。
法定代表人刘某某，董事长。
委托代理人冯靖，广东金信方正律师事务所律师。
委托代理人杨莹，广东金信方正律师事务所律师助理。
被上诉人（原审原告）中山冬晨气动元件有限公司，住所地广东省中山市X镇第三工业区。
法定代表人高某某，总经理。
委托代理人傅德辉，广东玉成律师事务所律师。
上诉人佛山市山耐斯气动元件有限公司（以下简称山耐斯公司）与被上诉人中山冬晨气动元件有限公司（以下简称中山冬晨）商标侵权及不正当竞争纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2007）佛禅法民知初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2007年6月13日受理后，依法组成合议庭于同年6月26日公开开庭对本案进行审理。上诉人山耐斯公司的委托代理人冯靖，被上诉人中山冬晨的委托代理人傅德辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：1996年6月21日，冬晨实业有限公司经国家商标局核准，注册登记“（略）山耐斯”及“半个太阳”组成的图文商标，核定使用的商品类别为第七类，商标注册证为第（略）号。后该公司更名为冬晨实业股份有限公司。2003年6月，冬晨实业股份有限公司授权中山冬晨许可使用该商标并报经国家商标局备案登记。2006年7月7日，经国家商标局核准，第（略）号商标续展注册，有效期自2006年6月21日至2016年6月20日。
山耐斯公司于2003年4月5日注册成立，是一家加工、装配、销售气动配件、电子电器开关、气动设备等产品的有限责任公司。2005年6月14日，山耐斯公司经国家工商局核准，注册了“（略）”及半个圆形组成的图文商标。
在山耐斯公司生产及销售的气动产品外包装及产品说明书上，标注“佛山市山耐斯气动元件有限公司”，并标注山耐斯公司的注册商标“（略）”及图组合商标。
另查明，2006年12月6日，冬晨实业股份有限公司授权中山冬晨在中国大陆对山耐斯公司侵犯其所拥有的“山耐斯”商标专用权的行为进行诉讼。该授权书经过公证认证程序。
原审法院经审理认为：本案的争议焦点是：1、山耐斯公司使用“佛山市山耐斯气动元件有限公司”企业名称并在产品、宣传中使用“佛山山耐斯”字样是否侵犯了中山冬晨“山耐斯”的商标专用权及构成不正当竞争；2、如果山耐斯公司的行为构成商标侵权及不正当竞争，山耐斯公司应承担何种侵权民事法律责任。
首先，中山冬晨根据第（略）号商标所有人冬晨实业股份有限公司的授权，享有以自己名义对山耐斯公司的商标侵权及不正当竞争行为提起诉讼的权利。
关于山耐斯公司是否构成商标侵权及不正当竞争的问题。冬晨实业股份有限公司依法享有第（略）号注册商标的专用权。而山耐斯公司合法注册成立，依法享有企业名称权，享有在不侵犯他人合法权益的基础上使用企业名称进行民事活动的民事权利，本案就涉及到注册商标专用权与企业名称权、字号权的权利冲突问题。在维护公平竞争秩序和社会公共利益前提下，解决商标专用权与企业名称权之权利冲突应遵从诚实信用原则，当不同权利主体的商标专用权和企业名称权发生冲突时，应当适用维护公平竞争、尊重和保护在先合法权利、禁止混淆的原则进行处理。根据《最高某民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》之有关规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易误导相关公众产生误认的，属于我国商标法所规定的侵犯商标专用权的行为。而《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》（工商标字[1999]第X号）第四条、第五条第（一）项也明确规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号，引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的，构成依法应当制止的不正当竞争行为。
本案中，“（略）山耐斯”及“半个太阳”组成的图文商标，由冬晨实业有限公司设计创造，最早于1996年6月21日在我国商标局登记注册，其中文部分“山耐斯”是英文部分“（略）”的中文译音，而“山耐斯”该词本身并不是通用性词汇，也无特定含义。台湾冬晨实业有限公司注册该商标后，一直在气动元件产品上使用该商标，经过多年的使用，在业内有一定的名气，“山耐斯”已经成为了其产品的代名词。山耐斯公司于2003年4月5日登记成立，成立时间远远晚于“山耐斯”商标注册时间。山耐斯公司与中山冬晨生产同类产品，其在企业名称中使用“山耐斯”字样，且不能解释其企业名称中“山耐斯”的名义，主观上存在“搭便车”的故意，将会使消费者对山耐斯公司产品的来源产生混淆和误认，或认为山耐斯公司产品与第（略）号“山耐斯”及图商标的所有人或使用人具有关联性，从而对“山耐斯”商标的专用权造成损害。山耐斯公司的行为违反了市场经营者应当遵守的诚实信用原则。因此，山耐斯公司将“山耐斯”作为企业字号进行企业名称登记的行为侵犯了中山冬晨的注册商标专用权并构成不正当竞争。
基于山耐斯公司的行为已构成商标侵权及不正当竞争，山耐斯公司应承担相应的民事责任。山耐斯公司应立即停止经任何形式在任何载体上使用“山耐斯”字样的行为，销毁所有含有上述商标字样的载体，包括产品包装、说明书等。同时，山耐斯公司也应限期到工商登记管理部门变更“山耐斯”字号。
关于赔偿数额，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条第一款、第二款的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。鉴于本案中山冬晨的实际损失及山耐斯公司的违法所得均不能确定，法院根据山耐斯公司实施侵权行为的情节、后果以及本案的具体情节等酌情确定赔偿数额为32万元，该赔偿数额中已包括中山冬晨为制止侵权行为而发生的合理支出（包括律师费用以及相关调查取证费用，但不仅仅限于此）。
中山冬晨要求山耐斯公司在《液压与气动》、《工业器村》、《工业自动化》等三份杂志或报刊上登报赔礼道歉，以消除山耐斯公司造成的侵权影响，基于山耐斯公司侵权之故意，及考虑到中山冬晨产品的类别，山耐斯公司仅需在《液压与气动》上刊登致歉声明，而无需同时在三份刊物上致歉。
中山冬晨诉请山耐斯公司立即停止在产品装璜、网站及产品宣传资料、广告上突出使用“山耐斯”字样，但未提供相关证据证明山耐斯公司上述载体上单独、突出使用该字样，法院依中山冬晨申请所作的证据保全对象是佛山市禅城区山耐斯气动元件门市部，并非本案被告，故亦不能证明山耐斯公司在上述载体上突出使用“山耐斯”字样，法院对该项诉讼请求不予支持。
关于中山冬晨诉请山耐斯公司停止使用与中山冬晨商标相同或近似的商标的诉讼请求，山耐斯公司的“（略）”及图组合商标经国家商标局登记注册，该商标与中山冬晨的“（略）山耐斯”及图组合商标有显著区别，两者并不构成相近似，故中山冬晨该项诉讼请求法院不予支持。
因本案中山冬晨的诉讼请求系因山耐斯公司的侵权行为而起，并考虑本案适用定额赔偿因素，案件受理费由承担民事责任的山耐斯公司和中山冬晨合理分担为宜。
综上，依据《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十一条、第五十二条第（五）项、第五十六条第一款、第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第二十条，《最高某民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第二十一条第一款的规定，判决如下：一、山耐斯公司于判决生效后立即停止对第（略）号“（略）山耐斯”及图组合商标专用权的侵害，即停止以任何形式在任何载体上使用“山耐斯”字样，销毁所有含有上述商标字样的载体，包括产品包装、说明书等；二、山耐斯公司应于判决生效之日起三个月内自行到工商登记管理部门变更“山耐斯”字号，逾期不办理，不得再行使用；三、山耐斯公司于判决生效之日起十日内赔偿中山冬晨经济损失32万元（包括且不限于中山冬晨因调查处理其侵权行为所支付的调查取证费、律师费等合理支出）；四、山耐斯公司于判决生效之日起三十日内在《液压与气动》上刊登道歉声明以消除侵权影响（内容和版面须经法院审核，逾期不执行，法院将刊登判决书，所需费用由山耐斯公司负担）；五、驳回中山冬晨的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9510元，由中山冬晨负担2510元，山耐斯公司负担7000元。
一审判决后，山耐斯公司不服，向本院提起上诉认为：一、原审判决认定“山耐斯”商标经多年使用在业内有一定名气没有事实依据。中山冬晨在本案中仅提交了“山耐斯”商标的注册、变更、续展、许可的证据，这些证据只能证明商标注册人是冬晨实业股份有限公司，以及其于2003年6月许可中山冬晨使用“山耐斯”商标的事实。除此之外，中山冬晨并没有提交冬晨实业股份有限公司在许可中山冬晨使用之前其实际使用了“山耐斯”商标的证据，更没有提交任何关于“山耐斯”商标驰名或者在业内有一定名气的证据。因此，原审判决认定“台湾冬晨实业有限公司注册该商标后，一直在气动元件产品上使用该商标，经过多年的使用，在业有一定的名气，‘山耐斯’已经成为了其产品的代名词”没有任何事实依据。二、原审判决认定山耐斯公司不能合理解释企业名称中“山耐斯”的含义，没有任何事实依据。在庭审中，山耐斯公司应合议庭的要求对企业名称中“山耐斯”的含义进行了解释：寓义山耐斯公司的产品质量具有如同山一般的经久耐用的可靠品质。“山耐斯”并无固定的含义，山耐斯公司有权选择该组合文字以表达企业的经营理念。三、原审判决认定山耐斯公司存在“搭便车”的主观故意，没有任何事实依据。中山冬晨不仅没有提供任何关于“山耐斯”商标在山耐斯公司注册成立之前已经驰名或者在业内已经具有一定名气的证据，相反，在起诉状中其称“自原告建厂以来，以其先进的设备和管理、精湛的工艺、可靠的品质、优质的服务迅速在行业建立了领先地位，‘山耐斯’牌气动元件迅速占领了国内大部分市场，‘山耐斯’商标的知名度、美誉度、忠诚度倍受赞赏，在业界‘山耐斯’几乎成了气动元件的代名词。”显然，根据中山冬晨的自认，即使“山耐斯”商标在中山冬晨起诉之时在业内具有一定的名气，那也是在2003年6月冬晨实业股份有限公司许可中山冬晨使用后逐步形成的，而山耐斯公司在2003年4月5日即注册成立了，早于中山冬晨使用“山耐斯”商标的时间，完全没有“便车”可搭。四、原审判决认定山耐斯公司企业名称中的“山耐斯”会使消费者对产品的来源产生混淆和误认，或认为山耐斯公司的产品与商标所有人或使用人具有关联性，没有事实依据。山耐斯公司在产品上明显标示了山耐斯公司的注册商标，同时没有标注企业名称；在产品包装的显著位置突出、放大标示山耐斯公司的注册商标，而在次要的位置依法规范、合理标注生产产品的企业名称，山耐斯公司的行为遵守了诚实信用的原则，所生产的产品来源与中山冬晨或冬晨实业股份有限公司区别清楚，事实上也没有产生任何混淆和误认。五、原审判决认定山耐斯公司将“山耐斯”作为企业字号进行企业名称登记的行为侵犯了注册商标专用权，不仅没有法律依据而且违背了法律的相关规定。《中华人民共和国商标法实施条例》第53条规定，“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称”。最高某民法院《关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》第一条规定：将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯商标专用权的情形。山耐斯公司整体规范使用企业名称，不存在任何突出使用的情形，并且“山耐斯”不是驰名商标。六、原审判决依据商标法第56条的规定判决侵犯商标专用权的赔偿数额，并且判令山耐斯公司公开赔礼道歉，属于适用法律错误。山耐斯公司只存在将“山耐斯”作为字号登记为企业名称的事实，不存在任何将字号突出使用的属于侵犯商标权专用的行为。即使山耐斯公司不能再使用“山耐斯”作为字号，依法也只需要办理企业名称变更的手续，而不是承担侵权的民事责任。七、原审判决适用法律错误。原审判决认定山耐斯公司的行为构成商标侵权，那么应适用商标法律进行调整，而不应再适用反不正当竞争法进行调整。原审判决适用反不正当竞争法第2条、第20条属于适用法律错误。另外关于如何解决商标与字号的冲突问题，自2002年9月15日起施行的《中华人民共和国商标法实施条例》第53条已作了明确规定，原审判决仍适用《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》，明显属于适用法律错误。综上，山耐斯公司依法享有企业名称权并依法规范合理使用，不存在侵犯“山耐斯”商标专用权的行为，不应承担任何侵权责任。并且“山耐斯”商标不是驰名商标，山耐斯公司依法无需变更企业字号。原审判决认定事实不清，适用法律错误，为此，请求：一、撤销原审判决第一、二、三、四项，驳回中山冬晨的全部诉讼请求。二、由中山冬晨承担本案一、二审全部诉讼费用。
上诉人山耐斯公司在二审期间没有提交新的证据。
被上诉人中山冬晨在二审期间答辩称：本案的基本事实就是山耐斯公司将中山冬晨依法注册的商标“山耐斯”用于其企业名称中，并在相关媒介上反复突出使用。本案的焦点问题就是山耐斯公司的上述行为是否构成商标侵权和不正当竞争。要正确认识和评价上述问题，应着重从以下几个方面考量：一、“山耐斯”商标和“山耐斯”字样具有独创性、专有性和特定性。“山耐斯”是中山冬晨注册商标的中文称谓。“山耐斯”是同为商标一部分的英文（略）的中文译音，为初冬早晨太阳冉冉升起之意。显然“山耐斯”三个字产生于中山冬晨并有特定含义，是中山冬晨区分和区别其他经营者和其他产品的重要标志，依法受法律保护，非经权利人许可，任何人不能使用，否则就构成侵权。二、中山冬晨“山耐斯”市场现状证明了其品牌价值和知名度。在中国气动界冬晨“山耐斯”、日本SMC、韩国YSC，品质和知名度位列三甲，成为一线品牌，而“山耐斯”最早在大陆建厂。中山冬晨的“山耐斯”牌气动元件最早生产于1996年泉州冬晨气动元件有限公司，在大陆已生产20多年，形成了广泛的市场占有率和认知度，产品质量处于行为领先地位，在气动元件行业“山耐斯”无人不知、无人不晓，一年一度的上海PTC展和广交会等宣传更体现和加强了“山耐斯”品牌的影响力。也正是基于上述原因“山耐斯”品牌成为众多不法厂商瞄准的对象，用各种形式进行侵权。被众多厂商侵权并获赔偿本身就说明了“山耐斯”品牌的知名度和价值。三、山耐斯公司在企业名称中使用“山耐斯”字样，借用和不正当意图明确。企业名称中除表明地域、行业、公司性质的内容外，其他修饰作用的词汇往往都有特定的来源和含义，否则就是多余的。“山耐斯”不是专用名词、通用名称，而仅仅是中山冬晨的注册商标，且是经中山冬晨使用多年，在市场上形成广泛认知度的商标。现在连山耐斯公司自己都根本说不清“山耐斯”的来源和含义，或者临时牵强附会编造了所谓含义，其将“山耐斯”用于企业名称中显著的、突出的位置，成为核心构词突出使用的行为属于故意和恶意的侵权行为。四、山耐斯公司多场合、多形式、多方法、多频次使用“山耐斯”构成突出使用。山耐斯公司在网络、广告宣传、产品说明书、产品手册上反复多次使用和突出使用“山耐斯”字样。在产品说明书、户外广告、卖场等处随处可见突出并简化使用的“佛山山耐斯”、“山耐斯气动”等字样，有意将“山耐斯”字样反复突出使用，大有“山耐斯”就是佛山山耐斯，佛山山耐斯只生产“山耐斯”，企图达到“谎言说一千遍也能变成真理”的目的，宣传越多，广告投入越多，表明山耐斯公司占有的欲望越强、越迫切，损害越大。五、山耐斯公司注册的商标与中山冬晨的“山耐斯”之意相近似，与山耐斯公司企业名称中的“山耐斯”呼应使用，误导效用突出。山耐斯公司的商标不仅从总体构图上看与中山冬晨商标构图相近似，从音形意上也与中山冬晨的商标有相近似性；在音上，山耐斯公司商标（略）与“山耐斯”谐音；从形上，是半个太阳；从意上看有太阳升起之意。从侵权者的为使侵权更具隐蔽性的角度理解，一般不会把侵权商标与被侵权商标制作得太相近，就是这种似与不似更易达到既混淆又区别，进可攻退可守的目的，这是侵权者普遍采用的手法。同时，山耐斯公司这种从企业名称到注册商标总体上与“山耐斯”的关联性和双重误导更容易使消费者产生错误认识，企图达到由搭便车到取而代之的不正当竞争的目的。六、商标权与企业名称权之权利冲突的事实分析与法律适用。正如一审判决所认定的，解决商标专用权与企业名称权之权利冲突应遵从诚实信用原则，当不同权利主体的商标专用权和企业名称权发生冲突时，应当适用维护公开竞争、尊重和保护在先合法权利禁止混淆的原则进行处理。本案中，“（略）山耐斯”及“半个太阳”组成的图文商标，由冬晨实业有限公司设计创造，最早于1996年6月21日在我国商标局登记注册，其中文部分“山耐斯”是英文“（略）”的中文译音，而“山耐斯”该词本身关不是通用性词汇，也无特定含义。冬晨实业有限公司注册该商标后，一直在气动元件产品上使用该商标，经过多年的使用，在业内有一定的名气，“山耐斯”已经成为了其产品的代名词。山耐斯公司于2003年4月5日登记成立，成立时间远远晚于“山耐斯”商标注册时间。山耐斯公司与中山冬晨生产同类产品，其在企业名称中使用“山耐斯”字样，且不能合理解释其企业名称中“山耐斯”的含义，主观上存在搭便车的故意，将会使消费者对山耐斯公司产品的来源产生混淆和误认，或认为山耐斯公司产品与第（略）号“山耐斯”及图商标的所有人或使用人具有关联性，从而对“山耐斯”商标的专用权造成损害。山耐斯公司的行为违反了市场经营者应当遵守的诚实信用原则。
综上，山耐斯公司将“山耐斯”作为企业字号进行企业名称登记的行为侵犯了中山冬晨的注册商标专用权并构成不正当竞争。一审判决事实清楚，法律适用正确，请求二审法院驳回山耐斯公司的上诉请求。
被上诉人中山冬晨在二审期间向本院提供如下证据材料：
1、乐清市公安局致中山冬晨的函件；
2、温州市中级人民法院（2006）温民三初字第X号民事调解书；
3、假冒产品实物照片；
4、从商标网上查询的内容。
本院经审理查明，原审查明的事实基本属实，本院予以确认。
本院认为：本案系商标侵权纠纷和不正当竞争纠纷。根据一、二审法院查明的事实，结合双方当事人的诉辩，本案争议的焦点是：一、山耐斯公司在其生产和销售的产品外包装及产品说明书上的标注是否侵犯了中山冬晨的商标专用权二、山耐斯公司以“山耐斯”为字号进行企业名称登记是否构成了不正当竞争
一、关于山耐斯公司的行为是否构成商标侵权的问题。最高某民法院《关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》第一条规定，“将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯商标专用权的情形”。因此判定山耐斯公司的行为是否构成商标侵权，关键是审查山耐斯公司是否在其产品外包装和产品说明书中突出使用了与第（略）号注册商标相同或相近似的文字内容。只有突出使用了，山耐斯公司的行为才能构成侵权。山耐斯公司在其产品外包装和产品说明书中，均突出标注了自己的注册商标“（略）”，并且整体规范使用其经核准登记的企业名称，不存在任何突出使用“山耐斯”的情形，因此山耐斯公司的行为并不构成商标侵权。中山冬晨主张山耐斯公司在产品装璜、网站及产品宣传资料、广告上突出使用“山耐斯”字样，但未能相应举证，故对该主张，本院不予支持。至于被原审法院查封的佛山市禅城区山耐斯气动元件门市部，是依法经佛山市禅城区工商行政管理局核准登记成立的个体工商户，与山耐斯公司分属不同的民事主体，其在店面突出使用“佛山山耐斯”的行为与山耐斯公司无关。
二、关于山耐斯公司以“山耐斯”为字号进行企业名称登记的行为是否构成不正当竞争的问题。中山冬晨认为，根据国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》（工商标字〔１９９９〕第８１号）第四条“商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆（包括混淆的可能性，下同），从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止。”与第五条第（二）项“前条所指混淆主要包括：……（二）将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号，引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的”之规定，山耐斯公司将“山耐斯”登记为企业名称中的字号的行为，已经构成了不正当竞争。本院认为，山耐斯公司于2003年4月5日即经佛山市工商行政管理局核准登记成立，而中山冬晨于2003年6月才经冬晨实业股份有限公司授权许可使用“山耐斯”商标并报经国家商标局备案登记。中山冬晨在本案的诉讼中，并没有举证证明在山耐斯公司登记成立之前，其经授权使用的“山耐斯”商标存在一定的知名度。也就是说，山耐斯公司将“山耐斯”为字号进行企业名称登记，不会使相关公众认为第（略）号注册商标的商标注册人或使用人与山耐斯公司具有关联性，山耐斯公司的行为完全不存在“搭便车”的可能和故意，山耐斯公司的行为不构成不正当竞争。
综上，由于山耐斯公司的行为既不构成商标侵权，也不构成不正当竞争，中山冬晨请求山耐斯公司承担民事赔偿责任，赔礼道歉以及消除侵权影响缺乏事实依据和法律依据，本院均予驳回。
综上所述，原审判决事实清楚，但适用法律不当，处理结果错误，本院依法予以纠正。山耐斯公司上诉请求依据充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销广东省佛山市禅城区人民法院（2007）佛禅法民知初字第X号民事判决；
二、驳回中山冬晨气动元件有限公司的全部诉讼请求；
一、二审案件受理费各9510元均由中山冬晨气动元件有限公司承担。
本判决为终审判决。
审判长谭海华
代理审判员邱程辉
代理审判员张泽吾
二○○七年八月七日
书记员郑正坚
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