北京市高级人民法院
行政判决书
（2004）高行终字第X号
上诉人（原审原告）王某甲，男，汉族，41岁，住（略）。
委托代理人蔡某，台州市方圆专利事务所专利代理人。
被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市X区蓟门桥西土城路X号。
法定代表人王某乙，主任。
委托代理人吴某，该委员会审查员。
委托代理人郭某，该委员会审查员。
原审第三人台州市路桥恒实钢管有限公司，住所地浙江省台州市X街镇X村。
法定代表人尚某，总经理。
委托代理人徐某，浙江杭州金通专利事务所有限公司专利代理人。
王某甲因专利无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第X号行政判决，向本院提出上诉。本院于2004年2月2日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2004年2月23日，上诉人王某甲的委托代理人蔡某，国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人吴某、郭某，原审第三人台州市路桥恒实钢管有限公司（简称路桥恒实公司）的委托代理人徐某到本院接受了询问。本案现已审理终结。
经审理查明，王某甲于2000年11月1日向国家知识产权局提出名称为“喷雾器喷杆”的实用新型专利申请，专利号为（略）.3，该申请于2001年9月19日被授权公告，专利权人为王某甲。本案专利授权公告的权利要求为：
“1、一种喷雾器的喷杆，由上连接头、管状喷杆、下连接头组成，其特征在于由玻璃纤维增强材料制成的管状喷杆与相同材料制成的上连接头、下连接头模注时制成一体，无缝连接。
2、根据权利要求1所述的喷杆，其特征在于上、下连接头的外圆柱面制有纵向排列的凸棱。”
针对上述专利权，路桥恒实公司于2002年4月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本案专利缺乏新颖性和创造性，不符合专利法第二十二条第二、三款的规定，同时提供了下列证据：
证据1：（略）.X号中国发明专利申请公开说明书的复印件，其公开日为2002年7月5日；
证据2：（略）.X号中国实用新型专利说明书的复印件，其授权公告日为1997年12月10日。
针对路桥恒实公司的无效宣告请求及其证据，王某甲于2002年6月5日提交了意见陈述书，认为：证据１的技术领域、发明目的及技术效果均不同于本案专利，证据2的发明目的及其所公开的喷杆结构也不同于本案专利，故证据1、2均不能破坏本案专利的新颖性和创造性。同时提供了国家知识产权局对本案专利所作的本案专利具有新颖性和创造性的检索报告的复印件，以支持其主张。此外，王某甲还提交了修改的权利要求书，其中将原权利要求2合并到原权利要求1中形成本案专利的唯一一项权利要求。路桥恒实公司认为合并后的新权利要求仍然不具备新颖性和创造性。
专利复审委员会于2002年8月14日进行了口头审理。王某甲承认路桥恒实公司提供的一种杆体与上、下连接头采用焊接连接的“现有技术”的喷杆与本案专利说明书背景技术部分描述的喷杆结构一致，属于本案专利的现有技术。专利复审委员会经审查于2002年8月26日，作出第X号无效宣告请求审查决定，宣告本案专利权无效。理由是：修改的权利要求书将原权利要求2合并到原权利要求1中形成本案专利的唯一一项权利要求，符合专利法实施细则及审查指南的有关规定，可以作为本次无效审理的基础。王某甲在本案专利说明书背景技术部分描述了现有的农用喷雾器喷杆，其杆体由薄铁管制成，其上、下连接头通过焊接与喷杆连接。在口头审理中，王某甲承认上述喷雾器喷杆属于本案专利的现有技术。与上述现有技术相比，本案专利权利要求1的区别技术特征是：（1）本案专利的管状喷杆、上、下连接头都由玻璃纤维增强材料制成；（2）本案专利的管状喷杆和上、下连接头模注时制成一体，无缝连接；（3）上、下连接头的外圆柱面制有纵向排列的凸棱。根据《审查指南》的有关规定，上述区别技术特征（1）是未使产品在形状、构造或者其结合上发生变化的材料特征，故在本案专利的创造性审查中不予考虑。上述区别技术特征（2）使得本案专利权利要求1所要求保护的产品的管状喷杆和上、下连接头成为不可拆分且不漏液的整体结构。而现有技术的焊接连接同样也使管状喷杆和上、下连接头成为不可拆分且不漏液的整体结构。上述区别技术特征（2）不能使本案专利与现有技术在形状、构造或者其结合上有区别，它们的区别仅在于方法特征本身不同，但在实用新型的创造性审查中不考虑方法特征本身。上述区别技术特征（3）是为了增加安装时人手与上、下连接头之间摩擦力，但这种结构被广泛用于日常生活中，是本领域的普通常识。综上所述，虽然本案专利权利要求1的技术方案与现有技术相比存在区别技术特征，但由于其中部分区别技术特征不能使本案专利权利要求1的技术方案与现有技术在形状、构造或者其结合上有区别，而唯一一个给本案专利权利要求1所要求保护的产品在形状、构造或者其结合上带来变化的区别技术特征是本领域的普通常识，其不能使权利要求1的整个技术方案有实质性特点和进步，故权利要求1不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性。另外，国家知识产权局对本案专利所作的检索报告不是行政决定，对专利复审委员会的无效审理无任何约束力。基于上述理由，宣告本案专利权全部无效。
上述事实有本案专利说明书、第X号无效宣告请求审查决定、口头审理记录表及当事人陈述在案证明。
北京市第一中级人民法院认为：鉴于当事人各方对本案专利权利要求1相对于现有技术存在的三个区别技术特征均无异议，故对此事实予以确认，本案的争议焦点主要为三个区别技术特征是否使本案专利具有专利法意义上的创造性。关于区别技术特征（1）：《审查指南》第四部分第六章2．1节规定：材料的不同并未带来产品在形状、构造或者其结合上发生变化，即使由于材料的不同使得包括材料特征在内的该技术方案的效果优于或不同于最接近的现有技术，该材料特征在实用新型的创造性审查中仍然不予考虑。由于区别技术特征（1）仅是将现有技术中的材料替换为玻璃纤维增强材料，这种材料的替换并未带来产品在形状、构造或其结合上的变化，故属于单纯的材料替换，不应在实用新型的创造性评判中予以考虑。关于区别技术特征（2）：《审查指南》第四部分第六章2．1节规定：对产品的形状、构造或者其结合产生影响的方法特征，即该方法特征的引入使得产品发生变化，在实用新型的创造性审查中只考虑所述形状、构造或者其结合的变化而不考虑方法特征本身。由于本案专利的“无缝”连接是由其“模注时制成一体”的方法特征所决定的，正如王某甲所述“本案专利由于是相同材料在热熔状态下的融合，冷却后必然成为无缝状态”，故本案专利相对于现有技术来说，并未带来结构上的变化。现有技术的焊接与本案专利的注塑熔接都能达到“无缝”这一技术效果。因此，“无缝”相对于现有技术来说，不是一个显著的结构区别特征。而且，王某甲主张本案专利所具有的技术效果如“抗弯强度高”等都是由玻璃纤维增强材料本身带来的，不是由注塑熔接一体的“无缝”区别特征带来的。关于区别技术特征（3）：王某甲称在无效程序的口头审理中双方对区别技术特征（3）中“凸棱”的实质作用是制作螺纹时脱模所必需的”这一事实均予认可，但对此王某甲并无证据予以证明。故专利复审委员会在第X号无效宣告请求审查决定中不予涉及，不属于漏审。虽然本案专利授权公开的说明书只说明“凸棱”的作用是方便安装时用手旋动连接头，而未明确写明“凸棱的实质作用是制作螺纹时脱模所必需的”，但鉴于被告承认原告在口头审理中即提出了这一主张，故应作为评判本案专利是否具有“有益效果”的因素。由于该作用是利用凸棱形成的粗糙表面与模具之间的磨擦力较大，与安装时作用的原理相同，对本领域的普通技术人员来说是显而易见的，故相对于现有技术来说，区别技术特征“凸棱”并未给本案专利带来意想不到的有益技术效果。由于国家知识产权局对本案专利具有新颖性、创造性所作的检索报告仅在专利侵权诉讼中具有初步证明力，在无效请求审查程序中并不具有拘束力，故专利复审委员会在第X号无效宣告请求审查决定中不予考虑是正确的，并未违反有关法律规定。综上，虽然本案专利权利要求1的技术方案与现有技术相比存在区别技术特征，但由于这些区别技术特征不能使本案专利权利要求1的技术方案与现有技术在形状、构造或者其结合上具有实质性特点和进步，故本案专利权利要求1不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性。专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定程序合法，证据充分，适用法律正确，应予维持。王某甲请求撤销该决定的理由不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定。
王某甲不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决和第X号无效宣告请求审查决定。上诉人认为，应该保护法律规定的所有领域的发明创造，根据我国现在的专利审查标准，对“材料替换”发明的专利保护是有缺陷的。许多材料替换的专利申请达不到发明专利所要求的高度，但也确实具有一定的技术进步和社会经济效果，由于实用新型对此不予保护，这就出现了应该给予专利保护而又不能保护的盲区，与专利法第一条的要求不符。尽管本案专利所具有的积极效果是从材料替换本身所产生的，但由于材料替换产生了构造上的变化，不能认定为“方法特征”。本案专利与现有技术相比具有更好的技术效果，符合创造性的要求，应当维持有效。
专利复审委员会、路桥恒实公司服从原审判决。
本院认为，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据我国专利法和专利法实施细则的规定，国家知识产权局制定的部门规章《审查指南》中进一步规定，实用新型技术方案中的材料特征与最接近的现有技术中的相应特征相比，其区别在于材料不同，而材料的不同并未带来产品在形状、构造或者其结合上发生变化的，即使由于材料的不同使得包括材料特征在内的该技术方案的效果优于或不同于最接近的现有技术，该材料特征在实用新型的创造性审查中仍然不予考虑。以上规定与现行法律法规并无抵触，专利复审委员会依据《审查指南》的该项规定认定本案专利与最接近的现有技术相比的区别技术特征（1）属于材料的替换，在进行创造性判断时不予考虑并无不当。
本案专利的技术方案与现有技术相比的区别技术特征（2）是本案专利的管状喷杆和上、下连接头模注时制成一体，无缝连接；而现有技术是采用焊接的方法将喷杆和上、下连接头制成一体。二者的区别主要是采用的连接方法不同，其带来的有益效果是方法特征所带来的，从实用新型的形状、构造上看，本案专利与现有技术相比并无变化，均是喷杆和上、下连接头制成一体，是不可拆分的结构。
关于区别技术特征（3）：上、下连接头的外圆柱面制有纵向排列的凸棱，专利复审委员会及原审判决均认定该区别技术特征没有给本案专利技术方案的创造性带来实质性的贡献。对此，王某甲在二审期间不持异议。
综上，本案专利的技术方案与现有技术比较所具有的三个区别技术特征，均没有给本案实用新型专利的创造性带来符合专利法规定的实质性的贡献，与现有技术相比没有实质性的特点和进步。王某甲的上诉请求和理由缺乏法律依据，本院不予支持。专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定和原审判决认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费各一千元，均由王某甲负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长程永顺
代理审判员刘辉
代理审判员岑宏宇
二○○四年三月五日
书记员毕怡
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