最高人民法院公布的典型侵权百案类评（四）

发布日期：2004-05-12 文章来源：互联网

    （二）侵害专利权

    A、案件概况

    1、香港美艺金属制品厂诉中国专利局专利复审委员会确认“惰钳式门”发明专利权纠纷上诉案

　　（1）事实概要：本案中被上诉人（一审原告）于1985年向中国专利局（上诉人）申请一项名称为“惰钳式门”的发明专利，经专利局实质审查后，于1988年获得专利权，专利号是85101517.1989年至1990年间，有三个厂家以该发明缺乏新颖性和创造性为由，分别向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会经过审查后，以该发明不具有创造性为由，于1990年底宣告该发明专利无效。于是被上诉人（一审原告）提起行政诉讼请求法院撤销专利无效宣告决定，一审法院支持了被上诉人的诉讼请求。上诉人不服一审判决提起上诉要求维持专利无效的宣告决定。

　　（2）裁判要旨：本案的焦点实际上是如何判断一项发明申请是否具有创造性。所谓创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。所谓的“突出的实质性特点”，就是从该技术领域的历史角度来看，该发明与已有的技术相比，具有技术实质内容的突破，使该领域技术产生突出的实质性变化。所谓“显著的进步”，是指该发明与最为接近的现有技术相比，具有长足的进步，它通常表现为克服了现有技术的不足和缺点，或者具有明显的技术效果。

　　（3）法院判决及适用的法律：二审法院认为本案中专利复审委员会作出该发明专利无效宣告的依据不足，一审法院的判决在描述事实和作出创造性判断时虽然有些语言文字用法欠妥，但是一审判决认定事实清楚，适用法律并无不当。依据《行政诉讼法》第61条第1项的规定，判决驳回上诉，维持原判。

　　2、陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案

　　（1）事实概要：1988年北京市地铁地基工程公司以原告陶义的“钻孔压浆成桩法”发明是职务发明为由请求北京市专利管理局将该发明专利权确认为本单位所有。北京市专利管理局后确认该发明为职务发明，专利权归北京市地铁地基工程公司所有。一审原告陶义不服提起诉讼，请求法院判决该发明不是职务发明，专利权归其个人所有。一审法院认为原告在完成发明专利的过程中利用了被告的设备，因此判决原告和被告共有该专利。原告不服判决提起上诉。

　　（2）裁判要旨：本案中争议的焦点在于该发明是不是职务发明？所谓“职务发明”，是指履行单位交付的任务时所完成的发明创造或者主要利用单位物质条件所完成的发明创造。本案中，原告完成该技术方案的时间在担任厂长之前，当时地基施工并不是原告的本职工作；该技术方案是原告在多年的经验积累的基础上提出来的，不属于单位提交的任务，而且原告在完成该发明时也并没有主要利用被告单位的设备和科研经费。因此原告的发明不是职务发明。

　　（3）法院判决和适用的法律：二审法院依据《专利法》第6条的规定认定原告的发明创造不属于职务发明，据此，二审法院依照《民事诉讼法》第153条第1款第（2）项的规定，判决如下：撤销一审法院的判决，发明专利权归上诉人陶义所有。

　　3、平谷宫廷风味烤鸡厂诉唐国兴确认专利申请权纠纷案

　　（1）事实概要：原告烤鸡厂认为本案被告在担任原告的技术副厂长职务期间，利用原告为其提供的一切物质条件，发展完善了“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，该方法应该为职务发明，但是被告却将该方法申请了非职务发明创造。于是原告请求法院确认其为专利申请人。被告人认为该方法源于其家传秘方，后经被告在实践中加以完善而成，专利申请权应归被告自己一人。

　　（2）裁判要旨：本案的焦点还是对职务发明的判断。被告的“宫廷风味烤鸡的制作方法”是在被告的家传秘方上经被告自己的实践予以完善，这也正是原告聘请被告传授烤鸡技术的原因。被告来原告处之前对烤鸡制作方法所用主要原料的配方和剂量的配比已经完成，申请专利时，这种原料配方和剂量配比虽略有改动，但二者不存在本质的区别，因而该项技术属于被告独立完成的非职务发明创造。

　　（3）法院判决及适用的法律：一审法院依据《专利法》第6条认定该发明专利属于被告。一审原告不服提起上诉，二审法院经审理判决如下：驳回上诉人的上诉，维持原审判决。

　　4、刘永民、刘永友诉北票矿务局、北票矿山机械厂专利申请权纠案

    （1）事实概要：原告刘永民、刘永友诉称：“矿井轴流式风机”是原告利用业余时间进行科研的成果，该项发明属非职务发明，两原告应该享有该发明的专利申请权。本案被告北票矿务局、北票矿山机械厂则认为：依据专利法的有关规定该发明是原告刘永民在履行单位的工作任务时完成，因此该发明属于职务发明，原告刘永友不具备发明人和申请人资格。协商不一致双方诉至法院。

　　（2）裁判要旨：本案中涉及的是职务发明的专利申请权和发明人问题。原告刘永民在担任被告单位的副总工程师、总工程师期间，利用被告的科研经费和大量的人力物力，完成了“矿井轴流式风机”的设计。原告是在完成单位交给自己的任务时，主要利用单位的物质条件完成该发明的。因此该发明应该是职务发明。原告刘永民在该发明创造完成过程中做出了实质性的贡献，因此他应该是该发明的发明人。而原告刘永友在发明完成过程中，只是提供了一些技术资料，参加了一些讨论，并没有对发明创造的完成做出过实质性的贡献，因此，刘永友不是该发明的发明人。

　　（3）法院判决及适用的法律：一审法院依据《专利法》第6条、第8条的规定，在查清事实的基础上，经调解，双方自愿达成协议：认定该发明为职务发明，被告享有专利申请权和专利实施权；刘永民为发明人，刘永友不是该发明的发明人；被告一次性支付两原告奖金和劳动报酬2万元；

　　5、陆正明诉上海工程成套总公司、无锡市环境卫生工程实验厂专利侵权上诉

    （1）事实概要：一审原告陆正明于1989年取得“熟化垃圾组合筛碎机”实用新型专利权。被告无锡市环境卫生工程实验厂（下称环卫厂）承担了国家有关“城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”的研究任务，委托被告上海工程成套总公司（下称成套公司）进行研制，成套公司在明知其提供的机器中应用的专利技术等同于一审原告的专利权利保护要求的情况下，仍将该技术提供给环卫厂使用，原告以两被告侵犯其专利权提起诉讼，被告以完成国家的科研任务为由进行抗辩。

　　（2）裁判要旨：本案的焦点在于，被告在完成国家的科研项目时使用原告的专利是否属于专利法规定的“专为科学研究和实验而使用有关专利”这种情况。所谓“专为科学研究和实验而使用有关专利”是指在实验室的条件下，为了在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造，演示性地利用有关专利，或者考察验证有关专利的技术经济效果。本案中被告成套公司利用原告的专利技术生产机器卖给环卫厂的行为不能视为“专为科学研究和试验而使用有关专利”，侵害了原告的专利权，应该承担民事责任。而且被告环卫厂在科研项目通过鉴定后，仍使用该专利，还有一定的销售行为，明显侵害了原告的专利权。

　　（3）法院判决及适用的法律：一审法院认定两被告的行为是“专为科学研究和试验而使用有关专利”，因此判决原告败诉。原告不服提起上诉，二审法院经审理认为被告的行为构成侵害专利权的行为。于是依据《民事诉讼法》第153条第1款、第158条以及《专利法》第11条第1款的规定，判决如下：撤销一审判决；被告成套公司赔偿原告损失2万元；鉴定费用由两原告均分。

　　6、何沛平诉吴县经济技术开发研究所实用新型专利侵权纠纷案

　　（1）事实概要：原告拥有“整体形小青瓦”的专利权。被告拥有的“新型多节瓦”实用新型专利技术，覆盖了原告的专利技术，并在原告的技术基础上进一步创新。被告的创新技术的实施必须以原告的原有技术为前提。未经原告许可，被告实施了自己的“新型多节瓦”技术，事实上构成了原告的实用新型专利权的侵犯。原告因此向法院提起诉讼。

　　（2）裁判要旨：民事主体对自己的发明创造所享有的专利权受法律保护。专利权人享有实施其专利技术的独占性权利，并有权禁止他人实施其专利技术的权利。本案中被告未经原告许可，擅自使用原告的技术，侵犯了原告的专利权。

　　（3）法院判决及适用的法律：法院依据《民法通则》第九十五条和第一百一十八条的规定，判决原告胜诉，并由被告承担停止侵害，赔偿经济损失的责任。

    7、堆垛国际股份有限公司诉深圳抚慰冷暖设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案

　　（1）事实概要：原告多堆垛国际股份有限公司依法拥有申请号为85106145的组合式制冷系统发明专利权。被告深圳富威冷暖设备有限公司生产、销售的产品的技术结构特点，与原告发明专利类同。被告使用该发明专利在中国境内生产、销售产品，并未征得原告的许可。原告认为被告的行为已构成对其发明专利的严重侵犯，遂向法院提出起诉讼。

　　（2）裁判要旨：专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品。被告未经许可，为生产经营目的制造、销售其该项专利产品，已构成对原告专利权的侵犯。

　　（3）法院判决及适用的法律：根据《专利法》第十一条规定，深圳市中级法院认为被告的行为已构成专利侵权。在法院主持下，双方当事人自愿达成调解协议：被告停止侵权行为；赔偿原告损失人民币226990元。

　　8、北京锅炉厂诉潘代明专利权属侵权纠纷上诉案

　　（1）事实概要：上诉人潘代明是北京锅炉厂一名普通的汽车司机，于1988年取得“火炕型加热炉及其使用方法”的发明专利，专利号为85102032.在潘代明在申请专利的过程中，北京锅炉厂出具了“非职务发明”的证明信。该项发明最初的技术构思并非执行被上诉人北京锅炉厂的科研任务，又不是他的本职工作，在整个构思完成的过程中，也未利用该厂的物质条件或对外不公开的技术资料。被上诉人北京锅炉厂（原审原告）向法院提起诉讼，要求认定该项发明创造为职务发明创造，判决该发明的专利权归北京锅炉厂持有。1992年10月20日北京锅炉厂才明确要求将潘代明的非职务发明专利权判归北京锅炉厂职务发明专利，在时间上已经超过了法定诉讼时效长达7个月之久。

　　（2）裁判要旨：执行本单位任务或者主要利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造是职务发明，申请专利的权利属于该单位。本案上诉人潘代明该专利的最初技术构思“升优选降法”，并非执行被上诉人北京锅炉厂的科研任务，又不是他的本职工作，在整个构思完成的过程中，也未利用该厂的物质条件或对外不公开的技术资料，不属于职务发明创造。而且北京锅炉厂在1992年向法院请求将潘代明的非职务发明专利权判归北京锅炉厂的职务发明专利时，在时间上已经超过了两年的法定诉讼时效。

　　（3）法院判决及适用的法律：一审法院依照《中华人民共和国技术合同法》第六条、《中华人民共和国技术合同法实施条例》第四条的规定认为：该项专利技术完全具备职务技术成果的法定要素，确认其为职务技术成果；判决北京锅炉厂胜诉，发明专利权变更归北京锅炉厂；北京锅炉厂补偿潘代明经济损失20000元。二审北京市高级人民法院则认为一审法院判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误。根据《专利法》第六条、《民法通则》第一百三十五条、第一百三十六条规定，判决上诉人潘代明胜诉；撤销北京市中级法院判决；驳回被上诉人北京锅炉厂的诉讼请求。

　　9、李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案
　　
    （1）事实概要：上诉人李光1991年8月21日取得名称为“旗杆”的实用新型专利，专利号为90222928. 1993年5月，被上诉人机械公司接受了研制第七届全运会主会场的国旗、会旗吹飘装置的任务。该公司经过自行研制旗帜吹飘装置，并如期完成了设计、制作和安装主会场国旗、会旗旗杆的任务。原告李光认为首钢重型机械公司所实施的技术方案与专利技术方案存在实质等同。以专利权被侵犯为由向北京市中级人民法院提起诉讼。

　　（2）裁判要旨：发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准。也就是说，当行为人所实施的技术方案与专利技术方案存在实质等同时，才能判断行为人实施的行为已落入专利权的保护范围，继而认定侵犯专利权成立。但原告李光在权利要求书、说明书及附图中所载明的技术方案，与被告重型机械公司的旗帜吹飘装置存有两点不同：1、中空的旗杆内部结构不同；2、杆体两侧排气孔分布不同。上述两项区别是实质不相等同的，被告的旗帜吹飘装置并未落入原告的专利范围，原告诉被告侵犯其专利权缺乏事实与法律依据，被告的行为不构成侵权。

　　（3）法院判决及适用的法律：北京市中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，判决驳回原告李光的诉讼请求。原告李光不服，向北京市高级人民法院提起上诉。经审理，北京市高级人民法院认为李光的上诉理由不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉人李光的上诉，维持原审判决。

　　10、宋志安诉无锡锅炉厂一分厂专利侵权纠纷案

　　（1）事实概要：原告宋志安拥有“分层式锅炉给煤装置”实用新型专利，专利号为932315755.第三人通用公司拥有“正转链条给煤装置”的实用新型专利，专利号为ZL942144848.但该专利技术特征与宋志安的专利技术特征相同或者等同，已经完全覆盖了该专利的技术特征，落入其保护范围。第三人通用公司与锅炉厂签订的技术转让协议，约定锅炉厂使用通用公司拥有“正转链条给煤装置”的实用新型专利生产产品。转让技术中主要部分内容侵犯了原告宋志安的合法权益，所生产的产品与原告宋志安专利产品一致。原告宋志安认为锅炉厂的行为已构成侵权，向法院提起诉讼。

　　（2）裁判要旨：当两个专利技术特征相同或者等同，一个技术已经完全覆盖了另一专利的技术特征，就落入其保护范围。在两个专利申请都被授予专利权的情况下，先申请的专利是基本专利，后申请的是从属专利。如果从属专利的实施必须依赖实施前者的专利技术，依照专利法规定的“先申请原则”，从属专利权人实施其专利时，应当得到基本专利权人的许可，否则即构成侵权。

　　（3）法院判决及适用的法律：根据《专利法》第九条、第十一条第一款、《民法通则》第一百一十八条，《技术合同法》第二十一条第一款第（三）项的规定，南京市中级法院作出判决：被告锅炉厂停止侵权行为，赔礼道歉，消除影响；第三人通用公司赔偿原告宋志安经济损失14万元。一审宣判后，第三人通用公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院根据最高人民法院根据《关于贯彻执行（中华人民共和国民法通则）若干问题的意见（试行）》第一百四十八条第一款关于“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任”的规定，认为通用公司应当负连带民事责任。据此，法院依法主持调解，三方当事人自愿达成调解协议：锅炉厂停止侵权；书面向宋志安赔礼道歉；锅炉厂赔偿宋志安经济损失11万元，通用公司承担连带民事责任。

　　11、富士宝家用电器有限公司诉家乐仕电器有限公司专利侵权及侵犯商业秘密纠纷案

　　（1）事实概要：原告富士宝公司1997年5月21日被授予电热开水瓶外观设计专利权。被告家乐仕公司的法定代表人潘应明从1991年开始任职于富士宝公司1997年6月辞职离开富士宝公司。潘应明辞职前，已向工商行政部门申请注册了家乐仕公司。同年7月，家乐仕公司向国家专利局提出电热开水瓶外观设计专利申请，获得与原告富士宝公司电热开水瓶类似的外观设计专利权。8月开始生产GD 601、GD 602电热开水瓶。对两公司产品的重要部位进行对比和整体观察，二者的外观设计容易使普通消费者在视觉上产生混淆，家乐仕公司生产的G D 601、GD 602电热开水瓶与富士宝公司963084275外观设计专利相近似。原告富士宝公司在全国各地建立了一个较大规模的销售网络。富士宝公司对上述经营信息采取了相应的保密措施，该经营信息是富士宝公司的商业秘密。被告家乐仕公司的法定代表人潘应明在富士宝公司工作期间掌握了该公司的商业秘密后，违反保密约定，将其掌握的商业秘密提供给家乐仕公司使用，致使家乐仕公司在短时间内就获取了高额利润。富士宝公司以专利权及商业秘密被侵犯为由，向法院提起诉讼。

　　（2）裁判要旨：本案中将两公司所生产、销售的产品进行对比，只有局部的、次要部位的差异，且给人的视觉差别并不显著。对两种产品的重要部位进行对比和整体观察，二者的外观设计容易使普通消费者在视觉上产生混淆，应该被认定为相近似，家乐仕公司生产和销售的GD 601、GD 602电热开水瓶构成对富士宝公司专利的侵权。双方当事人对同一类产品都享有专利权的侵权纠纷，应根据“先申请原则”进行审理，以确认是否存在侵权问题。另外，被告家乐仕公司的法定代表人潘应明在富士宝公司工作期间掌握了该公司的商业秘密后，辞职自行办厂，并违反保密约定，将其掌握的商业秘密提供给家乐仕公司。家乐仕公司利用这些信息从事销售活动，以至在短时间内就获取了高额利润。这种行为构成反不正当竞争法所规定的不正当竞争行为。

　　（3）法院判决及适用的法律：佛山市中级人民法院根据《专利法》第九条、第十一条第二款、第五十九条第二款以及《反不正当竞争法》第十条第二款、第十条第一款第（三）项、第二十条的规定，作出如下判决：被告家乐仕公司立即停止侵权；赔偿原告经济损失人民币102140928元、律师费2万元、调查费21 05520元，共计1 062 46448元；赔礼道歉；判决生效后二年内不得利用原告富士宝公司的经营信息、销售网络销售与富士宝公司专利相同类的产品。第一审宣判后，家乐仕公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。二审法院经审理认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，判处恰当，应予维持，判决驳回上诉，维持原判。

　　12、中国科学院成都有机化学研究所诉成都正大电器机械厂专利侵权纠纷案

　　（1）事实概要：中国科学院成都有机化学研究所拥有“复印机臭氧净化器”、“室内空气净化器”、“一种离心风机低噪音叶轮”三项实用新型专利。原告认为被告成都正大电器机械厂生产的“二次净化器”侵犯了其上述三项实用新型专利，向人民法院提起诉讼。

　　（2）裁判要旨：专利法规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以解释权利要求。被告成都正大电器机械厂生产的“二次净化器”所使用的技术与上述三个实用新型专利技术方案相同，故落入保护范围之中。但是原告有机化学研究所拥有“复印机臭氧净化器” 实用新型专利已于1995年7月18日失效。而被告正大电器机械厂首次生产销售“二次净化器”的时间是1995年8月16日，不构成对“复印机臭氧净化器” 实用新型专利的侵权。因此被告正大电器机械厂未经专利权人许可实施其专利，生产销售“二次净化器”，构成对原告“室内空气净化器”、“一种离心风机低噪音叶轮”两项实用新型专利的侵权。

　　（3）法院判决及适用的法律：根据《专利法》第五十九条、第六十条第一款规定，成都市中级人民法院判决：被告成都正大电器机械厂赔偿原告损失15万元并赔礼道歉。正大电器机械厂不服判决向四川省高级人民法院上诉。四川省高级人民法院经审认为一审判决认定事实基本清楚，审理程序合法，但是适用法律不当，作出部分改判：正大电器机械厂赔偿原告损失5万元，维持原判其他款项。

　　B、类评

    1、概况法律在一定期限内对发明创造予以保护，是“天才之火浇上利益之油”，通过对专利权的保护，鼓励发明创造，推广和应用科技成果，从而促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要。1在改革开放初期我国即优先制定了专利法，立法部门于1992年和2000年两次对专利法进行了修定，国务院先后于1992年和2001年修定了专利法实施细则。最高人民法院公报刊登的12个专利权和纠纷案件（本文没有对专利实施许可合同纠纷案件进行评论），都是专利法实施以来人民法院审理的专利纠纷或非专利技术案件。其中涉及未经权利人许可使用他人专利侵权的案件3件（陆正明诉上海工程成套总公司侵害专利权案件、无锡市环境卫生工程实验厂专利侵权上诉案、多堆垛国际股份有限公司诉深圳抚慰冷暖设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案、中国科学院成都有机化学研究所诉成都正大电器机械厂专利侵权纠纷案）；涉及专利权权利归属的4件（平谷宫廷风味烤鸡厂诉唐国兴确认专利申请权纠纷案，陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案，刘永民、刘永友诉北票矿务局、北票矿山机械厂专利申请权纠纷案，北京锅炉厂诉潘代明专利权属侵权纠纷上诉案）；涉及专利权利要求内容的1件（李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案）；涉及先申请的专利与后申请的专利之间相互关系的3件（何沛平诉吴县经济技术开发研究所实用新型专利侵权纠纷案，富士宝家用电器有限公司诉家乐仕电器有限公司专利侵权及侵犯商业秘密纠纷案，中国科学院成都有机化学研究所诉成都正大电器机械厂专利侵权纠纷案）；关于不服专利局复审委员会裁决的行政诉讼案1件（香港美艺金属制品厂诉中国专利局专利复审委员会确认“惰钳式门”发明专利权纠纷上诉案，本文不予评论，因为其所解决的是行政程序方面的问题）。这些案件基本上反映了司法实践中侵害专利权和非专利技术的情况。

　　需要指出的是，最高人民法院为了适应加入WTO的需要（与Trips的规定相一致），于2001年6月公布了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释（2001）20号），对诉前停止侵害临时禁止令的实体和程序问题做出了详细规定。2由于本文选材的限制，没有对与此有关的案件进行评论。

　　2、专利的独占性与侵害专利权有学者指出，专利制度最重要并能反映其本质特征的属性有两个方面：（1）以法律手段实现对技术实施垄断；（2）以书面方式实现对技术信息及技术权利状态的公开。专利法赋予权利人垄断性的权利。3任何人不经权利人许可使用他人的专利技术是最常见、最典型的侵害专利权的行为。4陆正明诉上海工程成套总公司侵害专利权案件，多堆垛国际股份有限公司诉深圳抚慰冷暖设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案和中国科学院成都有机化学研究所诉成都正大电器机械厂专利侵权纠纷案，均属于加害人侵害权利人独占的专利权利的侵权行为。这些案件本身并不复杂，也没有争议的法律理论问题。最高人民法院公报公布这些案件，反映了司法部门对专利权保护的一贯态度以及适应改革开放的形势、保护国（境）外权利人专利权的决心。5需要指出的是，在陆正明诉上海工程成套总公司侵害专利权案件中，二审法院认定在被告利用原告的专利技术生产机器并出卖给他人的行为不能视为“专为科学研究和试验而使用有关专利”，而属于未经权利人许可的侵权行为。这一判决对正确理解“专为科学研究和试验而使用有关专利”与侵权之间的界限具有重要意义。二审法院主要考虑了被告行为的营利性质。如果被告仅仅将原告的专利技术用于科学研究和试验而没有出售利用该专利技术制造的产品也没有从事相关的营利性活动，则属于专利法第64条第4项规定的“专为科学研究和实验而使用有关专利”，不被视为侵权。

　　3、职务发明与非职务发明的界限专利法（包括1984年专利法和1992年修定的专利法、2000年修定的专利法）均对职务发明的权利归属问题做出了规定，专利法实施细则第11条对职务发明与非职务发明的界线做出了规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”6依据法律解释的原则，对此进行解释得出的结论是：如果不符合上述条件之一，则不属于职务发明。

　　北京锅炉厂诉潘代明专利权属侵权纠纷上诉案是一个关于职务发明与非职务发明的纠纷，在这一案件中也涉及到诉讼时效问题。一审法院判决专利归北京锅炉厂所有，由北京锅炉厂对潘代明进行补偿；而二审法院则认定专利权应当归潘代明所有。其理由是：（1）潘代明没有利用北京锅炉厂的物质条件或不对外公开的技术资料，进行此项发明也不是潘代明的本职工作；（2）北京锅炉厂出具的证明信不能被认定为转让专利申请权的意思表示；（3）北京锅炉厂的诉讼请求已经超过诉讼时效期限的规定，法院不应支持。评价本案的两审判决，涉及到事实认定问题。如果依据二审法院认定的事实，我们认为二审判决是妥当的，而且其三条理由中的任何一条都足以支持其判决。需要说明的是，二审法院仅仅将北京锅炉厂出具的非职务发明证明信认定为不是“转让专利申请权”的行为似还不够，应当认定为北京锅炉厂在纠纷发生以前就承认本案争议的专利权属于潘代明，而不属于自己的真是意思表示。话说回来，二审法院似乎也可以采用一个更简便的途径处理此案：如果由充分的自信认定北京锅炉厂的请求超过了诉讼时效期限，径行判决其败诉，也就不必要在其他事实方面大费周折了。这样做既符合法律规定，又达到诉讼经济（或说节省诉讼资源、实现诉讼效益原则）之目的，实可如此为之。

　　在陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案中，法院最终认定争议的发明不属于职务发明，理由是原告在担任相关职务前即完成了发明构思，而且在完成该发明时也并没有主要利用被告单位的设备和科研经费。在平谷宫廷风味烤鸡厂诉唐国兴确认专利申请权纠纷案中，法院以同样的理由认定争议的发明不属于职务发明（被告来原告处之前对烤鸡制作方法所用主要原料的配方和剂量的配比已经完成，申请专利时，这种原料配方和剂量配比虽略有改动，但二者不存在本质的区别，因而该项技术属于被告独立完成的非职务发明创造）。而刘永民、刘永友诉北票矿务局、北票矿山机械厂专利申请权纠纷案则恰恰相反：原告是在完成单位交给自己的任务时，主要利用单位的物质条件完成该发明。因此该发明应该是职务发明。这些案件判决给我们在区分职务发明与非职务发明时提供的启示是：（1）发明（构思）完成或基本完成的时间是判断职务发明与非职务发明的重要考虑要素；（2）是否利用单位的资金、设备和其他非公开技术等资源是判决职务发明与非职务发明的决定要素；（3）有关自然人担任单位的某种职务、从事的具体工作等，也是判断是否职务发明的重要考虑要素。7

    4、专利权权利要求的范围与侵权2000年专利法第56条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”（1984年专利法第59条与此相同）8学者认为，各国专利法在理解和解释权利要求的方法上有两种做法，一是“中心限定” 方法，二是“周边限定”的方法。前者指以权利要求书所陈述的基本内核为中心，向外作适当的扩大解释；后者则指严格按照权利要求书的字面含义进行解释，任何扩大解释都是不允许的。9我国立法部门的官员在著述中似乎认为，对专利法第56条宜采用“周边限定”的解释方法。10李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案所涉及的是专利权的保护范围问题，法院认定被告使用的技术与原告（专利权人）的专利技术存在两点实质性的不同，进而被告的装置没有落入原告的专利范围，原告的专利权权利要求不包括被告的装置所采用的技术。在此基础上一审法院判决原告败诉，二审法院维持一审法院的判决。由学者认为，本案原告之所以败诉，是因为被告使用了“自由公知技术”的抗辩。11这无疑是正确的。但是法院在做出判决时也充分考虑了原告权利要求的范围，被告的装置没有落入原告专利权权利要求的范围是原告败诉的主要原因。也许将这两个方面的要素结合起来考虑更妥当：原告的权利要求只包括了3气室旗杆，并没有包括单气室（吹风式）旗杆；单气室（吹风式）旗杆已经成为公有技术；被告使用单气室（吹风式）旗杆技术制造的装置不落入原告权利保护的范围。因此，原告的主张不能得到支持。

　　5、基础专利的权利与从属专利的权利之间的关系何沛平诉吴县经济技术开发研究所实用新型专利侵权纠纷案、宋志安诉无锡锅炉厂一分厂专利侵权纠纷案以及富士宝家用电器有限公司诉家乐仕电器有限公司专利侵权及侵犯商业秘密纠纷案，均涉及到基础专利的专利权与从属专利的专利权的相互关系问题。在这三个案件中，法院以“被告的专利覆盖原告的专利”、“被告技术的实施必须以原告的原有技术为前提”、“一个技术已经完全覆盖另一专利的技术特征就落入其保护范围”、“先申请原则”等为由，判决被告败诉。这些判决都是妥当的，给予我们的启示是：（1）为了科学技术之发展，法律并不禁止以他人已有的专利技术为基础，进行发明创造并申请新的专利（或者这是采用形式审查制度所导致的必然结果之一）。在这样的关系中，前者为基础专利，后者为从属专利；（2）由于基础专利的排他性质，从属专利的专利权人如果要实施自己的专利，必须得到基础专利权人的许可（或强制许可），否则便构成侵权；（4）判断从属专利的专利权人是否构成侵权，有两个主要要素：其一，被告产品的技术落入了原告权利的保护范围（包括专利的独立权利要求中记载的全部必要技术特征和权利要求书中的前序部分的权利要求）；其二，被告未经原告（基础专利的权利人）许可（或强制许可）实施（自己实施或转让）该从属专利。

　　同时需要指出的是，为了防止基础专利权人滥用权利不许可从属专利权人实施从属的专利，法律规定了特定条件下的强制许可制度（参见专利法第48条、第50条），以平衡基础专利的权利人和从属专利的权利人之间的利益，和促进科学技术的进步、社会经济之发展。如果从属专利权人实施在后的专利是得到强制许可的，不构成对基础专利的权利人之侵权。

　　注释：

　　1 参见1984年专利法第1条和2000年专利法第1条。

　　2 对这一问题的详细讨论和资料，参见曹建明主编：《新专利法司法解释精解》，人民法院出版社2002年版。

　　3 刘春田主编：《知识产权法》（第二版），中国人民大学出版社2002年版，第156页以下。

　　4 2000年专利法第57条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”。

　　5 参见姚欢庆：《知识产权新类型案例评析》，人民法院出版社2001年版，第297页。

　　6 1992年专利法实施细则第10条的规定与此相同。

　　7 有学者在评论在陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案时指出：不是执行本单位的任务完成发明创造，也不是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，因此不属于职务发明。参见高发：《钻孔压浆成桩法专利权属纠纷案分析》，载《知识产权》1992年第4期。

　　8 欧洲专利公约第69条和法国1992年知识产权法典第L.613-2条第1款也有类似规定。

　　9 刘春田主编：《知识产权法》（第二版），中国人民大学出版社2002年版，第244页。

　　10 “一项发明创作专利权的保护范围，须以其权利要求为准，即以由专利申请人提出并经国务院专利行政主管部门批准的权利要求书中所记载的权利要求为准，不小于也不超过权利要求书所记载的权利要求的范围。”卞耀武主编：《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社2001年版，第105页。卞耀武先生时任全国人大常委会法工委副主任。

　　11 参见姚欢庆：《知识产权新类型案例评析》，人民法院出版社2001年版，第261页以下。

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