2005年05月12日

保护在先权利 ----依法解决企业名称、在先使用商标与注册商标的权利冲突日前，太仓市人民法院审结了一起《商标法》修改后当事人不服商标行政管理的行政处罚案件。该案最终以行政机关自行撤销实体处罚不当的行政处罚和行政相对人人撤回行政诉讼而结案。

该案件的基本情况：太仓市某卧室用品厂于2002年3月接受上海小绵羊器具有限公司（以下简称甲公司）的委托生产、销售XMY系列的床上用品。在该厂委托生产、销售的产品包装上使用了“小绵羊”三个中文字，并注明了委托单位的名称。2002年7月上海小绵羊卧室制品有限公司（以下简称乙公司）获得了国家商标局颁发的以“小绵羊”为主题的两个注册商标证：一个是用中文“小绵羊”注册的商标，另一个则是中文“小绵羊”和英文“SMALL SHEEP”及图组成的组合商标。接着，在2002年9月该公司以商标专用权人向上海市徐汇区工商行政管理局投诉称上海小绵羊器具有限公司（甲公司）侵犯其注册商标专用权，徐汇区工商局将该投诉转至太仓相关的行政机关。太仓该行政机关经过调查，认为：太仓市某卧室用品厂侵犯了上海小绵羊卧室制品有限公司（乙公司）的注册商标专用权，遂对该厂作出行政处罚。该厂认为自己是受委托加工、销售XMY 系列床上用品，并且在包装上所使用的“小绵羊”文字是使用的委托单位的字号，不同于使用“小绵羊”的商标或者标识，而不服行政处罚，于是向太仓市人民法院提起行政诉讼。太仓法院行政庭受理此案以后，依法公开审理了此案。

该案主要涉及的问题是：一、企业在自己产品上使用自己的名称与字号是否构成对他人注册商标专用权的侵犯；二、在甲公司的产品被推荐为地区的名牌产品时，乙公司所取得的注册商标是否应当受到保护；三、甲公司在乙公司取得“小绵羊”注册商标后将自己公司的名称标于商品上，是否构成侵犯乙公司的商标权？这些问题归结起来主要是一个问题，就是如何保护在先权利的问题，或者说当在先权利与注册商标权发生冲突后如何处理？根据法律的规定，任何权利的取得或者行使都应该以不损害公共利益和他人利益为前提，此即权利的正当性。这是现代法制社会应当遵循的一项基本原则。企业名称权、商标权的取得也应该遵循这样的原则。从上述的案例中我们可以看到，乙公司首先是侵犯了甲公司的商标权；然后乙公司又在申请注册商标时同时侵犯了甲公司的企业名称权与有一定影响的商标的商标权。新修改的《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这一规定是在对1982年《商标法》和1993年《商标法》及《商标法实施细则》的实施经验进行总结的基础上提出来的，具有两个基本层次：一是对在先权利的保护，二是反对商标抢注。同时国家工商行政管理局在1999年4月5日发布了《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》的行政规章，对上述案例作了最好的注脚。该《意见》第二条规定“商标专用权和企业名称权的取得，应当遵循《民法通则》和《反不正当竞争法》中的诚实信用原则 ，不得利用他人商标或者企业名称的信誉进行不正当竞争”。同时该意见的第四条还规定：“商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体以及商品或者服务的来源产生混淆（包括混淆的可能性），从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止。

本案中的乙公司抢注商标的行为正是一种不正当竞争的行为。那么，怎样理解本案所争议的事实？笔者认为：正确的理解应当是：1、当事人善意使用委托单位的字号与名称，善意的解释“XMY”三个汉语拼音的内在含义――即是“XiaoMianYang小绵羊”三个汉语拼音的声母,不构成侵犯乙公司的注册商标专用权；2、上海小绵羊卧室制品有限公司（乙公司）以上海小绵羊器具有限公司（甲公司）的名称与字号进行商注册，首先侵犯了甲公司的在先名称权。虽然说乙公司的字号与甲公司的字号相同，但是企业的名称权是有辖区范围的，而所注册的商标是全国或者是全球性的，也正是两企业的字号相同也就更不能以该字号进行申请商标注册，否则会产生商品市场的混淆；3、甲公司以“小绵羊”牌商标生产的电热毯在2001年被上海市名牌产品推荐委员会为上海市名牌产品，因此甲公司的“小绵羊”商标应当认为是有一定影响的商标，而乙公司用“小绵羊”在甲公司企业生产的同类商品上申请注册商标是抢注商标行为，侵犯了他人在先使用的商标权，违反了《商标法》第三十一条的规定，同时也违反了我国加入的《保护工业产权的巴黎公约》的规定，《公约》第八条说“厂商名称得在一切本同盟成员国内受保护，无需申请或注册，不论是否为商标的组成部分”；《公约》的第十条（之二）第2项的规定，“凡在工商业活动中违反诚实经营的行为即构成不正当的行为”。同时在我国加入WTO后，《与贸易有关的知识产权协定》对我国是有法律效力的，该《协定》对上述内容也有相关的规定。显然，乙公司的行为属于不正当竞争行为。基于前述理由，我们认为太仓某卧室用品厂使用“小绵羊”文字没有侵犯投诉人乙公司的注册商标专用权。此后，作出行政处罚的机关根据本案的事实和所应当适用的法律，撤回了自己的行政处罚决定，太仓某厂也向法院撤回了行政诉讼。太仓市人民法院经审查认为“被告实体处罚不当撤销自己所作出的出发决定，满足了原告的诉讼请求，原告自愿撤回起诉，依法应当准许”，遂作出裁定，准许原告撤回起诉。至此，一起因企业名称权、商标在先使用权与注册商标专用权冲突而引发的行政案件落下了帷幕。但是，因上述权利引发的民事诉讼却在上海第一中级人民法院摆开了战场。

张忱