专利驳回复审程序中专利复审委员会认为申请文件修改后存在特定缺陷的可以直接驳回复审

发布日期：2013-01-28 作者：聂晓东律师

原告李臣仲。　　被告国家知识产权局专利复审委员会。　　一、案情　　2002年12月20日，李臣仲向国家知识产权局提出名称为“气旋机”的发明专利申请（简称本申请），申请号为02157905.9，公开日为2004年7月7日。国家知识产权局以本申请权利要求1-7不具备专利法第22条第四款规定为由，驳回了本申请。李臣仲对上述驳回决定不服，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出复审请求，同时提交了权利要求书、说明书和说明书摘要的全文替换页。　　专利复审委员会受理了该复审请求，并发出复审通知书，指出：（1）李臣仲对说明书进行的修改在原始申请文件中没有明确记载，也不能由原始申请文件的内容直接地、毫无疑义地确定，所以修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定；（2）为了节约审查程序，合议组继续以驳回决定所针对的文本进行审查，本申请权利要求1－7的技术方案不具备实用性，不符合专利法第22条第4款的规定。　　李臣仲针对上述复审通知书作出意见陈述。在该意见陈述中，李臣仲未提交正式的申请文件修改替换页。　　2009年10月14日，专利复审委员会作出第19069号复审请求审查决定（简称第19069号决定），认定李臣仲对本申请说明书进行了修改，由于相关修改在原始申请文件中没有明确记载，也不能由原始申请文件的内容直接地、毫无疑义地确定，所以上述修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定。据此，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2008年6月6日作出的驳回本申请的审查决定。李臣仲不服第19069号决定，向一审法院提起行政诉讼。　　二、审理结果　　一审法院经审理认为：李臣仲对说明书的修改在原始申请文件中没有明确记载，专利复审委员会认定上述修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定，并无不当。专利复审委员会进行复审的职责是对国家知识产权局作出原驳回决定是否合法进行审查。李臣仲于2008年9月10日提交的修改文本如果超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定，专利复审委员会仍应当以国家知识产权局原驳回决定所针对的专利申请文本作为复审审查的文本进行审查，并据以作出复审决定。但专利复审委员会在未对原驳回决定进行认定合法的情况下，以李臣仲在复审程序中对本申请的修改超出了原始申请文件记载的范围为由，作出决定，维持国家知识产权局原驳回决定，在程序上显属不当，也缺乏依据，不予支持。据此，一审法院判决：1. 撤销专利复审委员会作出的第19069号决定；2. 专利复审委员会针对本申请重新作出复审请求审查决定。　　一审宣判后，专利复审委员会不服，提出上诉。　　二审法院经审理认为：本申请的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定。专利申请人不服的驳回决定的，可以提起复审请求，并有权修改专利权利要求书及说明书。复审申请人修改了权利要求和/或说明书的，专利复审委员会应当审查修改内容是否符合专利法第33条的规定。如果修改超过原申请的范围，专利复审委员会基于提高审查效率的目的，有权根据专利法第33条的规定，依法驳回复审请求人的复审请求。原审法院关于应当以国家知识产权局原驳回决定所针对的专利申请文本作为复审审查的文本进行审查并据以作出复审决定的认定不当，予以纠正。专利复审委员会的上诉主张依法成立，予以支持。　　据此，二审法院依法判决：1. 撤销原审判决；2. 维持专利复审委员会作出的第19069号决定。　　三、意见　　本案主要涉及专利驳回复审程序中申请人修改申请文件后专利复审委员会应当如何进行审查的问题，涉及到如何认定专利驳回复审程序的性质以及专利申请人修改专利申请文件后应当如何处理。　　（一）专利驳回复审程序的性质　　专利法第四十一条规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以向专利复审委员会请求复审。目前，现行法律、法规均未对专利复审程序的性质作出明确规定，实践中一般有两种观点：一种观点认为，专利复审属于行政复议，专利复审委员会即复议机关，依法对驳回决定进行合法性、适当性审查；另一种观点认为，专利复审不同于行政复议，属于一种特殊的行政救济程序，专利复审委员会在复审程序中不受驳回决定范围的限制。　　2009年修正的《中华人民共和国行政复议法》第3条规定，行政复议机关负责法制工作的机构具体办理行政复议事项，履行下列职责：……（三）审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，拟订行政复议决定；……。由此可见，行政复议机关仅审查具体行政行为的合法性与适当性，不能超过具体行政行为的范围以及事实和理由进行审查。　　根据《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第60条第1款及62条的规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当局限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和专利法实施细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和专利法实施细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。由此可见，当专利复审委员会认为修改文本还存在驳回决定未指出的其他缺陷时，应当通知请求人。专利复审委员会基于提高授权专利的质量、避免不合理地延长审批程序的目的，依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查，并据此作出审查决定，即超过驳回决定的范围及事实和理由进行审查，增加了专利授权的效率，也提高了专利授权的质量。由此可见，复审从性质上不同于行政复议，从专利授权审查实践来看，复审属于一种特殊的行政救济程序，专利复审委员会在复审程序中不受驳回决定范围的限制。　　（二）专利申请人修改申请文件的后续处理　　根据专利法实施细则第六十三条规定，专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和专利法实施细则有关规定，经复审请求人陈述意见或者进行修改后，仍不符合专利法和专利法实施细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。专利复审委员会进行复审后，认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，由原审查部门继续进行审查程序。《专利审查指南》第四部分第二章第4.2节规定，根据专利法实施细则第60条第1款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。　　根据上述规定，专利申请人不服国家知识产权局的驳回决定的，可以提起复审请求，并有权修改专利权利要求书及说明书。专利申请被驳回后，专利申请人有两种选择：一是不修改，申请复审，由专利复审委员会对驳回文本继续进行审查；二是根据驳回决定的内容修改申请文本，并由专利复审委员会继续进行审查。而第二种选择又存在三种处理结果：一是专利复审委员会认为修改没有针对消除驳回决定或者合议组指出的缺陷的，对该修改文本不予接受，直接对原驳回文本进行审查；二是专利复审委员会认为修改确实消除了驳回决定或者合议组指出的缺陷的，接受该修改文本，但如认为该修改文本修改超范围，不符合专利法第33条规定的，则以此为由维持原驳回决定；三是专利复审委员会认为修改确实消除了驳回决定或者合议组指出的缺陷的，接受该修改文本，且该修改确实克服了上述缺陷的，则继续进行审查，如没有其他驳回理由的则授权，如果有其他驳回理由则维持原驳回决定。　　专利复审委员会的上述做法的法律依据是《专利审查指南》，属于行政规章，而《专利审查指南》的上述规定并未违反专利法实施细则的规定，因而人民法院可以参照执行。　　（三）专利复审委员会在复审程序中变更理由维持原驳回决定是否妥当　　本案中，专利申请人主张专利复审委员会的复审决定变更了原驳回决定中的理由，却依然维持了原驳回决定，属于适用法律错误。我们认为，根据行政法的基本原则，只有具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，才应予维持。因此，专利申请人的这一主张并非没有依据。　　专利审查指南第四部分第二章第5节规定，复审决定分为三种类型：（1）复审请求不成立，维持驳回决定；（2）复审请求成立，撤销驳回决定；（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。由于专利审查指南规定复审决定主文只有上述三种类型，因此，在这些案件中，专利复审委员会变更了复审驳回理由，却只能在复审决定中维持原驳回决定。　　本案中，原驳回理由是专利法第22条第4款实用性问题，复审程序中专利申请人修改了说明书，专利复审委员会也接受了该修改文本。经过审查，专利复审委员会认为修改文本超过原申请的范围，根据专利法第33条的规定，维持了原驳回决定。虽然专利复审委员会在复审决定主文中采用维持原驳回决定的写法，但是，这是由于专利审查指南中的主文撰写形式的局限性所致，结论并无不妥。一审法院关于应当以国家知识产权局原驳回决定所针对的专利申请文本作为复审审查的文本进行审查并据以作出复审决定的认定不当，二审法院依法予以改判。　　综上所述，二审法院的判决是正确的。

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