专利侵权诉讼中如何正确运用“先用权抗辩”？

发布日期：2013-03-11 作者：张兵律师

专利侵权诉讼中如何正确运用“先用权抗辩”？
——张兵律师谈专利侵权诉讼中“先用权抗辩”实务　

“先申请”原则是我国专利制度的基本原则，如果给予在先申请人垄断性的专利权，则对于在先发明人或在先使用人来说是不公平的，为此我国《专利法》自首次颁布实施即规定了“先用权”制度，使得在先使用人可以在原有的范围内继续实施该技术，而不视为侵犯专利权。这一制度的目的在于平衡专利权人与先用权人之间的利益，已被许多国家所采用。
我国目前“先用权”制度源自《专利法》第69条第（二）项规定的不视为侵犯专利权的行为：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”。
分析上述规定，专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法的较容易理解，但怎样视为“作好制造、使用的必要准备”，以及“原有范围”？
2010年1月１日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条对上述两个问题均作了较为明确的规定：
关于“作好制造、使用的必要准备”，该解释规定有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已作好制造、使用的必要准备：
（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
　　关于“原有范围”，该解释规定“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”
作为先用权人，当被控侵权时，便可以按照上述规定进行先用权抗辩，并根据自身情况准备所需的证据材料如下：
（一）证明在先发明的事实。
发明创造过程中所有记录资料，包括立项、讨论、构思、试验、会议记录、阶段论证、中期试验、项目验收等，记住一点，就是要将整个研发过程中的所有细节均保留下来，包括中间失败的数据和记录材料也不能遗漏。
（二）证明在先使用的事实。
保留在专利申请日前生产、销售专利产品或使用专利方法的证据，如发货单、销售发票、物流单证等，也要保留购买相关设备、原材料的票据等。
值得注意的是，“先用权抗辩”的使用需要具备如下几个条件：
（一）先用权的基础是合法获得，即先用权人使采用的技术是独自研发的或者以合法方式获得的。举个简单的例子，如果是在专利申请日前通过非法途径从专利权人处获得的商业秘密，则无法主张先用权，还会承担相应的法律责任；
（二）先用权人必须在专利申请日前已经开始制造相关产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备；
（三）仅可在原有范围内实施，不得扩大范围使用，否则视为侵权；
（四）先用权不可单独转让或许可他人。先用权人将其先用权单独转让或许可他人实施的，受让人或被许可人不得主张先用权，而在原有范围内继续实施，除非先用权人与该发明创造一并转让。
先用权抗辩作为被告重要的抗辩方式，可以维护自身的合法权益，避免专利权人的垄断。
在此，张律师建议企业在研发过程中，如果某项技术成果可能会被同行自行研发或者可能会被反向工程，则最好作为专利及时申请，若是化学配方等不易被反向工程的技术成果，则可以作为商业秘密保护，但需要采取严厉的保密措施，避免泄漏。

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