论在先申请可比照现有设计作不侵权抗辩

发布日期：2014-03-18 文章来源：互联网

【学科分类】民事诉讼法
【出处】《科技与法律》2013年第5期
【摘要】本案是全国首例以在先申请比照现有设计抗辩制度作不侵权抗辩并予以认定的专利侵权案件。在先申请不属于传统意义上的现有设计，但可以比照现有设计抗辩制度作不侵权抗辩。专利权人应当据此正确评估自身权利的稳定性，不断提高专利质量，以此获得竞争优势。
【关键词】在先申请；现有设计抗辩；抵触申请
【写作年份】2013年

【正文】

现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知晓的设计。我国《专利法》规定：在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵害专利权。现有设计抗辩制度的法理基础在于，在申请日前为公众所知晓的设计属于损害专利新颖性的因素，不应被授予专利权。据此，在先申请作为在专利申请日前进入公共领域的设计，损害了涉案专利的新颖性，被诉侵权人可以援引在先申请，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩，充分体现司法保护知识产权的权威性，有效提高专利侵权纠纷的审理效率。

一、当事人情况

上诉人（原审被告）：黄泽凤

被上诉人（原审原告）：李健开

二、案例简介

2009年7月3日，李健开向中华人民共和国国家知识产权局申请一款名称为“脚架”的外观设计专利。2010年5月12日，中华人民共和国国家知识产权局授予其专利权并于同日授权公告，专利号为ZL200930081693.1。该专利获准授权后，李健开按规定缴纳年费，该专利现处于授权有效状态。该外观设计专利显示在授权公告相片上的产品外观（见图1）。

2011年9月1日下午15时30分，在广东省江门市江门公证处公证员见证下，李健开的委托代理人郭松敬来到江门市新会区大泽镇牛勒乡路上围的一间加工场（该加工场左边是铁骑制罐有限公司，对面是大关金属材料厂有限公司），郭松敬以订购产品的身份来到该加工场的办公楼三楼转右第一间办公室内找到一名潘姓男员工，郭松敬向该男子提取一批预订好的样板货（脚架），并缴款交纳了购买产品的款项，后索取到《送货单》和宣传资料六份，该行为于15时46分结束。上述购买产品共两箱，广东省江门市江门公证处对所购买的产品进行封存，对上述《送货单》一份及宣传资料一份进行公证，拍摄的照片十张。李健开为购买上述产品花费138元，为上述公证保全花费500元公证费，为上述公证保全办理了公证委托，花费230元公证费。

庭审当中，李健开指控上述产品（见图2）为侵权产品。李健开主张其专利的设计要点是：本专利是由两组类似“八字”的支脚枢接而成，每组支脚下部都固定有连杆，其中一组支脚的上部连接有U型手柄，手柄上端都连接安装块。李健开经比对，认为被诉侵权产品与其专利完全一致。黄泽凤则认为被诉侵权产品外观设计是三个支架组成，其中H型支架与短的H型支架是可以旋转活动，另一个U型支架与短的H型支架是可以旋转式连接，在打开的状态下两个H型支架是交叉状；并认为被诉侵权产品与李健开专利外形相似。

另查明，江门市新会区大泽金源兴五金制品加工场于2010年1月18日核准成立，企业类型为黄泽凤个人经营的个体户，注册资金为50，000元，经营范围为加工：小五金、铁家具，经营场所为江门市新会区大泽镇牛勒村新路上围。

（图略）

图1涉案专利产品

（图略）

图2被诉侵权产品

三、当事人诉辩

李健开认为，其于1997年投资开办江门市新会区司前镇白庙钢管厂以来，一直投入大量时间和经费设计研发专利产品，自申请专利后即大批量生产并投放市场，获得较高市场回报及一定的经济效益。黄泽凤在未经专利权人的许可的情况下，以营利为目的，擅自大量制作及发布被诉侵权产品的宣传资料和广告，大量生产、销售被诉侵权产品，其生产的被诉侵权产品与本专利产品极为近似，已经能够导致消费者的误认误购。黄泽凤的侵权行为致使李健开的专利产品市场受到极大冲击，给李健开造成较大的经济损失，严重侵害了李健开拥有的专利权。李健开于2011年9月19日向法院提起诉讼，请求：1、责令被告立即停止生产、销售侵犯原告专利号为ZL200930081693。1、专利名称为“脚架”的外观设计专利侵权产品，销毁库存的侵权产品，并销毁生产、制造侵权产品的专用模具和相关的宣传资料；2、责令被告赔偿原告因专利被侵权而造成的经济损失人民币5万元；3、由被告承担本案的全部诉讼费；4、由被告承担本案的购买侵权产品费用和公证处收取的公证费等合理费用868元。

被告黄泽凤辩称：1、原告取证所指向的侵权人是江门市新会区金源兴五金加工厂，与被告经营的江门市新会区大泽金源兴五金制品加工场不是同一主体。2、即使认定被告为侵权人，但由于被告被诉的侵权设计是现有设计，其与被告所提供的三份专利公告没有实质上的差异，根据《专利法》第62条的规定，被诉侵权设计属于现有设计不构成侵犯专利权，因此被告不侵害原告专利权。

四、判决结果

（一）一审判决结果

第一，关于广东省江门市江门公证处（2011）江证内字第07127号公证书所涉及的加工场是否就是黄泽凤开办的江门市新会区大泽金源兴五金加工场的经营场所的问题。李健开认为该加工场就是黄泽凤经营的江门市新会区大泽金源兴五金加工场的经营场所；黄泽凤的代理人虽然对上述问题提出质疑，但没有否认该场所就是黄泽凤经营的加工场。经审查，一审法院认定本案公证所涉的加工场就是黄泽凤的经营场所。理由如下：1、两者的地点一致，同为江门市新会区大泽镇牛勒村新路上围；2、从公证处公证的宣传资料反映，该标题为“江门市金源兴五金加工厂”，宣传资料内容出现“江门市新会区金源兴五金加工厂”的字样，可见“江门市金源兴五金加工厂”并不是该加工场的全称。两者相同之处为“金源兴五金加工厂”。黄泽凤经营的江门市新会区大泽金源兴五金加工场后一段“金源兴五金加工场”与上述“金源兴五金加工厂”只有一字不同。在实际生活中，“加工场”与“加工厂”经常互相代替使用；3、黄泽凤在庭审中并没有否认公证处公证的加工场是其场所；4、黄泽凤在庭审中并没有提供公证处公证的加工场所在地点还存在“金源兴”的加工厂或加工场。综上所述，一审法院认定公证书所涉的加工场就是黄泽凤经营的江门市新会区大泽金源兴五金加工场，同时认定李健开所公证购买的产品就是从黄泽凤经营的江门市新会区大泽金源兴五金加工场所购买的。

第二，关于被诉侵权产品设计是否落入李健开专利权的保护范围。《中华人民共和国专利法》第59条第2款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第8条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第59条第2款规定的外观设计专利权的保护范围。”第11条第1款规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断……”第11条第3款规定：“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”在本案中，黄泽凤所销售的被诉侵权产品为脚架，与李健开涉案外观设计专利产品属于相同产品。要判断被诉侵权产品设计是否落入涉案专利权的保护范围，应当以专利授权时表示在图片中的外观设计与被诉侵权产品的外观设计进行比对，以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉产品外观设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，如果被诉侵权产品设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异，则应当认定两者相同；如果在整体视觉效果上无实质性差异的，则应当认定两者近似。一审法院认为，将被诉侵权产品外观设计与授权外观设计相比较，在整体视觉效果上无差异，两者构成相同，故黄泽凤的被诉侵权产品外观设计落入了涉案外观设计专利权的保护范围。

第三，关于黄泽凤辩称其被诉侵权产品是现有设计，不构成对李健开专利权的侵犯的问题。经审查，被诉侵权产品外观设计为整体上用圆管组成，“U”型支架的组成为用半圆的管分别与两边直管相连。被诉侵权产品的外观设计与黄泽凤提供上述三份证据的外观设计在整体视觉效果上存在差异，不能认定相同或近似，因此黄泽凤主张其被诉侵权产品是现有设计，不构成对李健开专利权的侵害，一审法院不予支持。

《中华人民共和国专利法》第11条第2款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”黄泽凤未经李健开许可，生产、销售被诉侵权产品，其行为侵犯了李健开的专利权，依法应当承担停止生产、销售侵害李健开专利的侵权产品、销毁库存侵权产品及相关宣传资料等民事责任。由于李健开没有提供黄泽凤存在生产被诉侵权产品的专用模具，故其请求销毁黄泽凤的专用模具，一审法院不予支持。

第四，关于赔偿数额的问题。因李健开没有提供证据证明黄泽凤的获利，也没有提供证据证明其因黄泽凤的侵权行为所受到的损失，一审法院根据《中华人民共和国专利法》第65条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条、第22条的规定，参考李健开专利权的类别、黄泽凤侵权行为的性质和情节、黄泽凤的经营规模、侵权时间和范围以及李健开因制止侵权支出了一定的合理费用等因素的基础上一并酌定赔偿数额，确定黄泽凤应向李健开赔偿的经济损失为30，000元。对李健开过高的赔偿请求，一审法院不予全部支持。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第11条第2款、第59条第2款、第65条、《中华人民共和国侵权责任法》第15条第1款第（1）、（6）项，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条、第22条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条之规定，判决如下：1、黄泽凤（江门市新会区大泽金源兴五金制品加工场经营者）在判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵害李健开的专利号为ZL200930081693.1、专利名称为“脚架”的外观设计专利权的产品的行为，并销毁库存的侵权产品、与侵权产品相关的宣传资料；2、黄泽凤（江门市新会区大泽金源兴五金制品加工场经营者）在判决发生法律效力之日起十日内赔偿李健开经济损失及制止侵权所支付的合理费用共30，000元；3、驳回李健开的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第229条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1，072元，由黄泽凤负担772元，李健开负担300元。

（二）二审判决结果

黄泽凤上诉称：请求改判原审判决，驳回李健开的全部诉讼请求。理由是：1、被诉侵权产品与本案专利既不相同也不相似，并未侵害李健开的专利权；2、黄泽凤提供了三份已经公开的外观设计专利，证明被诉侵权产品的外观设计属于现有设计，不构成侵权；3、原审判决赔偿数额过高。李健开答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院维持。

二审法院经审理查明，黄泽凤提交的作为现有设计抗辩的三份对比文件分别是：1、对比文件一：折叠桌椅，ZL00300893.4，申请日为2000年2月2日，公开日为2000年8月2日；2、对比文件二：麻将桌，ZL00300117.2，申请日为2000年1月17日，公开日为2000年11月22日；3、对比文件三：网板折叠圆桌，ZL200830187853.6，申请日为2008年12月5日，公开日为2010年1月27日。以上三份对比文件中的外观设计专利均处于有效状态。

二审法院认为，上诉人黄泽凤提出其使用的是在先设计，未侵害涉案外观设计专利权，并提供了三份对比文件，证明其行为不构成侵权。关于上诉人不侵权抗辩是否成立的问题。1、上诉人黄泽凤提交的对比文件一和二，其外观设计专利公开日在涉案专利申请日之前，因此，可以作为本案现有设计抗辩的证据。将被诉侵权产品与对比文件一相比较，对比文件一的脚架在整体上使用的是方形钢管，与被诉侵权产品的圆形钢管不同；将本案被诉侵权产品与对比文件二相比，对比文件二因缺少立体图、使用状态和折叠状态参考图，不能看清其结构，因此不能确定其与被诉侵权产品外观设计是否相同或相近似。上诉人黄泽凤以上述证据作现有设计抗辩不侵权，二审法院不予支持。2、上诉人黄泽凤提交的对比文件三（见图3）为网板折叠圆桌，该外观设计专利的申请日在涉案专利申请日之前，上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。将被诉侵权产品与对比文件三相比对，被诉侵权产品为脚架，对比文件三为网板折叠圆桌，被诉侵权产品为产品零部件，在此情况下，应当将对比文件中与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，其余部分不予考虑。将对比文件三与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，与被诉侵权产品相比较，两者均为整体上以圆形钢管组成的脚架，均由一长一短两组H形支架连接而成，打开状态下呈近似X形，较短的H形支架上以旋转式连接一U形支架，两者不存在实质差异，属于相同的外观设计。本案中，被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权，应当认定其不侵权抗辩成立，无需承担侵权责任。原审法院认定被诉侵权产品的外观设计与上诉人黄泽凤提供的三份对比文件的外观设计在整体视觉效果上存在差异，不能认定为相同或近似，并据此认定上诉人黄泽凤提出的现有设计抗辩不成立，该认定有误，二审法院予以纠正。黄泽凤的该项上诉请求成立，二审法院予以支持。对于黄泽凤提出的被诉侵权产品并未落入涉案专利保护范围以及一审判决赔偿数额过高的问题，由于黄泽凤不侵权抗辩成立，无需承担侵权责任，二审法院对上述问题不再予以审查。

综上所述，原审判决认定事实部分不清，适用法律不当，应当予以纠正，依照《中华人民共和国专利法》第62条、参照最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第2款、依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第（2）、（3）项之规定，判决如下：1、撤销广东省江门市中级人民法院（2011）江中法知初字第64号民事判决；2、驳回李健开的全部诉讼请求。本案一审案件受理费人民币1，072元，二审案件受理费人民币550元，由被上诉人李健开负担。因黄泽凤已预交二审案件受理费550元，二审法院可予清退，李健开在判决生效之日起十日内向二审法院缴纳二审案件受理费550元。

（图略）

图3对比文件三

五、重点评析

本案审理中，需要解决三个关键问题：第一，对比对象的问题。黄泽凤提交的作为不侵权抗辩证据的对比文件三外观设计专利是“网板折叠圆桌”，而本案涉案专利是“脚架”，涉案专利产品属于对比文件三外观设计产品的零部件，两者是否可以进行对比。根据《专利审查指南》的相关规定，在被诉侵权产品为产品零部件的情况下，仅将对比文件中与其相对应的零部件部分作为判断对象，其余部分不予考虑。[1]因此，将对比文件三中与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，与被诉侵权产品相比较，两者均为整体上以圆形钢管组成的脚架，两者不存在差异，可以认定两者为相同的设计。

第二，抵触申请是否可以比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。抵触申请是指在专利申请日前，他人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。[2]由于一项外观设计只能授予一项专利权，抵触申请作为在专利申请日前进入公共领域的设计，损害了专利的新颖性，因此可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。[3]

第三，在先申请是否可以比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。本案中，黄泽凤提交的作为不侵权抗辩证据的对比文件三外观设计专利在2008年12月5日即涉案专利申请日之前向国务院专利行政部门提出申请，并记载在涉案专利申请日以后公告的专利文件中，属于涉案专利的抵触申请。但是，对比文件三的外观设计专利申请日在2008年修正的专利法正式实施之前，且本案判决涉及对涉案专利的新颖性进行评价，应当适用2000年修正的专利法，[4]而2000年修正的专利法中，针对外观设计专利权，并未对抵触申请进行规定，只规定如在发明和实用新型专利中出现抵触申请，则专利不具备新颖性。我们认为，本案在不侵权抗辩部分确实应当适用2000年修正的《专利法》，因此不能适用抵触申请的相关规定。由于抵触申请与在先申请同样属于损害专利新颖性的因素，[5]被诉侵权人可以援引申请日在涉案专利申请日之前的外观设计专利，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。本案中，我们将对比文件三作为在先申请，直接与被诉侵权产品进行比对，二者构成相近似。因此，本案被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权，应当认定其不侵权抗辩成立，无需承担侵权责任。

本案是全国首例以在先申请比照现有设计抗辩制度作不侵权抗辩并予以认定的专利侵权案件。本案的裁判为此后同类型案件的审理厘清了思路。

【作者简介】
石静涵，单位为广东省高级人民法院。

【注释】
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].1版.北京：知识产权出版社，2010:69.
[2]尹新天.中国专利法详解[M].1版.北京：知识产权出版社，2012:259.
[3]尹新天.专利权的保护[M].1版.北京：知识产权出版社，2005:188.
[4]胡云腾.最高人民法院指导性案例参照与适用[M].1版.北京：人民法院出版社，2012:201.
[5]国家知识产权局条法司.专利法研究[M].1版.北京：知识产权出版社，2011:125.

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