我国未注册驰名商标保护的合理性分析（1）

我国未注册驰名商标保护的合理性分析（1）
 
冯克法
（山东龙头律师事务所，山东枣庄 277100）
      摘要：未注册驰名商标的保护最早由《巴黎公约》规定，并在TRIPS协议中得到继承和发展。我国对未注册驰名商标的认定和保护符合《巴黎公约》和TRIPS协议的要求，但弱于对普通注册商标的保护。本文在分析了我国未注册驰名商标的认定主体、原则、标准、驰名效力及保护原则后，认为我国对未注册驰名商标的保护是合理的，并提出了对相关条文及司法解释的修改意见及实务中应注意的问题。     关键词：未注册驰名商标；使用；认定；保护；评价
 
    未注册驰名商标和注册驰名商标是驰名商标家族的两个成员，区别仅在于是不是注册商标。驰名商标由Well-known Trademark翻译而来，在我国被定义为“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”，词义本身无注册与未注册之分。李德顺先生认为，驰名商标制度的建立缘于客观上存在的商标权使用取得和注册取得制度的不同，它是一些商标权使用取得的国家为了其未注册商标能在注册制国家受到保护，而倡议建立的一种为了保护其未注册商标的特别制度。[1]驰名商标制度将商标划分为驰名商标和普通商标两个集团，对普通注册商标，赋予商标专用权，给予“禁止混淆”保护；对普通未注册商标，则不予保护。而对驰名商标，则设置了特别保护，对驰名的注册商标，法律给予其跨类保护；而对驰名的未注册商标，法律承认其商标权，给予“禁止混淆”保护。
    一、《巴黎公约》和TRIPS协议对未注册驰名商标的保护
    1911年法国在《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）华盛顿大会上提出，在原属国已经注册的商标只要在其他成员国首先使用，即使后来有人注册了这一商标，该驰名商标原使用人也有权继续使用，第一次提出了未注册驰名商标的国际保护，但当时没有通过。1925年《巴黎公约》海牙大会上，荷兰和保护工业产权联合国际局再次提出保护未注册驰名商标的建议，被写入公约第6条第2款。1958年《巴黎公约》里斯本大会上，又进一步增加了未注册驰名商标所有人的禁止使用权，并将诉讼时效由三年改为五年。1967年的斯德哥尔摩外交大会，对里斯本文本第6条第2款未作任何修改，即现在通用的《巴黎公约》第6条第2款：“本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依利害关系人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名，属于有权享受本公约利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或撤销注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用。”未注册驰名商标分为两种，一是未在被请求保护国注册但已在该国使用的驰名商标，二是既未在被请求保护国注册亦未在该国使用，但由于种种原因已在该国存在的驰名商标。对保护第一种情形的未注册驰名商标，各国多持肯定态度；[2]但多数国家反对将第二种情形的商标作为驰名商标予以保护。是否对第二种情形的商标作为本国驰名商标予以保护，《巴黎公约》赋予各被请求保护国自由决定的权利。[3]
    但《世界贸易组织协定中与贸易有关的知识产权协定》（下称TRIPS协议）的第16条第2款却在两个方面提高了《巴黎公约》的保护标准。第一，将《巴黎公约》对商品商标的保护及于服务商标；第二，规定了宣传所产生的知名度亦可作为认定驰名商标的充分条件。TRIPS协议是至今最高水平保护未注册驰名商标的法律文件，而这一最高保护水平却成为各成员保护未注册驰名商标的最低标准。这一制度的确立，对使用取得商标权的国家不会产生多大影响，但对我国及其他注册取得商标权的国家来说，却动摇了保护范围和商标权取得等商标法的基本理论，影响十分深远。
    二、我国对未注册驰名商标的保护
1963年4月10日出台的我国第一部商标管理法规《商标管理条例》，规定商标强制注册，不存在未注册商标问题。1983年3月1日实施的《商标法》采用国际惯例，规定了商标自愿注册制度，使用人在不违反《商标法》禁用规定的情况下，可以使用未注册商标，但法律不提供任何保护，既不能产生实体上的权利，也不能产生与已注册商标相对抗的效力，[4]所以理论上不存在未注册驰名商标。2001年我国为加入WTO，修改了《商标法》，规定了对未注册驰名商标的保护，未注册驰名商标从此成为我国法学界的一个新命题。
    （一）对未注册驰名商标的准确认定是保护未注册驰名商标的前提。
    准确认定未注册驰名商标，首先要明确驰名商标的认定主体。商标知名度的高低，反映着该商标所蕴含的经营者信息的多少，是一个事实问题而不是法律问题。但这一事实问题由谁认定才具有对他人的约束力，却是一个法律问题。笔者认为，分析驰名商标的认定主体，不得不考虑国内商标和国外商标的不同。对于国内商标，世界上绝大多数国家规定驰名商标通过司法程序在具体商标权属纠纷或侵权纠纷中认定，这也符合TRIPS协议对知识产权确认行为全面司法审查的规定。但中国对驰名商标的认定相对较乱，经历了一个从无到有，从不规范到逐步规范，从行政认定单轨制到行政认定、司法认定双轨制的发展历程。1990年12月法制日报、中央电视台和中国消费者报三家新闻单位曾主办过“首届中国驰名商标（部分商品）消费者评选活动”，说明我国曾存在过消费者评选的认定方式。[5]1996年《驰名商标认定和管理暂行条例》实施后，确立了驰名商标认定“主动认定为主，被动保护为辅”的原则，国家商标局成为唯一认定驰名商标的机关。[6]2001年《商标法》修改后，我国进入了主管机关与司法机关双轨认定的阶段，司法机关不仅可以对行政主管机关的驳回决定、裁定以及撤销决定进行审查，也可以在民事纠纷中直接认定争议商标是否驰名，确立了司法认定“被动认定、个案保护”原则。我国驰名商标的司法认定在初始阶段随意性较强，目前的做法较为谨慎合理。首先，规定仅在三种情况下认定商标是否驰名：以违反商标法第13条的规定为由提起的侵犯商标权诉讼；以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的①。其次，将认定商标驰名案件的管辖权集中到省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院，以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖，其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件，需报经最高人民法院批准；未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。再次，人民法院对以认定商标驰名为诉讼请求的不再受理。最后，人民法院对商标驰名的事实只在认定事实中写明，不再写入判决主文。司法机关从严认定驰名商标，是我国维护商标权人合法权益、维护公平竞争市场环境的必然要求。对于国外商标，严格掌握商标的地域性原则，由被请求国适用内国法认定是否驰名是国际通行的做法，司法实践中并无争议，但理论界出现了不同的声音。美国有学者主张商标的“国际地域性”，即不以国界为标志而是以商标影响的范围来确定有关商标的“地域性”同[2]，认为商标所属国认定的驰名商标，在他国具有驰名效力，将驰名商标的认定权赋予商标所属国。我国也出现了未注册驰名商标的确认应适用权利来源地法的观点，认为应以权利来源地的法律来衡量驰名商标的效力以及是否驰名问题。[7]笔者认为，一国法律的空间管辖效力是一个国家主权范围的重要标志之一，虽然经济全球化便驰名商标的国际保护备受重视，但它不能对抗国家主权效力，况且国际协议也赋予了各成员适用内国法认定和保护驰名商标的权力。
    我国由行政机关还是司法机关认定驰名商标，还曾因是否注册商标有过不同规定。虽然现行《商标法》规定了驰名商标的司法认定，但２００２年１０月１６日施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“02解释”）在第22条依然规定了人民法院“根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定”，没有规定对未注册驰名商标的司法认定。事实上，我国法院直到2006年4月25日，才认定了第一件未注册驰名商标。[8]
    准确认定未注册驰名商标，就要明确未注册驰名商标的认定原则。未注册驰名商标的认定原则是认定未注册驰名商标的指导思想，是指导未注册驰名商标认定工作的行动准则。一般认为，我国未注册驰名商标的认定要遵循个案认定、被动认定、案情需要和域内驰名四大原则。个案认定原则是指对每一个驰名商标的认定，都应当放在具体的商标纠纷中进行；具体的商标纠纷不是该商标是否驰名的纠纷，权利人不能仅提出其商标驰名的请求；在一个具体案件中被认定驰名的商标，只在本案中具有驰名商标的约束力，在以后的纠纷中如果需要
     ① 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》[法释〔2009〕3号]第2条和第6条。
 
驰名商标保护，仍需要提供证据证明其驰名。被动认定原则是指对驰名的认定应当在该商标权益受到侵害并且经商标权人申请后才可以启动对其是否驰名的审查；申请人对其商标驰名的申请应当提供较为充分的证据材料，并经相对人质证后才可以予以认定。案情需要原则是指虽然一件商标受到了侵害，权利人也提出了驰名认定申请，但如果该未注册商标未达到驰名程度不需要提供禁止混淆保护，则无认定驰名商标之必要，“必须确保驰名商标的认定为审理案件所必需”②。域内驰名原则是商标权的地域性所决定的，指在我国域内为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标才可以被认定为驰名商标，但并不要求在我国域内真实使用。有学者认为该原则包括商标所标记的“商品或服务在域内存在，域内的相关公众是通过使用商品或接受服务的途径认知该商标”[9]，笔者认为这一观点把域内驰名与域内真实使用相混淆，显然不符合TRIPS协议第16条第2款“包括由于该商标的推行而在有关成员方得到的了解”的规定。
    准确认定未注册驰名商标，还要明确未注册驰名商标的构成要素。驰名商标的构成要素，《巴黎公约》和TRIPS协议并未具体规定，允许各成员根据各自情况决定。1999年保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会通过的《联合建议》，提出了驰名商标的认定标准。该《联合建议》虽然不具有法律效力，但我国商标法依然采用了这一标准，在第14条规定了驰名商标的构成要素：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。《驰名商标认定和保护规定》第3条更明确列出了证明上述构成要件的证据材料。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题解释》（下称“09解释”）第5条也列举了当事人主张商标驰名应提供的证据材料，和《驰名商标认定和保护规定》的规定基本一致，包括公众知晓程度、商标使用情况、商标宣传情况、商标受保护情况、市场声誉等方面。应该说，我国驰名商标的构成要素，采纳了《联合建议》的标准，同美国等发达国家的驰名商标认定标准基本一致，这也是目前世界各国通用的标准。
    准确认定未注册驰名商标，更要充分理解以下四个概念。
    第一，相同商品和类似商品。相同商品和类似商品，是我国商标法的基础概念，涉及商标的使用、注册和保护各个领域，所以在认定未注册驰名商标时，应首先明确相同商品和类似商品的概念。商标法出现了“相同商品”（第13条）、“同一类”商品（第21条）和“同一种商品”（第52条），笔者认为，“同一类”商品系指居于商品分类表中“同一类别”的商品，可能相同，也可能不同。而“相同商品”和“同一种商品”，则是同一语义的不同称谓，
    ② 2007年1月18日最高人民法院副院长曹建明在全国法院知识产权审判的工作座谈会上的讲话。 
 
指同一种商品，和商品的型号、规格、批次无关。有学者认为“相同商品”应指“完全相同的两种商品”[10]，笔者认为在逻辑上难以成立，因为绝对“完全相同”的两个物品并不存在，而且解释“完全相同”的难度也远远大于对“相同”的解释。“类似商品”的认定相对复杂。有学者把类似商品分为基于假定意义上的类似商品和基于个案事实意义上的类似商品。[11]认为《类似商品和服务区分表》中的“类似商品”在于界定商标“使用权”的范围和便于注册商标的行政管理，是一种事先假设，不应作为商标民事纠纷的判断依据。而“02解释”第11条规定的“类似商品”是指“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”，显然是基于商标纠纷中个案意义上的类似商品的判断。根据最高法院的上述解释，个案意义上的“类似商品”，又存在客观和主观两个标准。“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等”客观方面相同的商品，可以判断为“类似商品”；“相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”也可因主观上的判断而成为“类似商品”。两个标准是选择关系，未必同时适用，但根据“02解释”第12条的规定，均应以相关公众的一般认识并参考《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》进行判断。
    第二，复制、摹仿或者翻译行为。复制、摹仿或者翻译未注册驰名商标用于相同或类似商品上的行为，是侵害未注册驰名商标的行为，但如何认定这三种行为，法律没有具体规定，也鲜有学者论及。复制是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或多份，这是著作权法对复制的定义。笔者认为，从某种意义上说，商标也可能成为一种作品或外观设计专利产品，所以在此引用著作权的复制概念似乎并无不妥。但商标法第8条规定的商标的构成要素，有文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，对国外已有的声音、气味等商标，我国法律并不认可。所以如果一个声音商标通过使用或宣传在我国驰名，我国商标法并不禁止他人通过将其录音等方式予以复制并使用。因此，此处的复制应当仅指对商标法第8条规定的商标构成要素的复制，与著作权法的“复制”并不等同。“摹仿”从《巴黎公约》中的“imitation”翻译而来，同汉语的“模仿”，意思为“照着样子去做”。显然，对未注册驰名商标的“摹仿”，仅照着样子做是不够的，还要求做出来的结果“容易导致混淆”，才可能构成对未注册驰名商标的侵害。翻译有多种含义，商标法上的翻译，有理论认为是将文字商标从一种文字翻译成另一种文字。[12]笔者认为值得商榷，数字商标同样存在翻译的问题。为此，应将商标法上的翻译定义为把一种语言信息转变成另一种语言信息的行为，在分析某一商标是否构成对未注册驰名商标的翻译时，应充分考虑中外文化差异，[13]判断翻译是否准确，是否“容易导致混淆”。
    第三，未在中国注册。未在中国注册，是指没有在中国国家商标局核准注册，包括未在中国申请注册、虽申请但尚未核准注册、虽经核准但已被撤销注册和核准使用期限届满未续展注册四种情形。
    第四，商标的使用。商标的使用是商标的生命所在，是未注册商标得以驰名的前提和基础，对未注册驰名商标有着极为重要的意义。不同的国家和地区对商标的使用有着不同的解释，其法律效力也迥然有异。对使用取得商标权的国家或地区来说，商标的使用是获得商标权的途径，而对于注册取得商标权的国家或地区而言，商标的使用仅是商标权不被撤销的手段。在我国，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动。学界将商标的使用分为真实使用和象征性使用两种。[14]真实使用指在商业活动中公开、真实、合法的使用商标来标示商品的来源，以便相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体的行为③；象征性使用是和真实使用相对应的概念，指在商业广告、产品说明书以及展览及其他商业活动中将商标与商品抽象地结合起来使用的行为。最高人民法院认为上述两种商标的使用都属于商标的实际使用④，只是将仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等，不认定为商标使用。我国商标的使用概念，并不区分国内商标和国外商标，赋予国外驰名商标国民待遇，这也是《巴黎公约》和TRIPS协议的要求。有学者认为，境外未注册驰名商标的广告宣传行为，不是我国商标法规定的使用或实际使用行为，[15]显然并不符合商标法的立法本意。然而，看似公正的国民待遇，却暗含着对本国商标的歧视，他国驰名商标，实际上享受着超国民待遇。商标法对本国驰名商标，要求的是真实的使用，“只有不断使用才能体现其商标的存在，才有可能通过使用产生显著性，从而在相关公众中产生知名度，否则，公众就无从了解该商标，更谈不上驰名了。”[13]173-174而由于现在信息传播的快捷和便利，全球的信息可瞬间汇于一处，一处的信息也可瞬间传遍全球，他国的驰名商标虽未在我国真实使用，也可能在我国相关公众中广为知晓并享有较高声誉，只要在我国进行了广告宣传等象征性使用，就可能被认定为驰名商标。这种商标的使用要求的实质不一致，导致了国内驰名商标和国外驰名商标认定标准的实质不一致，阻碍了国家商标战略的实施，也阻碍了我国经济发展。