外商定牌加工侵权案

「案情」

2004年10月22日，阿联酋客商史丹利贸易有限公司（以下简称“史丹利公司”）委托佛山市泓信贸易有限公司（以下简称“泓信公司”）生产加工机动车用卤钨灯近14.6万只。

根据泓信公司的要求，史丹利公司出示了注册国为阿联酋、注册号码为45875的知识产权持有证明，以及经阿联酋外交部官员签名盖章证实、并经中华人民共和国驻迪拜总领事馆认证的商标证两张，该商标证说明“HENKEL”商标的持有人为史丹利公司。史丹利公司同时还提供了多次委托国内其它企业加工生产同样产品的证明文件。泓信公司审查确认后，依约履行了生产加工合同。

2004年12月20日，泓信公司报关时，广州海关发现该批货物标注的“HENKEL”商标，与深圳市恩同实业有限公司（以下简称“恩同公司”）已经在同类产品注册备案、受海关保护的注册商标相似。广州海关立即与恩同公司取得联系，确认这些货物并未经该公司授权生产，而且在产品本体和包装上仿冒了他们的产品。

两天后，恩同公司向广州海关提交了采取知识产权保护措施申请书，请求扣留侵权嫌疑货物。因此，广州海关认定泓信公司的货品侵权，并于2005年3月30日对该批货物作没收并处罚款人民币2万的行政处罚。

泓信公司不服广州海关的处罚，向广州市中级人民法院提起了行政诉讼。

泓信公司认为其作为定牌加工人，相当于委托人设的一个生产加工车间，按照国际惯例，这视同为中国的工人在外国生产，和中国市场毫无关系。史丹利公司是商标的合法权利人，产品出口到阿联酋销售，并不在中国市场销售和使用，自己作为OEM（即定牌加工）一方不侵权。

广州海关在答辩状中辩称，商标专用权具有地域性，“HENKEL”商标即使已被史丹利公司在阿联酋合法注册，该公司因注册享有的法律权利也仅在阿联酋国内，并不延伸到中国。恩同公司于2002年依法注册了“HENKEL”商标，商标核定使用商品为第11类车辆灯、车灯、车辆照明设备灯等产品，该公司并于同年办理了“HENKEL”商标专用权在海关总署的备案手续。因此，在中国，恩同公司是“HENKEL”商标的合法注册人，享有商标专用权，受到国内有关法律法规的保护。按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定，在中国境内相同商品上使用“HENKEL”商标，应当获得恩同公司或其授权人的许可。在未取得恩同公司的许可下，泓信公司在货物本体和外包装上使用了“HENKEL”标识，侵犯了恩同公司的注册商标专用权货物。

一审广州中院判广州海关胜诉。泓信公司不服，继续上诉。2006年3月，广东省高院受理了这起官司。4月27日，法院做出判决。法院认为，泓信公司侵权证据确凿，按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关可以依照有关法律和条例对涉嫌侵权货物进行扣留调查。

另外，泓信贸易公司以其申报出口的商品是贴牌加工产品，不存在侵权的故意，不是《商标法》上的“使用行为”，没有在国内销售，不会造成公众意识混淆等为由，主张其不存在侵犯恩同公司的商标专用权。对此，法院认为，泓信公司的理由缺乏法律依据，法院不予采纳。

「评析」

根据我国《商标法》第52条规定：未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，即属于侵犯注册商标专用权。

我国《关于对外贸易中商标管理的规定》指出，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。

恩同公司作为“HENKEL”商标权人，在国内就享有商标专用权。泓信公司未经其许可，在加工生产过程中，使用了与该注册商标相同或相似的商标，尽管在国内没有销售行为，但亦构成了对注册商标的非法使用，属于侵权行为。

此外，根据我国《知识产权海关保护条例》的规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑，可以依知识产权权利人申请作出扣留决定并进行调查、认定。海关据此作出行政处罚，依据合理，处罚得当，并无不妥之处。

为了避免牵扯到商标侵权纠纷，建议国内各OEM企业在与国外委托方签加工合同前，除了严格审查其是否为合法的商标权利人、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致外，还要上海关总署的网站查一下商标备案信息，确定该外商已经在国内注册了同款商标，或者该商标在国内完全没有被注册。如果在国内已注册了相同的商标，则应该先与国内的商标持有人进行沟通，避免发生纠纷。