对于职务行为发明申请权属纠纷中的损害赔偿相关实例分析

(一) 可能引发当事人损害的情形

因职务发明引起的专利（申请）权权属纠纷，当事人除了需要考虑救济纠正发明创造的错误占有状态外，也有必要考虑对附带损害的情况一并提出损害赔偿。

1.因涉案专利申请导致相关技术方案未经许可披露，侵犯原单位的商业秘密。

如果离职员工将原单位的“职务发明”在他人处申请专利，则当事人之间除了专利权属纠纷外，还可能因未经原单位许可披露了相关技术方案而侵害相关商业秘密，如在“大连博迈与何某侵害技术秘密纠纷、专利权权属纠纷”【（2019）最高法知民终672号】一案中，上诉人博迈公司诉称“涉案专利申请公布后，博迈公司发现麦可公司专利申请内容系博迈公司的技术秘密，涉案专利系何某在博迈公司工作期间作出的‘职务发明创造’，专利权应归博迈公司所有。何某违反保密协议约定，在工作期间向麦可公司披露及允许其使用博迈公司的技术秘密，麦可公司明知上述违法行为而获取、使用及披露博迈公司的技术秘密，二者的行为均侵犯了博迈公司的技术秘密，使博迈公司遭受了巨大的经济损失”，最高院认为“侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系”，故支持上诉人提出侵害商业秘密的损害赔偿请求，将上述两诉（专利权权属纠纷、侵害技术秘密纠纷）合并在一个案件中提起诉讼。

2.以确权作为侵害专利权纠纷前置事项的情形

当事人可以专利权权属纠纷为由主张专利权，但对于因专利权属此前因错误占有状态而造成的相关损失，则经常难以在权属纠纷案由下得到法院的支持，比如“张某某、雪华铃家用电器（深圳）有限公司专利申请权权属纠纷（二审）”【（2019）最高法知民终77号】一案，最高院即认为“本案涉及的专利申请权权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件并不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形之外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性”，最终并未支持原告关于损害赔偿的诉讼主张。

因此，对于部分确实造成经济损失且在掌握了比较明确的证据与事实的情况，当事人可以径直按照专利侵权纠纷为由起诉，将争议事实中的权属争议内容在同一案中作为侵权纠纷诉请的前置事项，由法院直接予以审理确认。比如，“广州德港水产设备科技有限公司与广州宇景水产科技有限公司、中国水产科学研究院南海水产研究所侵害发明专利权纠纷（一审）”【(2016)粤73民初803号】一案中，原告的主要诉请为要求几被告连带共同支付原告经济损失及合理维权费用150万元，并未包括明确要求确认专利权权属的诉请，对此，广州知识产权法院根据查明的相关事实，将本案争议焦点归纳为“1.原告是否享有涉案专利技术的权益；2.各被告对涉案专利权终止是否负有责任；3.若侵犯了原告的权益，各被告应如何承担民事责任”三项，由此可见，对于因职务发明引起权属纠纷中，如果当事人有确凿证据证明基于权属错误占有状态而导致了损害赔偿，应径直提起损害赔偿，在此过程中权属纠纷将自然作为损害赔偿的前置审理事项得以确认。

3.关于因恶意放弃专利权而构成实质侵权行为的情形。

因对方在错误占有案涉专利期间，如因滥用相关权利放弃了实际属于当事人的专利权，则当事人可以就此主张相关损害赔偿，在“上海锦农机械设备有限公司与上海鑫百勤专用车辆有限公司专利权权属、侵权纠纷（二审）”【（2018）沪民终42号】一案中，当关于涉案专利权属纠纷的另案审理期间，锦农公司于2015年3月24日向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明，同年3月27日，涉案专利因“权利人主动放弃”而失效。原告当事人就对方恶意放弃案涉专利权而提出了损害赔偿纠纷，上海高院二审认为“锦农公司在涉案专利权属纠纷发生时，以有害的方式行使权利，既欠缺正当利益的权利行使的主观意图，又造成当事人之间利益失衡，违背公序良俗、诚实信用的结果，超出权利行使的正当界限。……锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害，具有事实和法律依据，本院予以支持”。

反过来讲，权属纠纷中在前专利权人占有争议专利期间，也应基于诚实信用原则，对涉案专利采取有效、善良管理的职责予以维持，这一管理职责既包括维持涉案专利有效的责任，也包括对出现可能导致涉案专利无效或终止的情况时的及时告知义务[4]。

4.擅自申请，公开方案，是否影响单位发明创造的保护范围。

对于这一情形，可能当事人在举证与证明方面确实存在一定难度，故笔者目前尚未检索到提出相关损害赔偿主张的案件。

(二) 法院支持损害赔偿的类型以及赔偿范围

1.经济损失

如上所述，如果当事人确有证据证明因专利权权属错误占有状态而造成了经济损失，一般可以专利侵权纠纷起诉，此时依据《专利法》第七十一条的规定提出赔偿即可，对此不予赘述。

2.合理支出

根据检索发现，因职务发明导致的专利权权属纠纷中，当事人在权属纠纷中附带提出的损害赔偿多集中在律师费、公证费等“合理支出”方面，如“锡乐尔科技有限公司、宁波希磁电子科技有限公司、王建国与江苏多维科技有限公司专利权权属纠纷（二审）”【(2021)最高法知民终55号】一案中，最高院认为“本案为专利权权属纠纷，实质上是乐尔公司、王某将原本应当属于多维公司的专利申请权和专利权，擅自申请专利并登记至自身名下，对多维公司的权利造成损害，符合民事侵权的基本特征，原审法院判令由乐尔公司、王某承担多维公司为提起本案诉讼所支付的律师费15000元并无不当，本院予以支持”。

(三) 法院不支持损害赔偿的情形

实务中，很多案件并不支持在权属纠纷中提出损害赔偿的做法，法院一般认为权属纠纷有别于侵权纠纷，其构成要件一般并不包含被告主观过错，故除非有证据证明，否则很少在权属纠纷中直接支持损害赔偿（含合理支出）。如“青岛欧普机械设备有限公司与青岛新型建设机械有限公司专利权权属纠纷（二审）”【（2020）最高法知民终1061号】一案，最高院认为“虽然原审判决欧普公司赔偿经济损失2万元，但该费用实为新型公司支出的律师费用，因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用专利法第六十五条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定”。

(四) 向当事人释明需另案起诉的情形

如上所述，由于部分法院认为专利权属纠纷的构成要件一般不包含主观过错，则在权属纠纷中并不必然涉及对当事人行为违法性的评判，因此，法院对于当事人在权属纠纷中提出损害赔偿的另一种态度往往就是向当事人释明要其另案提出损害赔偿请求，以“楼上阳与西安西普电力电子有限公司专利权权属纠纷（二审）”【（2020）最高法知民终775号】一案为例，最高院认为“根据楼上阳原审提出的诉讼请求，本案审理的内容为确认现登记在西普公司名下的涉案专利权是否应归属于楼上阳所有。对权属的确认并不必然涉及对行为违法性的评价……。至于西普公司的行为是否构成侵权、违反合同约定及其是否应就此向楼上阳承担法律责任，均不影响确定涉案专利权的权属，故不属于本案的审理范围。楼上阳如有相应的诉求，可在另案中主张对相关事实进行审查认定”。