上海市第一中级人民法院
民事判决书
(2000)沪一中知初字第X号
原告：卢某甲，男，汉族，X年X月X日出生，住北京市朝阳区安慧里三区X楼X室
原告：卢某乙，男，汉族，X年X月X日出生，住北京市海淀区X街X号四合院北楼X号
以上两原告共同的委托代理人：周经武，上海市第七律师事务所律师
被告：上海莘吴工具有限公司，住所地：上海市闵行区X镇X路X路
法定代表人：孙某某，该公司董事长兼总经理
委托代理人：詹耀华，上海市恒信律师事务所律师
原告卢某甲、卢某乙诉被告上海莘吴工具有限公司专利实施许可合同纠纷一案，本院于2000年3月28日受理后，依法组成合议庭，于同年6月6日、19日两次公开开庭进行了审理。双方当事人的委托代理人到庭参加诉讼，原告卢某甲参加了第二次庭审。本案现已审理终结
原告诉称，1997年4月被告提出要买原告的“快调两用活扳手“系列专利，即专利号分别为ZL（略）．X、ZL（略）．9、ZL（略）．6和US（略）A。被告要求全球性独占实施许可，并严禁原告自行制造、销售本系列专利产品。同年5月1日双方签订了《专利实施许可合同》，其中约定：“本合同签订后的前两年内按实际销售数量提取专利使用费(但两年内不能低于30万把)，自第三年应完成年60万把及以上的销售量(每把不少于10元)，以后每年应增加10％及以上的年销售量，直至达到年销售量120万把的销售能力。本系列专利使用费按销售发票总额的2％提取，以每季度末的当月20日为支付日期。若没有发生销售业务或未达到约定销售量时，被告也应按上述约定的销售量在每年结束时由被告自行筹款按约定最低销售量乘10再乘2％的金额向原告支付专利使用费。”合同另以聘用原告为总工程师以付给工资的方式替代了入门费。在合同签订后的十天内，原告履行了合同规定的相关义务之后，被告总经理孙某某认同了合同生效，并于同年6月19日向财务签署了执行合同的通知，但由于被告管理上的原因致使该专利实施生产销售一段时间之后，未能如约达到销售指标，并在1999年7月之后停发了原告的工资，连续三年应付的专利使用费也未支付。原告曾于1999年3月16日去函望被告考虑解决方案，但被告未答复
原告认为，被告的不履行合同已给原告造成巨大的经济损失，故要求依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，判令被告：一、根据双方签订的《专利实施许可合同》第六条之约定支付1998年1月1日至12月31日的专利使用费人民币60，000元；二、根据上述合同第十条第三款之规定赔偿违约金180，000元；三、赔偿逾期付款银行同期同档贷款利息损失17，400元。庭审中，原告将上述第一项诉讼请求变更为判令被告支付1998年1月1日至1999年12月31日的专利使用费人民币160，000元，将上述第二项诉讼请求中违约金的数额变更为160，000元，撤销第三项诉讼请求，同时增加诉讼请求为根据双方签订的合同第三条、第四条及第十条第一款之规定，判令被告赔偿违约金680，000元
原告为其主张提供如下证据：1、“一种快调活扳手“实用新型专利证书(专利号：ZL（略）．X)、权利要求书、说明书及附图
2、“一种快调两用扳手”实用新型专利证书(专利号：ZL（略）．9)
3、“侧推快调两用扳手”实用新型专利证书(专利号：ZL（略）．6)
4、“两用快速调整扳手”美国专利(专利号：US（略）A)
5、原、被告双方于1997年5月1日签订的《专利实施许可合同书》
6、出口产品彩色样本1张，证明原告已按上述合同约定向被告提供了涉及上述4个专利的6个样品
7、《中华人民共和国国家标准－－活扳手》(（略）-84)及图纸2张，证明原告已按上述合同约定向被告提供了图纸和国家标准
8、被告公司的总经理孙某某给财务的通知，证明原告履行了上述合同项下的义务后，被告向其支付工资
9、2000年6月7日王志鹏的陈述笔录、6月12日徐庆华的陈述笔录、被告与上海东方工具公司签订的《出口产品订货合同》、上海东方工具公司开具给被告的增值税专用发票9张及该公司生产的12″快调活扳手1把，证明被告曾委托上海东方工具公司加工原告的“快调活扳手”专利产品(专利号：ZL（略）．X)
10、原告卢某甲写给被告公司的总经理孙某某的信，证明被告没有履行上述合同项下的相关义务
11、江西省华东科技开发有限公司等四家单位向原告发出的通知，证明由于原告的专利被被告独占实施，原告只得谢绝他人的转让要求
被告辩称：1、本案系争的《专利实施许可合同》没有履行也无法履行，因为合同约定原告专利的全球性独占实施许可是不可能的；2、原告没有按照合同要求终止与其他单位的专利许可合同；3、原告没有按合同约定将6把专利产品封样；4、原告未按合同约定提供每项专利产品的产品测试检验技术、工装条件、工艺要求、生产方法及材料要求；5、原、被告双方没有签署过技术验收合格协议书；6、原告没有向被告出具过中、英文两种版本的授权委托书，使被告无法行使全球独家销售权
被告对其辩解提供如下证据
1、被告委托上海东方工具公司加工的10″快调活扳手1把及其他厂家生产的10″快调活扳手1把，证明原告将专利另许可他人生产销售，使被告无法做到全球独占实施原告专利
2、被告于2000年6月21日在上海市专利信息中心所作的检索，证明原告上述3个中国专利目前均处于授权的法律状态
经当庭质证，被告对原告提供的证据1－5、8、10的真实性没有异议，但认为证据8、10只能证明原、被告之间的劳动关系；对原告证据6的彩色样本，被告称不是其制作的；对原告证据7的图纸和国家标准，被告否认收到过；对原告证据9，被告除对王志鹏陈述笔录内容的真实性提出异议外，对其余部分的真实性则无异议，但认为被告委托上海东方工具公司加工的不是原告的专利产品；对原告证据11，被告认为与本案无关
原告对被告提供的证据1质证后认为，被告委托上海东方工具公司加工的就是原告的ZL（略）．X专利产品，原告并未将本案专利许可他人生产；对被告证据2的真实性原告没有异议
庭审后，被告补充提供了其委托上海东方工具公司加工的快调活扳手对外销售的增值税专用发票10张，原告质证后认为发票中记载的“活扳手”不是本案系争的快调活扳手
根据当事人对以上证据的质证意见，本院认为原告提供的证据11与本案无关，不能作为定案证据；对被告庭审后补充提供的10张增值税专用发票，由于反映出的产品销售价大多低于被告委托加工的成本，有悖正常的交易习惯，故不能证明是本案系争的快调活扳手的销售发票，亦不予采纳
经审理查明：原告卢某甲于1993年5月11日取得“两用快速调整扳手”美国专利(专利号：US（略）A)，同年7月10日和1998年12月18日又分别取得“一种快调活扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．X)和“侧推快调两用扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．6)，其与原告卢某乙于1995年4月7日还取得“一种快调两用扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．9)。原告卢某甲于1997年8月20日对“一种快调活扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．X)进行了续展。上述三项中国专利截至2000年6月21日均处于授权的法律状态。1997年5月1日，以原告为许可方(甲方)、被告为被许可方(乙方)签订了一份项目名称为“快调两用活扳手”的《专利实施许可合同书》。合同约定甲方(原告)将上述四个专利许可乙方(被告)独占实施，并在第二条约定：甲方应当自合同生效之日起10天内在沪向乙方面交以下技术资料：(一)、每项专利产品的专利技术实施图纸及文字说明；(二)、每项专利产品的专利文件各一套(说明书、权利要求书、附图等)；(三)、每项专利产品的专利证书一套及维护专利权有效的证明文件；(四)、每项专利的专利产品共6把(封存)；(五)、每项专利产品的产品测试检验技术、工装条件、工艺要求、生产方法及材料要求。合同第四条约定：本专利实施许可属于全球性独占实施许可(独占使用权、独占生产权、独占销售权、独占进口权)，实施区域为全世界各国、各地区；本合同签订后，严禁甲方将本系列专利许可转让任何第三方，严禁甲方自行制造、销售本系列专利产品(本合同签订前与本合同有关联的甲方已转让的两用快调活扳手类许可合同和销售合同应由甲方负责废止)；严禁乙方未经甲方同意擅自与第三方联营扩大实施范围，并无权将合同技术许可第三方使用，如甲方同意乙方再转让给第三方则另签订分许可合同。合同第五条约定：乙方使用该项技术，试生产后达到了本合同规定的技术性能指标(国家标准)，采取有关检验部门检验方法验收，由双方签署合同技术验收合格协议书。如产品验收不合格时双方协商各派代表调查原因并确定双方的责任，直到验收合格。合同第六条对使用费及支付方法的约定为：本合同签订后的前两年内按实际销售数量提取专利使用费(但两年内不能低于30万把)，自第三年应完成年60万把及以上的销售量(每把不少于10元)，以后每年应增加10％及以上的年销售量，直至达到年销售量120万把的销售能力。本系列专利使用费按销售发票总额的2％提取，以每季度末的当月20日为支付日期。若没有发生销售业务或未达到约定销售量时，也应按上述约定的销售量在每年结束时由乙方自行筹款按约定最低销售量乘10再乘2％的金额向甲方支付专利使用费。合同第七条对技术服务的约定为：(一)、甲方负有现场技术指导的义务，向乙方提供系列专利实施方法和技术诀窍，使受让方尽快投入生产；(二)、乙方决定聘任甲方为乙方的总工程师，任期为本合同有效期。甲方除约l／3时间在沪负责系列专利产品的实施外，亦与乙方配合在京常年开发新的产品。乙方需支付甲方相关工资，交通费等，每月控制在5，000元人民币左右。合同第十条对违约金或者损失赔偿额的计算方法的约定为：(一)、违反本合同第四条约定，违约方按三百万元人民币的数额支付违约金；(二)、违反本合同第七条约定，违约方按合同约定的当年应支付的工资、交通费总额的三倍支付违约金；(三)、违反本合同第六条约定，违约方按合同约定的当年最低专利使用费的三倍支付违约金。合同第十一条指明该合同一经双方当事人签字，盖章后即生法律效力，变更和终止须经双方当事人书面协商一致后方可。合同第十四条第(二)项约定：本合同中所提及的各项费用支付均以本合同生效日为起始日期计算支付；第(四)项约定：甲方需向乙方出具中、英文两种版本授权委托书，授予乙方负责该类专利产品的独家全球销售权，并授权乙方代表甲方处理一切侵权、仿冒等法律事宜。此外，合同还对后续改进的提供和分享，争议的解决办法等事项作了约定。同年8月28日，被告与上海东方工具公司签订了一份《出口产品订货合同》，在订货明细表栏内记载了产品为快调活扳手，规格分别为6″、8″、10″、12″，数量力每种规格30，000支，单价为6″6．50元、8″8．80元、10″10．80元、12″15．80元，交货日期为同年11月10日。双方另约定：按样品质量要求做，达到ANSI标准(不掉头)，专利产品严禁向任何第三方供货，否则后果自负。从原告向上海东方工具公司取证所得的增值税专用发票来看，开具时间为1998年5月5日至10月6日(其中1张时间无法辨认)，反映上述订货合同的履行情况为上海东方工具公司为被告加工快调活扳手6”14，768把、8”26，523把、10”26，227把、12”5，237把，共计72，755把
庭审中，被告承认原告只向其提供过上述《专利实施许可合同书》第二条第(一)、(二)、(三)项所列之技术资料。双方均承认没有签署过合同技术验收合格协议书，另1997年6月至1999年7月被告共向原告支付工资人民币110，000元
另查明，原告卢某甲的ZL（略）．X实用新型专利的权利要求为：“一种快调活扳手，该活扳手具有与扳手体成一体的固定牙，下侧具有齿条的活动牙以及与齿条啮合的蜗轮的啮合分离装置，其特征是，蜗轮的啮合分离装置设置于固定牙下方的扳手体上的孔中，该孔的两侧分别具有向上延伸向外倾斜的导槽；蜗轮具有与其同心的通孔，通孔中置有一弹性件，通孔二端分别可滑动地配装有一顶持件，该顶持件的外伸端与导槽相配合。”经比对，被告委托上海东方工具公司加工的快调活扳手的技术特征与上述权利要求所述技术特征一致
本院认为，原、被告双方于1997年5月1日签订的《专利实施许可合同书》符合平等互利、协商一致的原则，依法有效，应受法律保护，双方均应恪守履行
被告辩称其无法实现对原告专利的全球独占实施，但没有提供充分、有效的证据予以证明，本院不予采信。《中华人民共和国合同法》于1999年10月1日起施行，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》之第一条的规定：“合同法实施以前成立的合同发生纠纷起诉到人民法院的，除本解释另有规定的以外，适用当时的法律规定”，因此，本案专利实施许可合同纠纷的处理应适用合同成立时的法律，即《中华人民共和国技术合同法》的规定。原、被告双方签订的合同之第二条约定了原告应当自合同生效之日起10天内提交被告五项技术资料，现被告只承认收到前三项技术资料，对于第四项封样的6把专利产品、第五项每项专利产品的产品测试检验技术、工装条件、工艺要求、生产方法及材料要求，被告否认收到过。虽然原告提供了出口产品彩色样本用以证明其已履行了上述第四项的内容，但该彩色样本的制作单位并非被告，且仅凭样本中的照片亦无法判别照片中的样品是否是原告的4个专利产品，故原告以该彩色样本来证明已向被告提交了6把封样的专利产品的依据不足。另原告也无证据证明已向被告提交了每项专利产品的产品测试检验技术、工装条件、工艺要求、生产方法及材料要求，且双方没有签署过合同技术验收合格协议书。由于被告委托上海东方工具公司加工的快调活扳手的技术特征与原告卢某甲的“一种快调活扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．X)的技术特征相同，又该产品已批量生产，故可以视为被告已开始实施原告卢某甲的“一种快调活扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）X)，被告理应按约支付该项专利的专利使用费。对于原告其余三项专利，由于原告未能提供证据证明其已履行了合同规定的应向被告提交每项专利产品的产品测试检验技术、工装条件、工艺要求、生产方法及材料要求等义务，故只能认定原告未完全履行合同约定的义务在先。至于被告向原告支付工资一节，属原、被告之间的劳动雇佣关系，与本案专利实施许可合同是两个不同的法律关系，原告以该节事实来证明其已履行了合同约定的相关义务的主张不能成立。由于被告未能提供与其委托上海东方工具公司加工的72，755把快调活扳手相对应的销售发票，故视为被告在收到72，755把快调活扳手后即尽数销售完毕
《中华人民共和国技术合同法》第五十二条规定：“技术合同争议的诉讼时效和申请仲裁的期限为一年，自当事人得知或者应当得知其合法权益受到侵害之日起计算。”原告在诉状中称“由于被告方管理上的原因致使该专利实施生产销售一段时间后，未能如约达到销售指标”，但根据合同的约定，若没有发生销售业务或未达到约定销售量时，被告也应在每年结束时按约定最低销售量乘10再乘2%的金额向原告支付专利使用费。换言之，当被告不履行上述义务时，原告应当在合同签订后的每年年末向被告主张自己的权利，但从原告提供的现有证据来看，不能反映出其曾有过明确的主张，故原告起诉要求被告支付1998年1月1日至1999年12月31日的专利使用费中，对1998年4月30日前的专利使用费，原告的主张已经超过法律规定的诉讼时效，本院不予支持。对1998年5月1日至1999年4月30日合同第二年度的专利使用费，由于被告共销售了72，755把快调活扳手，超出了合同约定的ZL（略）．X专利应当分摊的最低销售量，故专利使用费按实际销量计算，又因原、被告双方均未能提供每种规格快调活扳手的销售价，故均按双方约定的均价10元计算。对1999年5月1日至12月31日的专利使用费，应按双方约定的合同第三年度的保底方法计算。由于被告未向原告支付上述应该支付的专利使用费，其行为已构成违约，应当按约向原告支付违约金。《中华人民共和国技术合同法实施细则》第二十二条第三款规定：“当事人在合同中约定违约金不得超过合同价款、报酬或者使用费的总额。”故原、被告在合同第十条第(三)款所作的“违反合同第六条约定，违约方按本合同规定的当年最低专利使用费的三倍支付违约金”的约定在本案中超过了法律规定的违约金数额的上限，该超过部分无效。另被告与上海东方工具公司的订货合同实为加工承揽合同，合同中也明确“专利产品严禁向任何第三方供货”，故被告的行为并非擅自与第三方联营扩大专利实施范围，也不是将合同技术许可第三方使用，因此原告认为被告违反《专利实施许可合同书》第四条的约定，要求被告支付违约金680，000元的诉讼请求缺乏事实依据，本院不予支持。综上，鉴于原告没有完全履行ZL（略）．9、ZL（略）．6和US（略）A三个专利实施许可方的义务，且对ZL（略）．X专利被告实际已不再实施，故被告提出解除合同的请求可予准许。据此，依照《中华人民共和国技术合同法》第十六条、第十七条、第二十四条、第五十二条、《中华人民共和国技术合同法实施细则》第二十二条第三款、第三十三条第一款的规定，判决如下
一、原告卢某甲、卢某乙与被告上海莘吴工具有限公司1997年5月1日签订的项目名称为“快调两用活扳手”的《专利实施许可合同书》自本判决生效之日起终止履行
二、被告上海莘吴工具有限公司向原告卢某甲支付“一种快调活扳手”实用新型专利(专利号：ZL（略）．X)的专利使用费人民币34，551元，违约金人民币34，551元，共计人民币69，102元，在本判决生效之日起十日内执行完毕
三、原告卢某甲、卢某乙的其余诉讼请求不予支持
本案诉讼费人民币15，010元，由原告卢某甲、卢某乙负担5，628．75元，被告上海莘吴工具有限公司负担9，381．25元
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院
审判长孙某
代理审判员黎淑
二○○○年八月二十四日
书记员刘晨
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
