商标抢注及其规制程序

【出处】《人民司法》2011年第5期
【关键词】商标抢注
【写作年份】2011年


【正文】

　　一、商标抢注概念辨析

　　商标抢注有广义和狭义之分。广义的商标抢注是指商标注册申请人将他人依法取得或者依法享有的权利客体作为商标申请注册的行为。这些权利包括商标权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、商号权等。狭义的商标抢注是指商标注册申请人将他人已经使用但尚未注册的商标或近似商标在相同或类似商品（服务）上申请注册的行为，以及将与他人已为公众熟知的相同或近似商标在非类似商品（服务）上申请注册的行为。本文所称商标抢注是指广义的商标抢注行为。

　　商标抢注与商标注册。商标抢注表面看与普通商标注册没有区别，都是根据商标法的程序性及实体性规定，向商标局申请核准注册的行为。之所谓抢注，是因为商标申请经过核准注册后，抢注人取得的商标专用权将对其他主体行使合法权益造成妨碍，从而引发纠纷。商标抢注与普通商标注册比较，除主观目的不同外，在客观行为上的区别还在于商标注册后商标专用权人是否将注册商标使用于商品。换句话说，普通商标注册是为了在生产经营商品服务时使用商标，发挥商标的识别功能、区别来源功能和保证商品质量等功能。商标抢注人并不考虑对注册商标的使用，其看重的是商标专用权的排他特性，意图在市场竞争中牟取垄断利益。

　　商标抢注与商标权滥用。商标抢注的性质属于不当注册行为，而商标权滥用的性质属于不当使用行为。商标权滥用通常是对已经核准的注册商标的不规范使用，如超出核定商品的范围或以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标等。因商标权滥用引发的纠纷，符合一般民事侵权行为的要件，其滥用权利的行为不因为权利本身的合法性而免责。

　　商标抢注与权利冲突。权利冲突是知识产权理论界和司法实践中约定俗成的提法，并已在商标法及其司法解释中得以明确。权利冲突是指虽然规范使用注册商标，但所使用注册商标的文字、图形等侵犯了他人的商标权、著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利，产生纠纷。商标抢注与权利冲突的联系在于二者通常都与侵犯在先权利有关，区别在于权利冲突本质上仍然是因商标使用引发的纠纷。针对权利冲突纠纷，普遍观点认为法院应根据保护合法在先权利原则、禁止混淆原则和诚实信用原则进行裁判。

　　二、规制商标抢注的意义

　　（一）“皮之不存，毛将焉附”——商标抢注与商标使用

　　商标抢注一般都是为了炒卖商标或者垄断品牌，而非将商标使用于商品或服务。然而，使用商标却是商标的内在要求，离开了使用，商标及商标保护均成为无本之木。所以，规制商标抢注是商标的本意所在。

　　商标的功能在于使用。商标是由文字、图形或者其组合等构成，使用于商品，用以区别不同商品生产者或者经营者所生产或者经营的同一和类似商品的显著标记。[1]从概念上讲，商标是依附于商品的标识，商标的基本功能是确保投放市场的商品来源一致，使消费者能够将标有商标的商品与来自其他厂商的商品区别，并保证带有商标的所有商品是在同一厂商的控制下生产，商品质量也由同一厂商负责。简而言之，商标因为使用于商品而具有识别功能、区别来源功能和保证商品质量功能。抢注商标离开了使用，脱离了商品，商标的基本功能就难以实现。可以说，商标因为使用而存在，离开商品、不投入使用的抢注商标超出了商标的本义。

　　对商标的保护源于使用。商标的显著性是保护商标的灵魂，也是防止商品混淆的关键。商标显著性的强度不仅直接决定商标是否可以注册，而且还决定商标权利范围的大小。[2]商标显著性的强度因为商标的使用而变化，长期使用的商标可以强化商标的显著性，给公众以深刻印象，防止混淆的发生；弃之不用的商标则导致商标显著性减弱甚至消失，难以为公众记忆，无法起到识别来源的作用。也就是说，使用商标不仅是商标的本质要求，也决定了对商标保护的水平和程度。抢注取得的商标不投入使用，因而理应丧失受法律保护的资格。

　　（二）公平与效率的权衡——商标抢注与商标授权

　　对商标的保护须以权利为基础，商标抢注行为的出现也与商标授权机制密切相关。由于商标权属于行政授权，授权制度的设计决定了商标权的取得条件和方式，也决定了商标抢注的空间大小。基于公平和效率的权衡，规制商标抢注也是完善行政授权制度的需要。

　　商标权的取得方式及价值取向。商标专用权的取得分为使用取得和注册取得。顾名思义，使用取得是将商标专用权授予最先使用商标的主体，而注册取得是将商标专用权授予最先申请商标注册并获得商标局核准的主体。（1）使用取得保证了商标与使用的统一。对商标在先使用人的利益进行保护符合商标的本质含义，而使用取得确保了商标与商品的紧密结合。不过，在先使用需要事实认定，而何谓使用又有个体差别，因此以使用取得授予商标专用权难以避免成本过高和权利不明的问题。（2）注册取得程序简单、权利明了。商标申请一旦核准，申请人即可享有商标专用权。此法以简单的形式要件取代了复杂的事实认定，且权利范围和权利期限在注册证书上一目了然，具有明显的高效。但是，注册取得不以商标使用为关注重点，可能导致商标与商品脱节，背离商标的本质含义，所以又天生带有实体不公的危险。

　　商标抢注——注册取得制度下的副产品。我国主要采用注册取得的方法授予商标专用权，商标使用行为对商标专用权的取得影响有限。如商标法第二十九条规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。在注册取得制度下，商标局判定商标归属主要依据申请在先原则，谁抢先提出申请，谁就取得商标专用权。虽然商标法第十一条也规定：“申请商标注册的，应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。”但是，由于申请在先是获得商标专用权的刚性条件，且核准注册不对商标使用进行实质审查，因而填报商品信息仅具有纸上意义。由于授权制度不强求申请人实际使用商标，所以商标与商品、商标专用权与商标使用缺乏必要联系，这也就为只注册不使用的商标抢注行为提供了制度空间。可以说，正由于注册取得制度与生俱来的重效率轻公平缺陷，使得商标实际使用人的合法权益得不到保障，由此引发对商标抢注问题的反思。

　　（三）结构转型下的正义追求——商标抢注与社会发展

　　商标专用权是一定时期内使用特定商标及相似商标的垄断性权利。在注册取得制度下，注册人获得商标专用权后，即使不使用商标，也可以通过转让商标获得收益。除此之外，注册人还可以通过行使商标专用权阻止竞争对手使用相同和类似商标，由此占据市场竞争的优势地位。可见，注册取得制度中暗藏着商标抢注的利益驱动因素。当社会发展进入结构转型期，漠视商标抢注行为不仅有违公平、公正的价值目标，其后果也会损害民族品牌发展，因而规制商标抢注应是社会进步的必然趋势。

　　商标抢注不符合经济结构转型的大背景。当前中国处于由农业社会向工业社会急剧转型的年代，30年来令人瞩目的增长源于城乡二元结构为工业化提供的源源不断的廉价劳动力和初级工业原料。但是后金融危机时期的产能过剩和通货膨胀使这种低成本扩张模式难以为继。三聚氰胺事件、富士通跳楼事件都宣示着高污染、高能耗、低劳动力成本的初级发展模式正走向终结，经济结构转型刻不容缓。在科学发展观指导下，结构转型指向的是一条以人为本，依靠高新技术发展和节能环保的改革道路。在低成本优势被通胀抹平的形势下，生产高附加值产品，提升企业品牌价值，推动民族品牌走向世界成为当前结构转型中的重要内容。从历史上看，以劳动集约型为特点的低端经济模式转型为以高附加值产出为特点的高端经济模式，由世界工厂转型为世界头脑，均离不开民族品牌的培养和保护。而考虑到国内相对稚嫩的民族品牌和柔弱的竞争手段，建立与完善侧重实体正义的法律制度显得必要且紧迫。由于商标抢注利用形式公正损害实体正义，对于尚处于品牌发展孵化期的经济体而言，其阻碍作用大于推动作用，因而不符合经济结构转型的大趋势。

　　商标抢注已成为国外企业抢夺国内市场的手段。品牌要发展除了要树立品牌，更重要的是着力维护品牌。全球经济一体化背景下，商标抢注已成为跨国集团推行贸易霸权、挤垮本土企业、抢占国内市场的重要手段。长期以来，由于传统计划经济思维影响，包括一些在国家重要经济领域发挥支柱作用的国有大中型企业尚未能完全掌握和利用市场经济制度保护和发展自身品牌，而民营企业又因为规模体量不够大，也难以担当民族品牌崛起的重任。这个时候，国外企业乘机以商标抢注为手段，通过抢夺无形产权资源限制我国的实体经济发展，挤占我国企业的品牌空间。正因为如此，规制商标抢注才得以提升到品牌战略的高度，应成为我国应对国际竞争、营造民族企业良好生存环境的现实需要。

　　商标抢注倒逼社会发展观点之批判。有观点认为，商标抢注可以带来新的竞争环境，可以活跃市场，促使企业保证产品和服务的质量，注重商誉建设；还可以提高民众的法律意识和法制观念，同时也促使民众关注和保护自我权利，从而对其它权利的保护也是一种很好刺激作用；因此在法律上我们不应该禁止这种竞争的存在。[3]笔者认为，此观点反映了当前对注册取得制度的缺陷不重视，容忍商标抢注行为的大众心理。诚然，注册取得制度由于其程序简便、权利清晰、利于管理，在经济发展初期对于国内品牌的建立会起到一定的促进作用。而商标抢注正是利用了注册取得的制度手段获利，并且反向惩罚了那些缺乏品牌竞争意识和商标注册常识的市场主体，具有一定的逻辑合理性。但是，由此得出商标抢注利于经济发展的结论过于草率。商标抢注看似与普通商标注册无异，拥有合法外衣，但商标抢注人通过注册行为牟利或者限制竞争对手，违背了商标法“促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益”的立法目的，也不符合公平竞争、诚实信用的商业准则，具有非正当性。意图通过鼓励商标抢注的投机行为来惩罚实体权利人在法律形式上的疏漏，忽略了法律的价值引导作用，容易产生负面的社会效果。

　　三、双轨制下的思考——规制商标抢注行为的程序选择

　　规制商标抢注行为，除了在价值层面进行审视外，还需要从操作层面加以实证分析。根据国际通行做法，对私权的救济应由司法渠道解决，但由于历史原因，我国针对知识产权纠纷均规定了行政救济途径，即形成知识产权保护司法、行政双轨制。由于规制对象交叉，难免出现多头管理困局。因此，理清司法权与行政权的关系及职能范围，衔接两种程序，对于有效规制商标抢注行为具有现实意义。

　　审判实践中，原告既向商标局提出了商标异议，又向法院提起了侵权诉讼，如何协调行政程序与民事审判程序便成为处理商标抢注纠纷的焦点问题。一种观点认为，授权行为是否合法属于行政纠纷的范围，当事人如果对他人申请、注册、登记而取得权利的行为有异议，或者认为上述行为侵犯了其合法权益，应当寻求相应的行政救济途径。对于原告就他人申请、注册、登记某权利侵犯其权利为由提起的民事诉讼人民法院不应受理。[4]另一种观点认为，侵权人以获取非法利益为目的，采取相关手段抢先申请商标注册借以排斥他人合法权益的行为是商标注册中常见的侵权现象。以此种方式通过国家商标局注册将非法目的合法化，如剽窃等行为被商标注册行为所掩饰，由此引发司法权与行政权的碰撞问题。鉴于法院独有的司法审判终极权地位，诉讼中可一并审查工商管理机关赋予当事人该项权利时行为的合法性和有效性，且本着审判不得回避违法的原则予之裁判。[5]笔者认为，商标抢注侵犯了他人的私权利，而注册行为又属于行政核准程序的一部分，所以由抢注引发的纠纷也就跨入了行政权与司法权的交叉领域，无论是行政机关还是人民法院都应有权处理。真正的问题是如何避免行政机关和人民法院根据各自程序对同一争议作出矛盾的裁决结果。针对原告提出的被告抢注商标侵犯其在先权利的诉求，商标评审委员会可能作出认定商标有效的结论，而受理侵权纠纷的法院又可能认定侵权成立，反之亦然。因此，有必要针对司法权与行政权的各自特点讨论规制商标抢注行为的程序衔接问题，避免因为权力冲突使规制商标抢注的实际效果产生折扣。正如有学者指出，从微观角度来看，同一个知识产权案件，行政机构和人民法院作出了不同的裁决，使得当事人无所适从，民事权利不能得到彰显；从宏观角度来看，知识产权双轨制的存在，使行政与司法两大国家权力之间处于紧张状态，无助于社会的和谐秩序，同时冲突必然造成巨大的社会成本支出，浪费了有限的行政和司法资源。[6]

　　（一）行政权与司法权的特点分析

　　商标抢注的行政规制。考察我国商标制度的建立和发展过程，总的脉络是从私权到公权，再到“私权+公权”，最终的思路仍然是将商标首先作为公共管理的一种工具，然后才是对商标私权利的保护。[7]从历史文化传统来看，在我国，行政机制解决纠纷具有较强的权威性和较高的社会认可程度。而从行政权的本质分析，行政权力的特点之一是公共性。行政权对于公共利益的关注恰好与知识产权作为公共产品的属性耦合。可以说，行政机关通过行使公权力保护知识产权，有利于实现谋求公共利益、维护公共秩序、增进公共福利的现代行政目标。

　　商标抢注的司法规制。有观点认为，单纯的申请注册行为不属于民事侵权行为，由此产生的争议不属于民事诉讼的范围。[8]的确，纵观商标法的规定，很难发现与商标抢注相关的民事救济手段。但笔者认为，商标抢注或为了高价倒卖抢注商标，或为了限制竞争对手，含有明显的商业意图。所以，商标抢注时对相关作品的使用仍然属于民法意义上的使用行为，如果侵权应当承担法律责任。笔者认为，民事救济与民事争议形影不离，法官不得拒绝裁判是固有法治原则。《与贸易有关的知识产权协议》（又称TRIPS协议）中明确规定包括商标权在内的知识产权的性质属于私权，因此，即便商标法未就司法规制商标抢注行为进行规定，也不妨碍适用民事审判程序来解决因为商标抢注引发的纠纷。正如有的学者认为，经行政程序产生的民事权利在性质上归根结底还是民事权利，在民事权利取得和行使中发生的冲突本质上仍然是民事争议，按照民事诉讼途径解决民事争议也就有固有的天然基础。[9]

　　行政程序与司法程序的衔接原则。双轨制下，行政权与司法权既相互区别又存有联系，无论行政权还是司法权，都是用以规制商标抢注的法律手段。行政权重在维护公共秩序，侧重于商标授权；司法权重在判定侵权行为，侧重于保护私权。行政权的行使程序简便高效、政策性强，处理涉及权属异议的纠纷具有优势；而司法权的行使以公平为原则，解决商标抢注纠纷更有法治根基。可见，对于商标抢注的规制，司法权与行政权都有正当理由，且各具优势。因此，避免权力资源内耗，实现“1+1>2”的优化组合，乃是上选。如何实现行政权与司法权的互补是一个复杂的问题，本文仅就行政程序与司法程序的衔接加以分析。笔者认为，行政程序与司法程序衔接应以明晰权力边界为要点。在方法上除了进行权力资源的空间分割外，从时间上界定不同权力的干预范围也不失为有益探索。因而笔者认为，应以先决性原则和完整性原则来解决司法程序与行政程序的衔接问题。（1）先决性原则。如果行政部门或者司法部门对纠纷中的某一问题已作出了处理，并已产生了法律效力，则另一部门无权再对此问题进行处理。[10]（2）完整性原则。司法规制商标抢注行为时应当注意维护行政程序的完整性，被诉争议行为一旦成为行政行为的一部分，那么人民法院不得将其作为司法审判的内容。

　　（二）协调司法程序与行政程序的具体方法

　　先决性原则反映了司法程序与行政程序之间相互独立但又和谐统一的权力关系，而完整性原则明确了行政程序作为规制商标抢注行为的第一道防线所应具有的对世效力和权威性。根据先决性原则和完整性原则，笔者认为，应按照抢注商标所处的行政程序不同阶段，确立起司法规制商标抢注行为的界入点，由此能够有效避免司法权与行政权在规制商标抢注行为时发生冲突和矛盾。

　　抢注商标尚在初审公告阶段。根据商标法第九条、第三十条、第三十一条、第三十三条的规定，申请商标注册损害他人在先权利或者抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，利害关系人可以对初步审定的抢注商标在3个月公告期内向商标局提出异议。异议成立的，商标局对抢注商标不予核准注册。可见现行商标法已将商标授权的相对事由审查权交由商标局行使，在授权程序中是否侵犯在先权已作为行政程序的要素，被纳入行政程序的范围。[11]正因为如此，最高法院[2005]民三监字第2号函指出，在商标授权程序中，当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下，当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由，提起民事诉讼的，人民法院不宜受理。笔者进一步认为，对于抢注商标虽然还处于初审公告期间，但利害关系人尚未提出异议而直接向人民法院提起民事诉讼的情况，虽然[2005]民三监字第2号函中没有明确规定。但该函也倾向于“应通过商标法规定的异议等救济程序解决”，因此人民法院仍然不能受理。这是因为，在商标授权程序中，商标局核准注册的行为是需依申请作出的具体行政行为，而申请人提出注册申请是行政程序的组成部分。根据完整性原则，由于利害关系人向法院起诉的对象是行政授权程序的一部分，若将尚处于授权程序中的商标申请行为作为民事审判的对象，那么将破坏行政程序的完整性，有悖法律设置行政程序的目的。

　　抢注商标已经核准注册。对于抢注商标通过了商标局的授权审查，并已经核准为注册商标的情形，根据商标法第四十一条第二款规定，自商标注册之日起5年内利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。最高法院[2004]民三他字第10号函曾指出，根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项、商标法第三十条、第四十一条的规定，对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷，告知原告向有关行政主管机关申请处理，人民法院不予受理。但笔者对此有不同看法。笔者认为，在商标注册核准之后所发生的民事争议，已经不再属于行政授权程序内的范畴，司法权应可以进行规制。即使某些民事争议的解决可能取决于行政行为自身的合法性，行政争议也只是作为附属问题而出现的，这些附属问题不是民事诉讼所要解决的主要问题，只不过解决民事争议的后果可能决定或者影响着行政争议的解决和处理。[12]也就是说，对于抢注商标所产生的民事争议，应由人民法院通过民事程序对当事人的权利义务进行确认，而对于抢注商标专用权的有效性，则可以在民事程序结束后，根据人民法院的生效判决文书通过行政复议或者行政诉讼程序来解决。

　　在具体实务中可分以下三种情况分别处理：第一，自抢注商标注册之日起5年内，利害关系人已经向商标评审委员会提出撤销抢注商标申请，又向人民法院提起民事诉讼的，人民法院应当受理。但根据先决性原则，应在受理案件后中止审理，避免司法程序与行政程序在结果上出现冲突，等待商标评审委会裁定后继续审理民事诉讼，并且根据商标评审委员会的裁定结果作出相一致的裁判。第二，自抢注商标注册之日起5年内，利害关系人未向商标评审委员会申请撤销抢注商标而直接向人民法院起诉的，人民法院可以根据具体案情进行审理，在判断构成商标抢注行为的基础上作出侵权判决。如果当事人判后向商标评审委员会提起商标异议，则商标评审委员会也应根据先决性原则，作出与司法结果相符的裁定。第三，自抢注商标注册之日起超过5年，利害关系人没有提起撤销商标申请的，从实体正义方面考虑，由于此时已无法通过行政程序进行救济，因此人民法院也应在民事诉讼时效内追究商标抢注人的民事侵权责任。

　　最高法院2008年2月18日公布了《关于审理注册商标与企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（简称《权利冲突规定》）。其中第1条第1款规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。该条规定第2款还明确将除了注册商标之间的冲突以外的注册商标与其他在先权利之间的冲突以及因为滥用注册商标专用权所引起的纠纷纳入人民法院主管的范围。因此审判实践中有观点认为，商标抢注所引发的民事争议，人民法院理应受理。对此笔者认为，《权利冲突规定》只解决因行使商标专用权侵犯他人在先权利的受理和判定问题，也即本文前面所述的商标权滥用和权利冲突问题。而商标抢注行为非商标使用行为，因而不应适用《权利冲突规定》。正如介绍该司法解释制定背景的文章中所提到的，“该条规定的侵权行为，只针对已注册的商标使用了他人在先作品、外观设计专利、企业名称字号等而侵犯在先权利的行为，不包括将他人在先的作品、外观设计、企业名称字号等作为商标提出注册申请，但尚未经核准注册的申请行为。”[13]




【作者简介】
曹柯，单位为重庆市第五中级人民法院。


【注释】

[1]郑成思主编：《知识产权法教程》，法律出版社1993年版，第235页。
[2]黄晖著：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年版，第11页。
[3]种磊：“商标抢注的合法性与合理性”，载中国法院网。
[4]北京市第一中级人民法院民三庭课题组：“知识产权权利冲突的司法解决及立法完善”，载《知识产权审判指导》2009年第2辑。
[5]孙山：“‘泰达’商标侵权案评析”，载中国法院网。
[6]郑书前：“论知识产权保护双轨制的冲突及协调”，载《河南大学学报（社会科学版）》2007年9月刊。
[7]黄晖著：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年5月版，第4页。
[8]蒋志培、孔祥俊、夏君丽：“《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定的理解与适用》”，载《人民司法·应用》2008年第7期。
[9]孔祥俊：“论解决知识产权权利冲突的民事司法与行政程序之界分”，载《河南社会科学》第13卷第6期。
[10]张广良：《知识产权侵权民事救济》，法律出版社2003年版，第265-267页。
[11]孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第530页。
[12]陈坚：“行政、民事争议关联案件的审判实务”，载《人民司法》2005年第6期。
[13]蒋志培、孔祥俊、夏君丽：“《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定的理解与适用》”，载《人民司法·应用》2008年第7期。