自由仿效与立法厘清：欧美商业外观新近判例之思路

　　[关键词] ：商业外观 产品构造 显著性 第二含义 功能性
　　 [简介] 商业外观与商标法的关系，日显重要。本文自商标法根本功能之角度，讨论显著性原则与非功能性原则对于决定商业外观注册之重要性。本文由欧美新近相关判例之思路指出，推动自由竞争是知识产权的总纲，而标示来源，则是商标法内的子纲。换言之，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量，此当是近年欧美商业外观判例的主旨。
　　Introduction: This Essay jointly analyses the latest Anglo-American trademark cases of trade dress where the strict criteria of distinctiveness, secondary meaning and non-functionality are applied so as to balance different interests in trademark context and to solve the problem of overlap. This Essay suggests that to meet the balance, the Indication Theory and the Competition Theory, in general, have been equivalently followed by the courts in Wal-Mart, Traffix and Phillips. This Essay also suggests that competition theory should be the premise of indication theory because the promotion of free competition is the general principle of IP laws and the indication of sources is a tenet of trademark law, a part of IP laws. This logic may justify the rationality of the three cases decided by Anglo-American courts, i.e. limiting the exclusive rights of trademark owners and promoting free competition.
　　商业外观（Trade Dress），依美国判例之释义，系指“产品之整体形象或总体外貌”[1]。此种商业外观，可涵括“尺寸、外形、颜色或颜色之组合、构造、图形，乃至特殊的销售技艺”[2]。据此文意，商业外观概可视为一种设计（Design）。依欧美立法的思路，专利、商标乃至版权法，均可保护设计；然而，立法理当避免三类保护之相互交迭。自经济学的角度而言，此种立法厘清尤显重要，盖其关涉市场配置的有效性，及自由竞争的根本信条。
　　国内学者，曾有撰文，自专利、版权与商标之角度，论述设计的保护。本文则一自商标法的立场，透过欧美新近案例，述评商业外观执行商标功能的可行性。此实为目前商业外观方面最须解决之问题，因商业与技术的结合发展，俾商业外观执行商标功能（如标示来源，或昭示商誉等）之比例，日益增大。诚如周林先生所言，若消费者由一商业外观而联想至该产品或服务，却于消费时发现，采用同样外观的店铺，是属假冒，全非该消费者所联想之产品或服务，则此对于消费者及诚信商家的伤害，不言而喻[3]。是故，商标法宜当禁止此类盗用商业外观、混淆市场之行为；而最适宜的方法，即是赋予商业外观商标权。
　　美国对此关注较早，不过在1960年代之前，美国最高法院，在此问题上曾一度犹豫[4]，因为法院每以知识产权制度，有造成垄断之虞。然而在经济学分析的影响下[5]，立法之进程，最终肯定商业外观在商标法上的合适地位。兰汉姆商标法（Lanham Act）1988年修正案第43条a款，特别加入商业外观的内容。而在欧共体内，商标指令之3(1)(e)，及欧共体商标条例CTMR之第4条，均有具体规定。但问题在于，究竟多少商业外观，可以享有商标法的保护，而不致阻碍他人的法益？其尺度的把握甚难。笔者以为，答案惟有在对商标法功能的理解中，乃有望获取。
　　一．商标之功能：标示来源·保护公众·促进竞争
　　知识产权制度产生的要因，在其能激励业者，保障公众权益，维护自由竞争，进而推动经济的有序进步。自经济学角度而言，为达此目的，须将知识产权制度，放诸公平竞争及公众利益的大视野中考量，而不宜仅将其解读为对于独占权利的保护。就商标法而言，则须将商标的功能，合理限诸严格的范围，以防市场之垄断，而收平衡之宏效。
　　据此，简言之，商标最根本的功能，在标示产品来源、防止混淆，昭示商誉，以利消费者遴选甄别。此正如美国Qualitex案指出，商标法的基本功能，在“降低消费者购物及作出消费选择之成本”。而商标法亦须防止搭便车的行为，以保障商标权人获得与其产品及商誉相应之报酬；商标权人唯受有充分之激励，乃能致力研发高品质的外观，从而促进商品的繁荣。此外，自由经济体制赖乎商家品牌间的竞争；商标法则由保障消费者获取真实的商品信息，而鞭策商家提升自我，进以推动此种竞争[6]；而为充分推动此种竞争，商标法必赞同自由仿效（Free Copying）的宏旨。笔者以为，自由仿效与商标法的平衡点，在商标法禁止因仿效而引起的混淆毁誉，对驰名商标、著名商标而言，亦禁止淡化与联想，除此之外，仿效宜当允许。甚有学者对于仿效寄以最大的重视，谓“竞争即是仿效（Competition is Copying）”[7]。此句不妨诠释为，仿效对于自由竞争的重要性。当然，该观点的基调，在反对现行的知识产权体系，此非本文立论之所在。
　　为达成上述之目的，商标立法明定，标识应具显著性（Distinctiveness），方能执行标示来源的功能；如无固有显著性（Inherent Distinctiveness），则至少应在使用中获得第二含义（Secondary Meaning）。此外，为促进自由竞争，商标注册不宜影响其他竞争者的法益，故共有资源，不可独占而为商标。就商业外观而言，则惟有非功能性的(Non-functional)外观，始得注册为商标。换言之，如若缺乏标示来源的功能，则商标法不能提供任何保护；举凡创新之物，均由专利或版权法保护，功能性之外观，必不可注册为商标[8]。要之，无论自道德主义的立场，抑或从实用主义的角度，商标法均无意授予特定之商家以竞争的特权。商标法与自由竞争的融合点，及与其他知识产立法之界限，即在乎此。
　　传统上，商业外观主要限于产品包装（Product Packaging）的问题，满足上述要求尚易。然而工商业的发展，俾商业外观逐渐延至产品设计或构造之本身（Product Design/Product Configuration）[9]，情况愈益复杂，故有必要明确，构造与包装，能否适用同一评判标准？在Two Pesos案中，美国法院虽认为，具有墨西哥风格之餐馆外观，得注册为商标，但法院回避对于包装与构造的术语区分，认为商业外观法对于包装与构造的保护，并无不同。此种观点争议较大，诸多问题随之产生。最根本的论争在于，若云判断产品包装之固有显著性较易，则产品构造是否当然具有固有显著性，而无须证明第二含义，即可享受商标法的保护？
　　此外，在非功能性方面，商标法虽然明定排除对于实用功能性（Utilitarian Functionality）与美感功能性（Aesthetic Functionality）之保护，但具体判定，绝非易事。特别就美感功能性而言，更属困难。此外，就产品构造而言，如若尺度不当，则有可能造成“准专利式（Patent-like）”的过度保护，是则有违商标法的本旨。美国法院曾图以第二含义与混淆理论，来解决商标与专利的交迭，如在Kohler案中，被告即据此而成功获得对其水栓之设计的商标保护。但此种模式并无法完全解决交迭的问题。另有一种情况，即是商标法并无绝对排除对于过期专利的保护，如此，则有商家图以过期专利而续享商标法保护，进而造成事实上之永久保护，显有碍于自由竞争。
　　上述矛盾，在欧美一直激烈争辩未已。新近美国的Wal-Mart 和Traffix案，及欧共体之Phillips案，均对此有标志性的梳理。虽然论争并未就此偃息，但笔者以为，有一点可以明确，即欧美判例，均自恪守商标法的本旨出发，来解决知识产权内部的交迭，及与其他诸法的冲突，即商标法仅保护指示来源的标识，并须为公平自由的市场竞争，留下宽松的空间。

二．显著性与第二含义：产品构造是否具有固有显著性？
　　前文提到，显著性是判断一种标识是否可注册为商标的关键。在传统商标法中，凡臆造的词汇，显具固有显著性，毋庸置疑；而其他性质之词汇，亦各有标准。在Abercrombie案中，法院曾图以传统商标法关于臆造性、描述性等定义，来研析商业外观的可注册性[10]。然而，二维商标的标准，能否全然适用于三维的层面？在美国，早年的商业外观判例，为审慎起见，乃要求原告必须证明第二含义[11]。
　　但是，在Two Pesos案中，法院援引Abercrombie案的标准，并回顾Chevron 案[12]的判决，称据兰汉姆商标法之43（a），所有标识均一体对待，无须刻意区别；除兰汉姆法第2条所定之“描述性”标识须证明第二含义外，如若外观具有固有显著性，则无须证明第二含义[13]。自商业外观日显重要的大背景下审视，此似亦在情理之中，因为建立第二含义，须投入相当的资金（如广告投入），此则有阻遏中小企业进入市场之虞。但是，有观点指出，最高法院在本案中，并未明确定义何为固有显著性[14]。此实表明，这种定义，是非常困难的，由下文分析可知，此正是症结之所在。
　　为此，似乎尚须采用其他特定之测试法，来判断固有显著性的存在。美国法院对此曾有先例，如在Seabrook案中，法院提出一些标准，例如，产品设计是否属于普通而基本之范畴；以相关消费群之眼光，是否认为此种设计仅属同类商品之常用装饰，等等[15]。
　　而在著名的Duraco案中，第三巡回法院却拒绝采用Abercrombie案之传统分类方法，而图辟他径，研判产品构造显著性的独立标准[16]。本案中，法院认识到判断产品构造之固有显著性的难度，但认为构造如能满足左列条件，则得视为具有固有显著性：（1）构造是属不同寻常，或属便于记忆者；（2）概念上易与产品相区分，消费者仅视之为标示来源之符号，而不只是一种装饰性的标记；（3）主要执行指示来源的功能。
　　上述判决，得到一些判例的支持，如Knitwaves 案[17]。虽然，此案法院并不完全赞同Duraco的观点，但其同样认为，传统的Abercrombie分类法，无法适用于产品构造的场合。然而，Duraco案之标准，亦遇有很大争议，焦点在于，Duraco判决具有要求证明第二含义的倾向，此不仅与最高院在Two Pesos案中之判决相悖，亦有违提供宽松竞争空间的主旨。故在Stuart Hall案中[18]，法院否定Duraco模式，兼采Seabrook案之尺度，及Abercrombie 案之传统标准，上承Two Pesos案，而作判决。最明显者，本案延续Two Pesos案的思路，重申产品构造与产品包装相同，有可能具有固有显著性，实无须证明第二含义之存在。
　　此外，在Kreuger案中[19]，法官亦认为Knitwaves 案等所用的新分类法，易致混乱。Landscape案法官赞同Kreuger案法官的看法，仍旧认为，无须为产品构造另立标准[20]。由以上可知，对于采用产品构造之独立判断标准，许多法院持谨慎的态度。
　　三．Wal-Mart案：固守商标法的本旨
　　由以上案例之发展脉络可见，法院主要的争议，在于判定产品构造之显著性的标准为何。多数法院力图将产品构造之问题，纳入传统商标法的框架内，一者以防混乱，二者以免遏阻竞争。但是，法院回避了上文所问一个根本的问题，即：产品构造是否当然与其他商业外观（比如产品包装）相同？是否当然具有固有显著性，而根本无须证明第二含义？此种当然的推定，是否亦会妨碍自由市场？Duraco 案实则已意识到，认定产品构造之固有显著性，颇具难度。法院判称，消费者之欣赏产品构造，每因其“固有魅力（Inherent Appeal）”的吸引，而非因其具有标示来源的功能。不过，一些法院并不否认产品构造“令人愉悦（Pleasing）”的效果，如在Landscape案中，法官认为，判定商家的企图究竟在于标示来源，抑是制造愉悦，对于法院而言，几不可能。据此，法院似乎认同，具有显著性的构造，同时具有一些“愉悦”的效果，并不妨碍一种构造注册为商标，当然，此种愉悦须是非功能性的。可是，此种观点，是否仍对自由竞争造成威胁？
　　在具有标志性的Wal-Mart案中[21]，最高法院面对上述的矛盾，远远跃出一步，干脆否定产品构造具有固有显著性。Wal-Mart案似乎受到Qualitex案[22]的启示（在该案中，原告出售一种金绿色的衬垫，被告则出售颜色相近的衬垫，法院认为，颜色虽得注册为商标，但却无固有显著性，必须证明第二含义），指出，所有的产品构造，依其本性，天生缺乏固有显著性，但却可由第二含义而获得显著性；如果商家欲于建立第二含义之前，而享法律之保护，则得申请版权或专利的保护。
　　在Wal-Mart审理进程中，多方观点认为，Seabrook案的测试法，至少是一个好的开始，提供了一个基本的合理架构，即便其测试法本身，尚不完善。但法院却认为，将产品构造当然推定为与其他商业外观（如产品包装）相同，并当然推定其具有固有显著性，并创设种种测试法来论证之，是一切矛盾的根本。法院判云：“我们认为，消费者明了这样一个事实，即便最不寻常的产品设计，比如企鹅状的鸡尾酒混合器，其目的并不在标示商品之来源，而几乎总是为了装扮产品之本身，俾更为有用，或更具魅力”[23]。
　　法院进一步自保护消费者与自由竞争之视角，提出论据：“盖因产品构造每具非标示来源之目的，故其每致‘固有显著性原则’之适用（笔者注：显著性原则适用的前提应当是，一项可注册符号只执行标示来源的功能），有损于消费者的其他权益。消费者不应被剥夺因有关实用与美感目的之竞争而产生的利益。惟产品设计每每服务于实用与美感，如其以固有显著性为由入禀法院，则对于市场新进入者，是一种威胁。在产品构造的场合，我们对于发明一种合理清晰的判断（固有显著性的）方法，几无信心”[24]。
　　法院同时申明，Wal-Mart并非推翻Two Pesos的判决，只是区分了包装与构造的不同；构造虽无固有显著性，包装却可具固有显著性（故Seabrook测试法，对包装应将继续适用）。据此，Two Pesos案中的餐馆外观，应视为包装，而非构造。然值得注意者，法院对此并未提供充足的理由。而有趣的是，法院亦举出可口可乐瓶子为例，认为此种容器虽得视为包装，但自器皿收藏者等角度，亦可视为产品之一部分。法院指出，如果难以区分构造与包装时，原告应证明第二含义（笔者注：本句至为重要，不妨简称为“难以区分原则”）。据此，可口可乐瓶子“有望”被要求证明第二含义。此判决或将影响可口可乐外观在中国大陆的命运。中国旧商标法由于缺乏立体商标之规定，此外观未能径获商标注册，实则中国法院自有提防垄断的考虑，故新商标法虽依TRIPs而保护三维商标，然自推动竞争的角度而言，似仍不宜赋予该外观以商标权。
　　Wal-Mart的影响，目前尚不明朗。自消极方面而言，其可能使商标法保护构造变得困难，因为证明第二含义，并非易事，特别易致成本的增加[25]，这对于市场新进入者，似多不利。而“难以区分原则”，则可能导致要求证明第二含义的滥用。值得注意者，欧共体的走势与美国相近。特别地，获取第二含义，或将愈益困难。在Baby Dry案中，法院递文欧共体商标局（OHIM）指出，如何才算是足够的使用，以致能够克服天生的无显著性？在英国，法院似乎并不信任社会调查的证据[26]，这或是因为在消费者的眼中，实在难以甄别视觉享受与标示来源之不同。
　　此外，虽然Wal-Mart认为部分外观可由版权或专利而保护，然而此类保护，是属局限，可能致使某些构造，堕入无保护的真空中。另有观点质问，Wal-Mart并未提供足够理由说明，是否所有的产品设计，均绝对缺乏固有显著性，比如，何以认定，螺丝刀柄底端蝶状王冠之饰，天生无法标示来源[27]？该文亦指出，颜色之无固有显著性，并无法当然认定构造亦无，因为颜色往往是局限的[28]。不过，该作者似乎忘记了，在Qualitex案中，法院已然否定了种种认定颜色有限的说法。
　　但是，亦有观点指出，Qualitex案从未断言颜色必然不具固有显著性，故Wal-Mart案不应如此断言。该观点援引Qualitex案的段落“有时颜色可以满足平常商标的注册条件”而得出上述结论[29]。不过，就截取的区区一句而言，似无法当然作论。
　　笔者认为，Wal-Mart毕竟对多年来困扰的矛盾，提供了新的思路。证明第二含义，并不当然阻遏某一方的利益，因为法院在今後的判例中，自会发展出合理的测试法，以臻公平。自防止垄断之角度，完善第二含义之证明，远较泛滥保护外观安全。进言之，由以上判例发展的脉络可知，美国法院在涉及显著性之问题时，非常注重将法律主体的保护，放诸推动经济的背景下考量。由于公平竞争的支点每有变化，则判例的结果，亦每有不同：Two Pesos旨在为企业广开自由竞争之路，而法院并未料及商家利用商业外观之商标注册，而谋求垄断或不当之利（Unfair Advantage）的可能性。故在八年之後，当商情大有不同时，Wal-Mart随即收缩商业外观保护的尺度。由此可见，虽商标法律之具体适用，前後可能完全相反，但总须围绕标示来源及公平自由之本旨，乃能在一定时期内，实现知识产权制度促进经济提升及市场有效配置的重要功能。就此精神而言，Wal-Mart并不宜仅仅视为一种“政策性的决定（Policy Decision）”[30]。

四．非功能性：标示论与竞争论如何统一？
　　如果商业外观具有功能性，则即便其本具固有显著性，或已获得第二含义，商标法亦必不保护之。欧美判例法表明，如果一项设计，有碍于其他竞争者进入市场[31]，比如“此设计影响物品的成本或质量”[32]，则其属于功能性设计（De Jure Functional）。可见，非功能性原则根本上是从促进自由竞争的角度而创设的。这似乎亦是防止专利与商标交迭的一道屏障。
　　据此，判断实用功能性时，如果一项设计被商标化後，竞争方将因设计相关的外观而增加成本，则该项设计具有功能性。首先，如果一项设计，攸关一类产品的基本功能[33]，或曰一项设计是属行业内通用的必要方式[34]，则显属功能性者。譬如，在Interactive Network案中，其球赛计分方法被认为具有功能性，因此种方法攸关球赛报道之目的[35]。又如，显而易见地，由于圆形是轮胎设计的唯一选择，故圆形外观不可注册为轮胎商标。
　　其次，如果一种设计，属于相关设计中较优的一种（A Superior Design），比如此设计可以降低成本，则仍不可注册为商标[36]。而如果仅存在有限数种替代性的设计，则这些设计亦不可作为商标而专有[37]。不过，如果一项设计之某些部分具有功能性，只要其整体上是任意的（Arbitrary），则该整体（Combination）应可视为非功能性外观[38]。
　　美感功能性的判断较难，标准不一，有些法院甚至采用实用功能性的判断标准。Pagliero案最早定义此一概念，法院认为，如果美感制品之外观，占据该种制品商业成功之重要成分，则其属于美感功能性外观[39]。然而，这一标准因有宽乏之嫌，而遭到一些法院的否定。甚至有法官认为，功能性的标准，根本不应适用于装饰（Ornamentation）的场合[40]。不过，亦有观点指出，考量目前美国设计专利法及国会对于版权法保护设计的态度，美感功能性原则不啻必要，更须加强[41]。较认可的标准是，如果产品构造因其美感价值而在竞争中占据极大之商业利益，则此种美感有碍于竞争，具有功能性。
　　另有观点亦自成本与效益的角度，评判美感功能性。简言之，反垄断的效益，应当高于消费者搜寻商品的成本[42]。如果不合理地适用美感功能性的原则，则一公司精心企画的设计，在初投入市场时，即可能遭到仿冒；如此，则企业可能减少相关设计的投资，从而减少商业外观的多元化，并在长远上可能增加消费者搜索的成本[43]。不过，此种成本分析，似乎亦应关注反垄断与自由竞争的关系，而不仅是反垄断与消费者的关系。
　　由以上可知，功能性的判断，并无清晰的范式可循。可以说，功能性是最不易理解的知识产权概念[44]。有观点认为，应由商标标示来源的特质理解功能性[45]，如一些案例指出，商标之目的无他，惟标示来源而已（[Trademark] serves no purpose other than identification）[46]。据此，如果外观具有标示来源之外的效用，比如吸引消费者购买，则其似应归属功能性的外观[47]。
　　但由上述对于功能性标准的简介可知，大多美国法院非依“标示论（The Identification Theory）”，而是依“竞争论（The Competition Theory）”阐演的。後者认为，如果一项外观有碍于竞争市场，则具有功能性，此则远较标示论宽松。
　　标示论的缺点，在其苛刻的要求，有可能漠视应享保护的外观，从而减弱企业自由创意的蓬勃精神。而竞争论的缺点，则在其可能导致商标权人无意提供尽量低廉的价格[48]，从而破坏消费者的权益。笔者认为，两种理论的融合点在于，如果一种美感设计，有碍于自由竞争，则具有功能性（此忠实于知识产权法的基本理念，即：专有权不得妨碍“共有”）；如无碍竞争，则亦须证明有标示来源的能力，方可受商标法保护（此忠实于商标法的本旨，即：商标必须标示来源）。笔者认为，前述的Wal-mart案，可视为两种理论的折衷之法：法院虽然认为无碍竞争（非功能性）之美感设计，亦有可能受商标法之保护，但却强调第二含义原则，要求证明此种设计能执行标示之职责。
　　五．Traffix案与Phillips案：过期专利命运多舛
　　对于非功能性原则的另一个重要考验，是过期专利的问题。由前文可以推断，若一项过期专利具有功能性，则其必不受商标法的保护，斯理甚明。但是，是否存在非功能性之过期专利，而竟可续享商业外观法的保护？盖因商标法上之非功能性原则，如上所述，主要距焦于商业外观不得攫取不当之利[49]；而专利法则仅要求发明具有实用(Useful)、创新（Novel）及不寻常（Non-obvious）的特征，据此，则非功能性的外观，亦可获得专利保护。[50] 换言之，产品构造有可能同时具有可专利性及非功能性[51]。这样，非功能性的过期专利，便可堂皇而获商标保护。由此看来，非功能性原则，可能并不如McCarthy教授所认为的，能够调节专利法、商标法及自由竞争的关系[52]。
　　Vornado案试图解决此一立法交迭的问题[53]。法院认为，鉴於原告的螺旋式烤架设计，曾受实用专利之保护，且属于发明的重要方面[54]，则即便其具有商标法上之非功能性，亦不可享有商标法的保护。此项判决的争论较大，关键在于其测试标准是否过于苛刻。有观点指出，“Significant Inventive Aspect”标准的现实操作性太小，或几不可行[55]。
　　有观点指出，Vornado回避自标示论的角度立论，亦即回避了一个重要问题：如果非功能性的过期专利能够标示来源，其为何不可受商标法之保护[56]？该观点认为，是否曾由专利保护，并不是问题的关键；关键在于，此过期专利是否属于商标法上之非功能性外观，是否标示来源[57]。然而，笔者认为，标示论应以竞争论为前提。这是因为，以上文分析可知，推动自由竞争是知识产权的总纲；而标示来源，则是商标法内的子纲。正如本文第一段所言，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量。此亦是何以功能性之外观，即便其能够标示来源，商标法亦不予保护之法理。这样，如果商标法上之功能性理论，不足以防止商标法成为滋生垄断的“後院”时，则商标法有必要为自由竞争，再让一步。进言之，由专利而保护创新，已属强力保护，故专利法亦依“专利过期原则”，而平衡与自由竞争的关系。而就商标法而言，只要商标权人不间断地使用商标，并保持其显著性，则商标可以永续存在。这样，如果商标法保护过期专利，则专利便可享受永久保护，这显悖于公平自由的目标。此一精神，亦可见诸Vornado案之後的Zip Dee案的判决[58]，而Vornado至少是想遵循此精神。此外，若是非斤斤于标示论不可，则笔者却认为，本案恰恰符合最苛刻的标示论，即：如果具有标示来源之外的功能，如专利的功能，则不可受有商标法之保护。
　　但Thomas案的思路与Vornado案不同[59]。本案法院认为，商标法本身并不当然排除对于过期专利物的保护。 法院依旧紧密围绕商标法上之功能性原则，认定原告的椭圆形电缆头具有功能性。但法院同时认为，亦应顾及不具商标权的功能性外观之权益。即：如其具有显著性，则因自由仿效而引起的损失，法律不应漠视，对此，可令仿效者明示来源之不同，以防消费者混淆[60]。所以，“被告仿效原告电缆头之唯一责任，在于明示来源，以防公众混淆”。
　　最新的Traffix案有另一番起色[61]。本案中，原告欲以商业外观法保护其过期专利（双弹簧设计之路标）。在诉讼中，原告援引传统的功能性定义（如Qualitex案中的定义）辩称，现实中存有许多双弹簧设计的替代品，故商标化其双弹簧设计，并不会置竞争对手于“显然不利的境地（A Significant Disadvantage）”[62]。最高法院首先申明，功能性的确是衡量的标准，但是，Qualitex案的定义，不适用于实用功能性的场合，而只适用于美感功能性的场合。法院偏向于借鉴Inwood案的测试法，认为“如果一项外观攸关物品的使用或效果，或影响物品的成本或品质，则其具有功能性”[63]。非常重要地，最高院纠正上诉法院关于“唯有明显妨碍竞争的外观才有功能性”的论点，而认为，有无替代品与功能性测试标准无关。
　　随後，法院特别指出，曾受专利保护的外观，其本身即是“功能性存在之有力的证据推断；专利人应承担责任，证明此一外观并非发明的有用部分”[64]。可见，法院籍扩大传统功能性之适用，以解决商标法与专利法的交迭。当然，值得注意的是，法院巧妙地避免直陈过期专利必定属于功能性之物，而仅申明，专利人必须承担重大的举证责任。此种谨慎，在未来的判决中，可能会有更明确的答复。
　　笔者认为，法院似乎折衷于Thomas案与Vornado案的精神，即：并未回避功能性的分析（同Thomas案）；但却申明功能性原则并不足以解决专利法与商标法的冲突（Vornado案）。为此，法院的办法是，采用严格的举证责任。此外，Traffix案似乎并未全然自竞争论角度立论，即：即使过期专利存在许多替代品，无碍于竞争，专利人亦须承担举证责任。对此，有评论指出，这种严格可能致使有些非功能性的过期专利，无法享有商标法的保护[65]。因为，要证明过期专利之外观是任意的，是为甚难；而且，专利之所以为专利，几乎均与较低的成本或较优的品质有关，故过期专利在Traffix的逻辑中，几乎均可认定为功能性者。但是，法院的用意甚明：须为其他竞争者参与自由竞争，提供更为广阔的空间。
　　笔者以为，非功能性专利的商标注册问题，虽然未在Traffix案中明确给出，但是，慑于其严格的标准，该种专利，命途多舛。而且，即便该种专利可由商标法保护，则循Wal-Mart的精神，第二含义证明又是一道屏障。法院显然意识到给膨胀中的商业外观保护“降温”之必要性，据此，或可基本杜绝商家以过期专利而谋不当之利的企图。这实是固守并和谐了标示论与竞争论，换言之，如有标示作用之外的用途者，商标注册的可能性应当缩小；竞争主要从自由仿效及维护公众利益出发，而较少从维护私人（Individual）利益出发。
　　进言之，解决商标法与专利法的交迭，亦须由专利法的角度寻求答案。譬如，美国宪法明定：“国会有权……通过对于发明者独占权之时效限制……以推动科学的进程。[66]”由此可见，从充分推动自由竞争的角度而言，时效制度是专利与版权法的关键。而商标法并无时效制度的存在，故无论如何，商标法不应经由保护过期专利，而使过期专利规避时效制度的限制。如果这种规避成功，则无异于破坏了知识产权的根基。
　　不过，设计专利（Design Patent）的命运，并不清晰，虽然，设计专利和商标法上之商业外观一样，主张非功能性原则[67]。或许，Qualitex测试法，今後会更多地运用于此类案件，但是，Wal-Mart案已经给出了一个强烈的信号，即“美感”二字与标示来源之间“和平共处”的可能性，或将向缩小的趋势发展。
　　在欧共体，功能性方面之最新重大判例，莫过于本年六月结案的Phillips案[68]。本案中，著名的菲利浦公司，早于1985年（1994年英国商标法生效前），即将其三头旋转式剃刀，在英国注册为商标使用。1995年，Remington亦在英国推出三头旋转式剃刀，Phillips诉以商标侵权。Remington认为，Phillips的剃刀商标，是属无效，因其不仅缺乏显著性，且具有功能性。英国法院判定Remington胜诉，并宣告Phillips剃刀商标无效。同时，英国法院递文欧洲法院，征求意见。
　　欧洲法院（The ECJ）根据EC商标指令而认为，商标最根本之功能，在标示来源，保证提供商品的公司能够为该商品的质量负责。但如果一种外观的功能性特征仅由技术性效果决定，则即便同样的技术效果可由其他外观产生，前种外观亦不可注册为商标[69]。法院亦特别指出，创新应由专利保护，商标法无意涉足其间。
　　虽然外形商标（Shape Marks）之争议，在欧洲不若美国为多，但由以上可以看出，欧共体思路的内核，在一开始时便与美国一致。而由于EC商标指令（以及英国法院1994年商标法）对外形商标的注册有严格的标准，则一些曾在欧共体商标条例（Community Trade Mark Regulation）下安然获享商标法保护的外观，在Phillips案之後，也许亦将面对与Phillips一般的命运。有香港律师指出，Phillips案的判决，或将影响香港新商标条例（Trade Marks Ordinance）的施行[70]。该条例预计于2003年上半年生效。
　　结语
　　本文由商标之根本功能着眼，在简论商业外观的显著性原则与非功能原则之後，侧重绍介欧美新近的三个案例。虽然，显著性与非功能性，是昭示商标法本旨、防止商标与专利法交迭的基本原则，但由于欧美法院一直以来对此并无统一详细之定义，故多年来商业外观之商标保护，遗有不确定的因素。故此，Wal-Mart试图经由强化显著性之要求，即要求证明第二含义，以固守商标法标示来源的理念；而Traffix案与Phillips案，则自功能性角度，防止商标法成为过期专利规避时效限制的後院。然而，新近的案例只是一个开始，因为法院至今仍无统一的理论定义。这是否将赖乎立法而解决，不得而知。对此，论争仍将继续。然而，有一点可以明确，法院均在推动自由竞争的大视野下，分析商标的功能，为此，必须防止垄断的滋生，且必须厘清商标法与专利法的界限。
　　然而，必须一提的是，虽然欧美法院对于商业外观判决的走向，基本在于缩小保护的范围，从而为自由竞争留下空间，但知识产权制度不可当然被视为竞争的敌人，自由与独占，均须存乎平衡之中。目前国内有一种强烈反对独占权利的情绪，这从软件保护可见一斑。然而，当情绪平稳之後，知识产权制度的设计，仍须兼顾保护独占与促进竞争，两者不可偏失。在此，经济学分析至关重要。
　　各国立法进程，均已加速认可商业外观在商标法上的地位，如澳大利亚1995年商标法及此前的新西兰商标法等。我国现已成为WTO成员国，今後自由经济将愈加繁荣，而外国商业外观亦必将关注中国市场。如何适用新商标法，俾商业外观的保护，既激励商家，促进竞争，又保护消费者，实须因应国情，自利益平衡及经济学分析诸角度，仔细研拟。这对中国企业掌握竞争优势，尤为重要。而系统品评欧美案例的思路，回顾“过来人”的道路，将有事半功倍之效。对此，本文仅作脉络性的梳理，尚有一些细节，囿于篇幅，实无法详论矣。

作者：邵胤植