新产品制造方法发明专利诉讼中的“举证责任倒置原则”

发布日期：2013-03-08 作者：张兵律师

新产品制造方法发明专利诉讼中的“举证责任倒置原则”
  ——张兵律师谈“新产品”方法专利诉讼中原、被告举证策略
我国民事诉讼程序主要采取“谁主张，谁举证”的证据原则，其法律依据是《民事诉讼法（2013）》第64条第1款之规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”也许会有人认为民事诉讼均适用该原则。其实不然，专利侵权诉讼中就有例外，如方法专利侵权纠纷中就规定了“举证责任倒置原则”。
“举证责任倒置”原则，通俗地讲就是某一证据原告客观上无法或很难举证证明被告侵权时，由被告反过来举证其不侵权。根据我国《专利法》第61条第1款的规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，这就是专利诉讼中所指的“举证责任倒置原则”。为此，我们归纳一下“举证责任倒置”原则的适用条件如下：
1、仅适用于新产品制造方法的发明专利。
该原则只适用于涉及新产品制造方法的发明专利，其实质包含两个条件，一是“新产品”，二是制造方法专利。判断是否属于“新产品”不应机械地照搬专利申请时的新颖性标准，只要是国内第一次生产出的产品或者专利申请日前未在国内制造出的产品即可。为此，实践中存在一些争议，但证明标准不宜过高。
2、被告生产的产品与该“新产品”相同。
被告生产的产品，应该与按照专利方法所直接获得的产品属于相同的产品。此处的“相同产品”应由原告举证证明，可从侵权产品与专利产品的构造、化学组分、产品性能、功能等方面进行详细的对比分析。
一、原告需举证内容：
当然，“举证责任倒置”原则的适用还以原告已承担了相应地举证义务为前提条件，即原告应举证证明以下基本事实：
1、权利证据。
（1）    原告是涉案专利的权利人或者合法使用人；
（2）    原告按专利方法生产的产品属于“新产品”。
2、侵权证据。
（1）    被告实施了侵权行为；
（2）    侵权产品与原告“新产品”属于相同产品。
二、被告需举证内容：
相比原告而言，被告的举证略显“轻松”，即使原告的前述证据均已获得认定，并适用“举证责任倒置”原则，被告此时也仅需证明自己所使用的生产方法与专利方法不同即可，其实如何把握举证的“度”是至关重要的。
由于专利侵权判定适用“全面覆盖”原则，即若判定侵权，则侵权产品或方法需完全落入专利的保护范围。以方法专利为利，假设某新产品的制造方法涉及A、B、C、D、E五个步骤，只要被控侵权方法缺少其中一个或几个步骤，或者与其中的一个或几个步骤不相同也不等同，则即可判定不侵权。
如此一来，被告在举证时大可不必将所使用的制造方法全盘托出，只要指出其中有某一个步骤与专利方法不同即可，这样被告就完成了举证责任；或者被告指出其方法中不包含专利方法的某一必要技术特征也可。这就是前面所说的“度”的把握，因为如果被告将自己的制造方法全盘托出，而该方法又没有申请专利保护的话，则作为商业秘密即面临泄密的风险。
本律师曾代理一起典型的新产品方法专利侵权诉讼案，作为被告律师，我们从原告主张的专利产品不构成新产品的角度进行抗辩，同时也证明被告使用的方法缺少专利方法中的一个必要技术特征，最终获得胜诉，维护了被告公司的合法权益。

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