商业秘密归企业还是归员工

发布日期：2013-07-01 作者：唐湘凌律师

商业秘密归企业还是归员工

上海BD数据通信有限公司诉孙巍等侵犯计算机软件商业秘密纠纷案

案件要旨：当企业员工研究、开发的商业秘密符合三种情形之一的，可认定该商业秘密属于员工的职务技术成果，该商业秘密归企业所有：（1）为履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；（2）离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发；（3）或主要是利用企业的物质技术条件所完成的。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。
一、案件来源
上海市浦东新区人民法院（1998）浦知初字第12号、上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知终字第3号判决书。

二、基本案情
BDX.25智能通信网卡是原告BD公司开发的系列产品，该网卡与BDX．25PRO卡于1994年通过检验中心入网检测。被告孙某原是BD公司工作人员，1996年6月27日、1997年3月20日，BD公司与孙某先后签订两份开发项目立项书，由孙某依次开发BDFrame Relay(帧中继)网卡产品、BDX．25Ⅱ型卡在DOS下的驱动程序，这两份立项书都约定与该项目有关的一切技术权益归BD公司所有，孙某应对开发过程中所涉及的有关BDX．25Ⅱ型卡源程序、技术秘密、资料以及相关技术承担保密义务。为开发上述项目，BD公司提供给孙某摩托罗拉库程序、BD公司开发的MAIN程序、BDX．25智能通信网卡等技术资料。
1997年7月31日，BD公司开出退工通知单，准许孙某辞职。后孙某跳槽到被告SY公司处，参与了SY公司X．25通信网卡的开发、研制工作。BD公司X．25智能通信网卡和SY公司X．25通信网卡都给各自带来利益。
后BD公司以孙某、SY公司侵犯其商业秘密为由，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，法院委托上海计算机软件技术开发中心（以下简称“软件中心”）对BD公司和SY公司X.25网卡源程序进行比较鉴定，结论为：BDX.25网卡源程序共128个文件，SY公司X.25网卡源程序共125个文件，这125个文件在BD公司128个文件中都能找到同名文件，其中101个文件内容相同，其它24个文件内容有少量差别。上述125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，二者合计113个文件。剩余12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同。

三、法院审理
浦东新区法院审理后认为，BDX．25智能通信网卡源程序与SY公司X．25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，故这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉这一特征，不构成商业秘密。除上述113个文件以外，另外12个文件是BD公司自行开发的，属于非公知技术，它们具有实用性和经济价值，又经BD公司采取了通过与孙某签订保密条款等措施，因此符合商业秘密的构成要件，应受法律保护。上述12个构成商业秘密的源程序文件与SY公司X．25通信网卡相对应的文件相比，有5个文件完全相同，另外7个文件内容大部分相同，故两者在本质上相同。孙某曾在BD公司处从事网卡的开发工作，其后跳槽到SY公司处，参与相同的X．25通信网卡的开发、研制工作，故可认定孙某对BD公司的商业秘密具有接触条件，又由于孙某和SY公司都无法对其产品中与构成BD公司商业秘密的12个文件中的5个文件完全相同、7个文件大部分相同的事实作出合理、科学的解释，故可以推定孙某违反约定向SY公司披露了BD公司的商业秘密；SY公司应当知道孙某的上述行为，但仍使用经孙某披露的属于BD公司的商业秘密。孙某与SY公司共同构成对BD公司商业秘密的侵犯。据此，法院判决：被告孙某、SY公司停止生产、销售涉及BD公司BDX．25智能通信网卡EDX子目录下12个文件的侵权产品；二被告应于判决生效后一个月内在《计算机世界》等报刊上刊登启示，就各自不正当竞争行为向BD公司赔礼道歉；并于判决生效后十日内共同赔偿BD公司经济损失10万元。
判决后，当事人均不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
BD公司的上诉理由是：原审法院认定BDX.25智能通信网卡源程序与SY公司X.25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉的特征，不构成商业秘密。但是，孙某和SY公司不能有效证明其购买这40个文件的相关事实，也无法证明在本案侵权行为发生时（1997年），其就已从互联网上下载了73个文件；还应判令二被上诉人立即销毁已经生产的侵权产品；原审法院判决孙某和SY公司赔偿10万元，金额明显过少。
孙某、SY公司的上诉理由主要为：BD公司拿不出购买的摩托罗拉库程序的正版软盘和使用授权书，故其是使用侵权软件来开发网卡的，其产品本身是侵权产品，毫无权利可言；BD公司未要求员工离职时归还BDX.25网卡源程序软盘，即包括孙某在内的离职员工都合法地带走这种软盘。因此，BD公司的源程序早已流传在外，不能构成技术秘密等。为此，请求本院撤销原审判决。
二审中，上海市一中院查明：BD公司于1994年11月14日与上海鸿天电子技术公司签订了一份购销合同，向后者订购摩托罗拉68302开发系统及相关软件。后BD公司以此为开发平台研制了BDX.25智能通信网卡系列产品。
本案的二审中当事人争议的焦点有三：
一、BD公司的X.25智能通信网卡源程序是否是BD公司的商业秘密。从软件中心的鉴定报告来看，BD公司主张商业秘密的网卡源程序共有128个文件，在SY公司的硬盘中找到同名文件125个，因此，首先可以确定本案争议的网卡源程序共125个文件。在这125个文件中，BD公司有113个文件来自摩托罗拉库程序文件。虽然BD公司在开发其X.25网卡时对部分摩托罗拉库程序文件作了修改，但是这些修改都是少量的，非实质性的，不足以使BD公司产生新的权利。再者，BD公司也未能证明这113个文件原先是摩托罗拉公司的商业秘密，BD公司通过合法受让后转而成为其商业秘密。因此，BD公司不具备主张这113个文件为其商业秘密的主体资格，原审法院将这113个文件排除在BD公司主张的商业秘密范围之外并无不当。BD公司上诉认为孙某和SY公司无法证明其从境外购置40个文件的事实以及在侵权行为发生时就已从互联网下载了73个文件，鉴于这40个和73个文件构成了前述BD公司不能主张权利的113个文件，故二审中对BD公司的这一上诉理由无需审理。在扣除了这113个文件后，BD公司剩余的12个文件符合商业秘密的构成要件，应认定为BD公司的商业秘密。
二、BD公司未要求员工离职时归还BDX.25网卡源程序软盘是否造成商业秘密的泄露。本案中的商业秘密是计算机软件源程序信息，信息的载体是软盘。故BD公司应当要求员工离职时将载有这些信息的软盘交回，否则一旦软盘流入对公司不负有保密义务的第三人手中，将会造成商业秘密的泄露，但BD公司没有这样做，应该说管理制度上存在着疏漏。但就孙某而言，其曾是BD公司的员工，接触公司的商业秘密，也与公司订有保密协议。因而，虽然BD公司在其离职时没有要求归还软盘，但其在离职后仍应信守与BD公司的保密协议，不得擅自披露、使用BD公司的商业秘密。然而根据鉴定报告显示，与构成BD公司商业秘密的12个源程序文件对应的SY公司的12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同，足以认定孙某违反了与BD公司保密协议的约定，向SY公司披露了BD公司的商业秘密。SY公司的法定代表人与孙某是直系亲属关系，孙某又实际参与了与BD公司有竞争关系的SYX.25网卡的开发、研制工作，故SY公司应当知道孙某的上述行为，却仍使用由孙某披露的BD公司的商业秘密，因此SY公司与孙某共同构成对BD公司商业秘密的侵害。
三、关于BD公司是否使用侵权软件开发其网卡，以及原审判决孙某、SY公司共同赔偿BD公司人民币10万元是否适当。经查，BD公司为研制其X.25网卡曾于1994年11月向上海鸿天电子技术公司购买摩托罗拉开发系统及相关软件。为此，BD公司提供了购销合同、增值税专用发票，上海鸿天电子技术公司亦出具证明予以佐证。BD公司称由于时隔较长，购买的摩托罗拉库程序的原版软盘和使用授权书已损坏、灭失并非违背常理，故孙某和SY公司仅以BD公司拿不出原版软盘和使用授权书便否定BD公司使用摩托罗拉库程序文件的合法性依据不足，不予采纳。至于经济赔偿问题，原审法院是在根据BD公司的诉讼请求的基础上，综合考虑侵权行为的主观恶意程度、侵权行为的时间、上诉人维护权益所支付的合理费用等因素，酌情确定损失赔偿数额，故该赔偿数额也并无不当之处。另BD公司在原审法院起诉时并未要求判令孙某和SY公司销毁已经生产的侵权产品，故原审判决中没有涉及此项并不是原审法院的漏判。

综上所述，上海市一中院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评
本案中，BD公司曾通过与孙某签订开发项目立项书的形式，与孙某约定研究、开发的相关技术权益均归BD公司所有，且孙某还应对开发过程中所涉及的有关技术秘密、资料等承担保密义务。那么，是否企业的商业秘密是由员工研制、开发的，企业就必须与员工先签订合同以明确权利归属，在哪些情况下，商业秘密归企业而非由其开发人员所有呢？
根据《合同法》第三百二十六条：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。……职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。”可知企业员工在履行其职务行为中所取得的职务技术成果（包括商业秘密）也应当属企业所有。因而，区分商业秘密是归企业还是归其开发人员所有，主要是看该信息是否可归于职务技术成果。根据《促进科技成果转化法》、《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》等的规定，可知职务技术成果一般可分为以下几种情形：
一、履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务。即按照员工在本单位的工作岗位、职务要求所需完成的研究、开发任务；以及员工接受企业所交给的做出某项科研任务所完成的技术成果。
二、离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发，但法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。即企业员工在离职、退职、退休一年内或与企业约定的期限内，继续从事原单位的科学研究和技术开发任务，或者为继续履行原岗位的职责所完成的技术成果也应属于企业所有。
三、主要是利用企业的物质技术条件所完成的技术成果。即使该员工所处的岗位职责或企业未交付期有关科研开发的任务，但该员工在技术成果的研究、开发过程中，全部或大部分利用了企业的资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响，或者该技术成果实质性内容是在企业或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成，则该技术成果也应为职务成果。
综上，当商业秘密信息符合上述条件之一，属于是由企业员工的职务行为所研究、开发出来的职务技术成果时，除非企业与该员工另有约定，则该商业秘密理应归企业所有。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。
由于唐湘凌律师办理过大量商业秘密案件，在商业秘密领域比较有影响，并就商业秘密的法律保护多次接受《知识产权报》、《科技日报》等全国性报社采访。以下为唐湘凌律师关于商业秘密保护观点的报道：

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师办理过多起涉及商业秘密的案件，对企业商业秘密保护的现状深有感触，“一些企业笼统的以为自己采取保密措施的信息的全部是商业秘密，实际上司法机关会因为该类信息不符合商业秘密的法定条件而驳回。”

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师认为，鉴于地方基层涉及侵犯商业秘密的案件发案率不高，有时一个基层法院几年都遇不到一个侵犯商业秘密案，加之商业秘密犯罪案件往往涉及很多专业性极强的问题，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个鉴定结论在“打架”。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

《科技日报》文章《跳槽走人技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师说，“根据有关规定，刑事案件中的公、检、法机关均有委托鉴定的权力，民事案件的当事人也有自行委托鉴定的权利，在实践中，刑事或者民事案件的被告及其代理人往往也会委托鉴定，这样不可避免地会出现多头鉴定、重复鉴定的现象。”

《科技日报》文章《跳槽走人技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：关于企业在保护商业秘密方面应做的工作，唐湘凌认为，企业在保护商业秘密方面一定要做好预防性工作，例如划定商业秘密的范围；建立秘密资料的存档管理制度；涉密计算机不联网；对企业员工进行商业秘密法律知识培训；与员工签署的《保密协议》；与可能接触较高级别商业秘密的员工签订的《竞业禁止协议》，签署保密协议时，一定要根据其接触或可能接触的商业秘密进行严格划定、明确保密的具体内容。”

《科技日报》文章《不能以“侵犯知识产权”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师建议，鉴于涉及商业秘密的案件非常复杂，希望有关方面参考驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

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