本国优先权的合理利用情形及申请注意事项

一 、本国优先权的由来。

　　优先权原则源自 1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》，所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他缔约国提出申请的，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出的。[1]优先权原则的制定为缔约国的国民在其他缔约国获得专利保护提供了极大的便利。此后，为了使得本国申请人也同样能够享受到优先权的惠益，各国专利法相继确认了本国优先权。[2]

　　本国优先权制度的建立，使巴黎公约中的优先权原则的适用范围不再局限于外国申请人，而是进一步扩大适用到本国申请人。我国专利法中第二十九条第二款规定：申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。此即称为本国优先权。

　　二、合理利用本国优先权的常见情形。

　　本国优先权作为为本国申请人开通的一条便利之道，申请人应当如何合理利用呢？以下介绍一些常见的合理利用本国优先权制度获得便利的情形。

　　（1） 多项专利申请合并为一项专利申请。专利申请费用以及后续的专利权维持费用对申请人来说是一笔较大的支出，在符合单一性要求的前提下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干的在先申请合并为一件在后申请。通过这种方式，申请人可以大大减少所需要缴纳的专利费用。

　　（2） 某种程度上延长保护期限。发明专利权的期限为申请日起二十年，实用新型专利权期限为申请日起十年，均为自实际申请日起算，而当申请人提出在先专利申请与在后申请的时间间隔内，根据巴黎公约的规定，申请人可以享有对抗第三人的一些权利[3],因此申请人通过提交本国优先权，可以将发明创造的保护期限在某种程度上延长一年。

　　（3） 重新选择专利申请类型。申请人可以在优先权期限内，将发明和实用新型专利申请进行类型转换，例如，在后的发明专利申请可以要求在先的实用新型专利申请的优先权，从而获得更加稳定的专利权和更长的保护期限。申请人也可以将发明专利申请转化为实用新型专利申请缩短专利审批周期，尽早获得授权。

　　（4） 平衡申请人自身利益的机会。专利申请和审查周期长，答复专利局发出的通知书以及办理各种手续通常都有相应的期限要求。一些专利申请，因未在规定的期限内答复专利局发出的通知书，或未在规定的期限内缴纳相应的费用，将导致专利申请被视为撤回。

　　此时，申请人可以通过专利法提供的救济途径，来挽回专利申请，即办理权利恢复手续，并缴纳恢复手续费 1000 元。申请人也可以选择重新递交一个要求本国优先权的在后申请，往往所需的费用相比较少，并且有更充裕的补正时间。

　　（5） 补充和完善首次申请。当专利申请存在一些形式缺陷，难以通过补正方式克服时，申请人可以主动放弃存在缺陷的原申请，通过重新申请一个专利申请并要求享受原专利申请的优先权来弥补自己的失误。

　　一方面，申请人可以通过要求本国优先权的方式，撤回在先申请，避免其不完整的申请内容被公开，防止其对在后申请的新颖性造成影响。另一方面，可以避免第一个存在缺陷的专利申请成为其后提交的完整专利申请的抵触申请。根据专利法第二十二条第二款规定，申请人本人在申请日前申请、申请日后公开的中国专利申请，同样可能构成其后续申请的抵触申请。

　　因此，申请人可以通过要求本国优先权的方式，就相同的技术方案要求在先申请的本国优先权，避免自己的在先申请成为后续申请的抵触申请，同时保护在先申请中记载的技术内容。

　　三、要求本国优先权时的一些注意事项。

　　优先权制度设立的目的是为本国申请人提交专利申请提供方便，出于避免重复授权的考虑，其与外国优先权制度存在诸多的不一致。因此，本国申请人在利用该制度之前，应当对该制度进行充分的了解，以免造成不必要的损失。下面，笔者结合审查实践，对本国优先权常见的问题提出一些注意事项，希望对申请人利用该制度起到一定的帮助作用。

　　1. 在先申请将被视为撤回，并且不可恢复。

　　专利法第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。为了避免重复授权，专利法实施细则第三十二条第三款规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。《专利审查指南》中规定，被视为撤回的在先申请不得请求恢复。由此可以看出，一旦在后申请 B 要求本国优先权手续合格，在先申请 A 即被视为撤回，并且即使在后申请 B 此后又撤回了优先权要求，已经被视为撤回的在先申请 A 也不能够恢复。因此，在申请人提出优先权请求或者转让优先权或部分优先权时，一定要特别注意是否对于在先申请所包含的全部技术方案均作出了适当的处理，例如在先申请的全部技术方案是否已包含在在后申请之中，以避免在先申请视为撤回给申请人带来不必要的损失。

　　2. 作为本国优先权基础的发明专利申请最好不要求提前公布。

　　发明专利申请的审查分为两个阶段：初步审查及实质审查。前后两个阶段有不同的职权分工，优先权事项的审查也是如此。以发明主题一致性为例，不论是初审阶段还是实审阶段，均对发明主题是否一致进行审查，但具体核实的深度和广度有所不同。初步审查中，只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关，不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致。因此，有可能存在初审阶段优先权成立，而实审阶段缺优先权不成立的情况。此时，申请人将面对一系列不利后果：在先申请已经视为撤回，无法恢复，在后申请也只能以实际申请日作为评判新颖性的时间界限，被撤回的在先申请若已经公布，还可能影响在后申请的新颖性。鉴于此种情况，建议申请人注意确保在后申请的权利要求所述的技术内容已经记载在在先申请的申请文件中，还应当注意在先申请最好不要公布。专利法第 三十四条规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”,这意味着未请求提前公布的申请，在十二个月优先权期限内，当申请人将其作为本国优先权基础提出在后申请，则在先申请直到被视为撤回一直处于保密状态，即使实审阶段对该项优先权不认可，也不会出现因在先申请的公布导致在后申请新颖性丧失的局面，这无疑对申请人来说是非常有利的。

　　3. 在申请时对部分优先权问题作出声明可以节省审查流程，缩短审查周期。

　　在巴黎公约中，还确认了一种特殊的优先权：部分优先权，是指一件申请中只有一部分内容享有优先权。这就是说在首次提出专利申请以后 , 申请人又就同一个技术方案提出了另一件申请并要求首次申请的优先权 , 这个后来的申请中含有首次申请中没有记载的发明要素 , 这部分要素则不能要求享有优先权 , 但在以后可按通常的条件产生优先权。

　　以上规定在我国的本国优先权制度中也是予以认可的。例如申请 1 记载了技术方案 A1,申请 2 记载了技术方案 A1、A2,其中 A1 要求享有申请 1 的优先权，申请 3 记载了技术方案 A1、A2、A3,其中 A1 要求享有申请 1 的优先权，A2 要求享有申请 2 的优先权，根据规定上述请求应当是可以接受的。

　　审查指南初审部分规定：“在先申请和要求优先权的在后申请应当符合下列规定：……（2）在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权，但未享有优先权。”如前所述，在初步审查过程中，审查员不对申请文件的实质内容进行判断，更不对在后申请的权利要求所述技术方案是否记载在在先申请中进行核实。因此在遇到上述案件时，初审审查员会以在先申请 2 已经享有优先权而发出视为未提出通知书。若申请人后续提出恢复请求并说明相应理由，审查员也会予以恢复，但这无疑是一种时间和审查成本的浪费。因此，为了避免这种情况出现，建议申请人在提出申请时，随案提交相应的意见陈述书，说明在先和在后申请的技术方案之间享有本国优先权的关系。 
      4. 在先申请应当为首次申请。

　　按照巴黎公约的规定，在先申请应当为首次申请，专利法实施细则中规定了两种明显的非首次申请：已经要求外国优先权或者本国优先权的、属于按照规定提出的分案申请的。除了上述两种情况外，笔者在审查实践中发现，一些申请人对首次申请的理解不充分，最典型的是本国优先权系列申请，往往不能符合关于首次申请的规定。例如：申请人提出系列申请 S1、S2、S3,其中申请 S1 中含有技术方案 a1, 申请 S2 含有技术方案 a1 及 a2, 申请 S3 含有技术方案 a1、a2 及 a3.

　　那么，技术方案 a1 的首次申请应当为申请 S1,技术方案 a2 的首次申请应当为申请 S2,技术方案 a3 的首次申请应当为申请 S3.此时对申请人较为有利的申请方式是：申请 S2 要求申请 S1 的优先权，申请 S3 要求申请 S1、申请 S2 的优先权（申请 S3 享有申请 S2 的部分优先权）。这样申请 S2、S3 中技术方案 a1 享有的优先权日为申请 S1 的申请日，申请 S2 中技术方案a2 享有的优先权日为申请 S2 的申请日。而申请人实际提出的，往往是申请 S2 要求申请 S1 的优先权，申请 S3 要求申请 2 的优先权。这样的结果是，申请 S1、S2 被视为撤回，保留的申请 S3 中，技术方案 a2 享有申请 S2 的优先权，而技术方案 a1 则不能享有申请S2 的优先权，原因是申请 S2 中的技术方案 a1 并非首次申请（除非申请 S1 并未公开，也即出现了巴黎公约关于首次申请的例外情况）；也不能享有申请 S1 的优先权，因为申请人没有要求申请 S1 的优先权。此外，若申请 S1 在撤回之前已经公开，申请 S1 会对申请 S3 的新颖性造成影响。因此，当申请人需要提交系列申请时，应当对在先申请为首次申请的问题特别加以注意，避免出现申请顺序混乱的问题导致不必要的损失。

　　5. 本国优先权的转让应与申请权一起转让。

　　在外国优先权转让过程中，申请人可以仅将优先权进行转让，而保留申请权，或者是转让其在某一些国家的优先权，保留在另一些国家的优先权，就是说外国优先权可以独立于专利申请进行转让。与外国优先权不同，本国优先权不能独立转让，应当与申请权一起转让。优先权转让的本质就是转让就在先申请所包含的技术方案在某国申请专利的权利，转让人既然把就在先申请所包含的技术方案在中国申请专利的权利转让给受让人，转让人自身当然就丧失了这一权利。从反方面来看，若允许本国优先权作为独立的权利转让 , 将会产生两种后果 , 或者就相同主题授予两个专利 : 第一次申请的申请人和优先权受让人；或者出现两个同日专利申请 , 双方再自行协商确定申请人而导致不必要的纠纷，[7]无论哪种结果都被专利法第九条“禁止重复授权”原则所禁止。从上述两个方面都可以得出结论：申请人在转让本国优先权的同时，其申请权也一同转让，申请人不再对在先申请享有权利。

　　需要说明的是，上述做法并不意味着无论在后申请记载在先申请的多少内容，在后申请的申请人对在先申请都是“排他享有”.当在先申请中存在多个技术方案时，在先申请的申请人可以将不同的技术方案作为优先权分别转让给不同的在后申请人。例如：申请人在甲在先申请中记载了技术方案 A、B、C,此后，甲将不同的技术方案 A、B、C 作为优先权分别转让给乙、丙、丁，这样在最终授权时是不会导致重复授权的。因此对本国优先权转让的理解应当为，对于技术方案优先权转让只能与申请权一起转让。当然，申请人也可以转让申请中的部分技术方案的优先权，而保留其他技术方案的优先权，此时申请人若想就未转让的技术方案获得专利权，只能通过提交在后申请，要求享有在先申请的本国优先权的途径来达到目的。如前述案例，申请人甲将技术方案 A 转让给乙，乙提交了含有技术方案 A 的在后专利申请，根据我国专利法的相关规定，在先申请将被视为撤回并且不能恢复，此时甲若还想获得技术方案 B、C 的专利权，只能就技术方案 B、C 重新提交专利申请，并要求本国优先权。

　　6. 在后申请尽量全部覆盖在先申请的内容。

　　如前所述，在本国优先权制度中，设置了“部分优先权”的规则，是为了使得一些改进发明能够获得合理的保护。但是实际中往往遇到一些申请，出现与之相反的情况，即在先申请中记载了技术方案 A1 与A2,在后申请中只记载了技术方案 A1,也就是说，在后申请并未全部记载在先申请的全部技术方案。此时，申请人将面临由于在后申请享有了优先权，在先申请中的技术方案 A2 将一同被视为撤并且不可恢复的后果。

　　申请人若想挽回损失，只能重新提出记载在先申请的全部技术方案（或技术方案 A2）的在后申请，但是很多申请人在准备提出在后申请时，优先权期限往往即将到期，面临可能会超出规定的优先权期限的风险。更进一步，如果在先申请已经公布，技术方案 A2 进入现有技术领域，即使申请人提交新的专利申请也已经丧失了新颖性。因此，这种失误对申请人来说，将导致不可挽回的利益损失，需要特别注意。

　　7. 在先申请应当尽量满足充分公开的要求。

　　如上所述，本国优先权制度的一个重要作用是，申请人可以通过提交在后申请，修正在先申请中存在的一些不可能通过补正方式克服的形式缺陷，但这并不意味着申请人可以将一个公开不充分，甚至缺少必要技术特征的技术方案提交申请，就能阻止他人以更加完善的发明创造来申请专利。世界上主要的地区或国家，如欧洲、日本、美国的专利审查中，都将在先申请公开的程度作为衡量是否享有优先权的硬性指标。虽然我国的相关规定中并未明确要求在先申请应当充分公开，但在审查实践，要求优先权的在后申请的权利要求中所述技术方案应当记载在在先申请的文件中，因此，若申请人提交的在后申请，对在先申请的修改有了实质性的突破，则将导致在后申请不能享有在先申请的优先权。

　　因此申请人应当注意：不能单纯为了占到较为靠前的申请日，将一个本领域技术人员不能实施的技术方案提交专利申请，而随后又提交完整的技术方案作为在后申请要求其的本国优先权。

　　此外，在发明实审阶段，审查指南中规定：当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请所要求的优先权日时，不必核实优先权，只有检索到 P 类的 X、Y 或 E 类文献时，才需要核实优先权。也就是说，在审查员没有检索到 P 类文献时不会去核实优先权是否成立。因此对优先权的核实并非必须进行的步骤，即使发明被授予专利权也不代表其优先权就必然合格。

　　同时，优先权事项作为一项可以被提起无效宣告的理由，在授权后的无效宣告阶段中，他人提出无效程序的理由引用了中间公开技术的证据时，也会引起对优先权的审查和核实，审查实践中不乏因无效程序中核实优先权时，发现各种原因使得优先权不合格而进一步导致专利权被宣告无效的案例[3],而被宣告无效的专利权视为自始不存在，其技术内容也因公布而进入了现有技术的范围。因此，为了获得更加稳定的权利，申请人在申请专利之前应当充分了解相关情况，避免因抱有侥幸心理或存在撰写失误，导致不必要的权利损失。

　　8. 完善在先申请时的注意事项。

　　如前文所述，我国申请人在利用本国优先权制度时，有一种方式是“补充和完善在先申请”.申请人需要注意，这种补充和完善并不是没有限度的，将公开不充分的专利申请补充为公开充分的申请将使得在后申请不能享有优先权（如上第 7 点）。同样，对公开充分的专利申请进行过度的补充和完善也有可能导致新增的部分不能享有优先权。[4]1例如，若申请人在在后申请中追加或变更实施例、比较例、实施方式等，都有可能使得与追加内容有关的优先权主张得不到认可；若申请人在在后申请中对权利要求书进行了修改，则应当注意，修改的内容应当在在先申请的申请文件中存在依据，否则很有将不能享有优先权，尤其是上位化了的权利要求；若申请人通过追加新内容的方式来改正错误，且改正的内容与发明保护的主题有关，则优先权主张得不到认可。

　　四、结语。

　　本国优先权作为巴黎公约优先权原则的一种衍生制度，其产生的本意在于保护本国申请人的利益，在一定程度上为本国申请人提供便利。本文列举了我国申请人合理利用本国优先权制度的一些常见情形，对申请人利用该制度提供了建议和指导。此外，我国申请人在适用这项制度时，存在一些误区和盲点。本文总结了申请人在利用这项制度时应当了解的必要信息，同时提供了一些值得借鉴的申请技巧，比如在先申请最好不要提出“提前公布”的声明、在后申请应当尽量全部覆盖在先申请的内容等。笔者期望通过本文，能加深申请人对本国优先权制度的了解，进一步提高对该制度的有效利用。

　　参考文献：

　　[1] 尹新天 . 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社，2011 :381.

　　[2] 杨慧敏 . 专利优先权的比较与研究 // 国家知识产权局 . 专利法研究 [M]. 北京：知识产权出版社，1999 :149-167.

　　[3] 白光清 . 从专利权无效案看优先权问题 [J]. 审查业务通讯，2000（4）。

　　[4] 吴离离 . 专利优先权制度的作用和对它的认识误区 [J]. 中国发明与专利，2011（6）。

　　[5] 曲燕，曲淑君，艾变开，姚云 . 在先申请未充分公开发明对优先权效力的影响研究 // 国家知识产权局 . 专利法研究 [M]. 北京：知识产权出版社，2010.

　　[6] 汤锷 . 本国优先权制度研究--专利法实施细则第三十二条第三款立法建议 [J]. 中国城市化，2011（1）。

　　[7] 吴宁燕 . 外国优先权与本国优先权的比较分析 //国家知识产权局 . 专利法研究 [M]. 北京：知识产权出版社，1993.

　　[8] 王晓先，黄亦鹏 . 错误解读本国优先权制度的原因分析及立法建议 [J]. 知识产权，2012（1）：60.