注册商标合理使用的司法判断

　　一、问题的提出

　　任何权利都是有界限的，没有限制的权利就会被滥用，从而威胁公共利益。正因此合理使用制度是作为知识产权权利限制体系中非常重要的一环而存在的，这在著作权法和专利法中都有明显的反映。但令人遗憾的是在我国关于商标的合理使用，长期以来为人们所忽视。

　　相关制度更是欠缺，在实践中造成了极为不利的影响。可喜的是我们在我国新颁布的商标法实施条例（下简称新条例）中终于见到了它的踪迹。条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”这是商标合理使用的典型体现，是我国商标制度进一步完善的例证。然而，这一规定过于原则，缺乏可操作性，有待进一步细化。笔者将通过以下案例就这一问题进行探讨，并寻求实践中可资借鉴的判断标准。

　　基本案情：江苏省南通如皋酒厂地处如皋市白蒲镇，从60年代接管白蒲油米厂（当时就生产黄酒）以来一直生产加工黄酒。于1981年申请注册了“水明楼”文字加图形商标，核准使用于黄酒等商品上。1997年又申请注册了“白蒲”外加菱形方框的组合商标，核定使用范围是酒精饮料产品。如皋酒厂生产的“水明楼牌白蒲黄酒”是轻工部优质产品，获得过国际食品及加工技术博览会金奖和多项国家级、省级大奖。如皋白蒲黄酒厂是由如皋酒厂出资并利用原黄酒加工厂成立的具有法人资格的黄酒加工厂（以下称白蒲酒厂）。1997年如皋酒厂与白蒲酒厂签订商标许可使用合同，白蒲酒厂得以使用“水明楼”和“白蒲”两商标，白蒲酒厂生产的软包装黄酒包装袋中间标有醒目的字体大小相同的“白蒲黄酒”四个大字。成立于2000年、2001年开始生产软包装黄酒的如皋市白蒲镇巨龙黄酒厂（以下称巨龙酒厂），生产的软包装黄酒使用未经注册的“驰龙”文字加图形的组合商标，软包装袋中间同样标有醒目的、字体大小相同的“白蒲正宗黄酒”六个大字。为此如皋酒厂以巨龙酒厂使用“白蒲”二字，侵犯其拥有的“白蒲”商标专用权为由于2001年7月诉至南通市中级人民法院，要求被告巨龙酒厂停止侵害，赔礼道歉并赔偿经济损失5万元。被告则辩称：因其位于如皋市白蒲镇，在其生产的黄酒软包装上标明“白蒲正宗黄酒”字样是表明该黄酒产于白蒲镇，且已通过南通市技术监督局的质量评定，是正宗合格的白蒲黄酒。巨龙酒厂并未侵犯原告的商标专用权，原告的主张缺乏法律依据，请求法院驳回原告如皋酒厂的诉讼请求。南通市中级人民法院经审理认为，被告巨龙酒厂在其生产的黄酒饮包装上使用“白蒲”二字不构成对原告如皋酒厂的商标侵权。依照《中华人民共和国商标法》第38条之规定，判决驳回如皋酒厂的诉讼请求。

　　本案中白蒲酒厂在其生产的软包装黄酒上面标注“白蒲黄酒”，被告巨龙酒厂在其生产的软包装黄酒上面标注“白蒲正宗黄酒”，后者并不构成对前者商标权的侵犯，应理解为对前者注册商标的合理使用。

　　二、注册商标合理使用的含义及其特征

　　注册商标合理使用有广义与狭义之分。广义的注册商标合理使用，是指他人未经商标所有人许可，基于正当目的使用权利人的商标，而不必支付对价的合法的事实行为。狭义的注册商标合理使用，仅指商业性的合理使用，它是指在综合考虑商标权人和其他经营者公共利益的前提下，允许其他经营者在生产、经营活动中善意地正当地使用其注册商标，这种使用不构成对商标权的侵犯[①].实践中，商业性合理使用与商标侵权行为之间的界限更难以划分，因而，对其进行深入探讨更具有现实意义。与知识产权领域版权、专利权相比，注册商标合理使用的特点在于：

　　第一，注册商标合理使用的缘由与版权、专利权有所不同。知识产权涵盖的范围十分宽泛，如果以其财产价值的来源为标准，可以划分为创造性智力成果权和工商业标记权两大类[②].对于版权、专利权这类智力成果权予以限制，是由于智力成果权的产生是以一种事实行为为前提的，即创作了作品或完成了发明创造。但任何个人的智力成果都是在前人创造的文化成果基础上，利用社会公共的科技文化资源，借鉴他人的已有成果创造出来的。智力成果可以满足人们的物质和精神需求，需要广泛的传播和推广应用，以促进知识的进一步创新，促进全社会科技文化水平的提高。所以，法律在赋予智力成果创造者专有权的同时，又允许社会公众在一定条件下，自由、无偿地使用创造者的智力成果，“避免知识产权成为知识创新的障碍”[③].

　　对智力成果权进行限制的必要性较早地为人们所认识到，因而在许多国家的立法中，都作出了有关权利限制的规定。而关于商标权的产生，在较多的国家实行的是注册取得制度。只要申请人履行了法定的手续，就可以获得将其臆造的词汇或标记，或将现实中已有的词汇、标记专有地使用在其经营的商品之上的权利。商标的专有使用目的在于将使用人与其他经营者提供的相同商品区别开来，从而引导消费，并有利于企业商业信誉的凝聚和透射。商标不存在推广和应用的问题，专有使用一般不会与社会公共利益发生冲突，所以在相当长的时期，各国商标制度均没有关于权利限制的规定。但是，随着注册制度的发展变化，商标权人与社会公众之间的利益有所失衡。

　　20世纪中后期各国在坚持取得注册的商标必须具有内在固有的、显著性的标志的前提下，逐渐认可通过使用而取得显著性的标志也可以获得注册。现实中，一些原本不具有内在显著性的文字或图形，“因为经过长时间、大范围的使用，消费者会逐渐意识到这些标志可以像一个商标一样起到指明商品来源的作用”[④].该标志与特定主体的特定商品之间的关系在市场运行中建立起来了。消费者可以在日常生活中依赖这些标志，进行重复采购。如果继续以这些标志缺乏内在显著性，拒绝给予注册与保护，那么，其他人就可以自由地使用这些标志，对相关消费者而言，这实际上是一种不负责任的做法。正是因为这一原因，各国在20世纪中后期逐渐从法律上接受了商标显著性可以后天取得的观念。

　　巴黎公约第6条之五强调，在决定一个商标是否符合保护条件时，必须考虑所有实际情况，特别是商标已使用时间的长短。Trips协定第15条进一步规定：“即使有的标记本来不能区分有关商品或服务，成员亦可依据其经过使用而获得的显著性确认其可否注册。”商标注册制度的宽松化、灵活化，尊重了客观事实，兼顾了标记的实际使用情况，但使一些原本不具显著性的叙述性、通用词汇成为特定主体享有独占权的客体了，因为这些叙述性、通用词汇“在日常生活中具有普遍认同的含义，在表达其原有含义使用时，具有不可替代的作用，它们早已成为社会的公共财富被人们广泛地使用着，并且这种词汇资源并不是取之不竭、用之不尽的。所以，有限的通用词汇是为一家独占还是允许一定条件下多家共享，是必须解决的矛盾。解决这一矛盾的制度设计，就是在允许取得注册的同时，又对基于这些后天取得显著性的标志享有的权利进行必要限制。此为商标合理使用与智力成果权合理使用的区别之一。

　　第二，注册商标合理使用制度并不适用所有的注册商标，而仅适用那些虽已取得注册但显著性较弱的商标。其显著性的弱化，可能是先天不足，也可能是由于后天退化而致。在版权、专利制度中合理使用的情形适用所有的权利客体，因而法定的合理使用范围较为明确、具体，但商标合理使用的情形更为复杂、多样化。因此，TRIPS协议第17条对商标权的限制做了原则性的规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标权人及第三方的合法利益。”我国商标法实施条例第49条的规定也是较为概括的。

　　第三，注册商标合理使用，“细心揣摩，可以发现，不是将他人商标标识作为‘商标’使用，而只是因为某种原因，比如表示自己的姓名、说明商品的产地等，使用了与他人商标相同或近似的文字、图形或其他标识，即与注册商标‘并非同一性质上的使用’。而著作权中的合理使用，相对于被合理使用的作品，恰恰是同一性质上的使用，即仍然是作为作品来使用的，专利法等其他知识产权法上的合理使用，亦同样如此。”[⑤]

　　三、注册商标合理使用之情形

　　1、对地名商标的合理使用

　　地名不得作商标使用，这是国际惯例，但是也有例外情形。我国商标法规定，由于历史原因已经取得注册的地名，县级以下的地名，具有第二含义的县级以上行政区划的地名，不在禁止之列。现实中，有些符合这些条件的地名取得了商标注册，也引发了一定的纠纷。在司法实践中，对这些问题的标准尺度的掌握存在一定的差异，结合以上案例进行分析，本人认为，南通法院的判决是正确的，巨龙酒厂是对如皋酒厂地名商标的合理使用。首先，在现实中，地名作为标志自然形态、地理区域的符号，本身是具有公共性的词汇，地名商标的显著性比臆造词汇商标的显著性要弱得多。地名所标示的地理区域越广，为公众所使用的几率就越高，公共性色彩就越浓。地名商标显著性的先天不足，是法律对其实行弱保护的内在原因。在作为商标独占使用时，独占性应当受到一定的限制，不得禁止在该地名标示区域范围内其他经营者善意、正当地使用该地名。其次，在地名取得商标注册后，如何判断他人的使用行为是否善意、正当？在产品或产品的包装上标示地名，是经济活动中经营主体的基本权利。

　　一个地名，在其未被注册为商标之前，商家如何在商品上标示，并没有严格的限制、规范性的要求，但惯常的标示方式也是存在的。从法律上讲，只要遵循商业活动的诚实信用原则，非虚假的、引人误认的标示，就是合法、正当的。前述案件中的被告，对地名的使用方式，属于合法、正当之列，但其标示方式应受到一定的限制和规范。这里又可分为两种情况。地名相对于某种商品具有地理标志含义时，该地名商标所有人仍不能阻止符合该地理标志使用条件的其他经营者以地名与商品名称并列的方式使用，如上述案件中的“白蒲”。这说明作为商品地理标志的地名商标，更应具有包容性，而并非是某类商品地理标志的地名，在取得商标注册后，对他人在相同或类似商品上的地名标示方式则要求严格一些，应该以商业活动中惯常的方式标示，比如，应以合法注册的公司名称以及公司所在地行政区划名称来完整标识，避免与他人的注册商标相混同并造成消费者误认。但该问题的处理也不能简单化、绝对化。

　　最后，从地名变为地名商标是现实中随时会出现的情况，而地名标示地的经营者在第一含义上使用该标识的行为有较强的延续性、习惯性，地名被注册为商标后，对他人的不正当使用方式的纠正，应该有个缓冲过程，因为这种“不正当”的使用方式是相对的。只有在他人主观故意，特别是在他人取得地名商标注册并产生一定影响力后，刻意突出使用，造成混淆后果的情况下，让侵权人承担相应的法律责任才是公正的。

　　2、对商品特有名称商标的合理使用

　　商品的特有名称是相对商品的通用名称而言的，商标法规定“注册商标不得是仅有本商品的通用名称”，但商品的特有名称可否作为商标取得注册，法未禁止。商品的特有名称是经营者为自己生产、销售的商品创设的特殊称谓，如果将其作为商标注册，应该是合法的。但是，有些商品的特有名称并不是某个企业独创的，而是在一个地区历史地形成的，该地区的特定环境或人文传统工艺使该种商品品质独特，并且形成特殊称谓，比如浙江绍兴地区的黄酒，又称“女儿红”、“花雕”、“善酿”，茶叶中的“碧螺春”、“龙井”、“猴魁”都是如此。这种传统名特产品是一个行业或地区的劳动人民经过长期摸索改进，艰苦奋斗培育出来的，它的名称是一种无形的集体资产，为该地区经营者共同享有。

　　这种商品的特有名称应以集体商标或证明商标的方式予以保护，并为该地区同类产品的经营者共同使用。但由于在我国对集体商标、证明商标实行保护的时间不太长，人们对其运用尚不成熟。所以，现实中某个企业将土特产名称取得商标注册的情形也客观存在。但是，以某个地区土特产名称取得注册的商标，也属于显著性较弱的商标，商标权人与该地区其他经营者之间的利益冲突也在所难避。四川灯影牛肉食品有限责任公司在牛肉罐头等商品上注册了商标“灯影牌”，而“灯影牛肉”是四川省达县著名牛肉商品土特产的专用名称，自清光绪年间，这种制作牛肉干的工艺就已形成，流传至今。四川工商局在处理商标权人与其他经营者的商标权纠纷中，就此请示国家商标局。国家商标局在批复中指出，四川灯影牛肉食品有限责任公司对“灯影牌”注册商标依法享有专用权，但无权禁止他人正当使用“灯影牛肉”文字。这实际上是对该注册商标的禁止权进行一定限制，较好地协调了商标权人与当地其他经营者的利益。而对这样的问题，几年前也有另一种处理方法。

　　我国商标局在1988年核准了绍兴市酿酒总公司“花雕”黄酒的商标注册申请，结果造成绍兴县60多家酒厂的恐慌和混乱，影响了该县的正常经济生活和外贸出口。1992年，国家商标局商标评审委员会鉴于众多企业的反对，依法撤销了这个商标。可见，撤销注册商标或限制商标权的权利是应对土特产名称获得商标注册的两种做法。两种做法各有所长，但表明一个基本原则，即一个地区的土特产名称不应成为特定经营者专用的商业标识，即使取得注册，其权利也应当受到一定限制。而在一个地区形成的对某种商品约定俗成的名称，如果与他人的注册商标相同，是否要对该注册商标进行一定限制？局部地区约定俗成的商品通用名称并不能对抗注册商标，商品的地区性俗称与土特产名称虽然都具有鲜明的“地域性”，但前者具有随意性、不确定性，后者则是经过历史积淀，凝聚一部分经营者智慧、经验的商业标志，因而产生了对商标权予以限制的理由。

　　3、显著性退化的注册商标的合理使用

　　注册商标应具有显著性，但显著性不是一成不变的，可以通过使用，使原本不具有显著性的标识产生显著性，也可以由于商标的不正常使用或其他市场因素，使原本具有的显著性减弱、退化甚至丧失，当一个注册商标的显著性退化时，其禁止效力也应受到一定限制。1990年代中期发生的“PDA”商标案与近年审理的“雪花”商标案，都反映了这一问题。1997年，石家庄福兰德公司获得了文字商标 “PDA”的注册，核定使用在电子计算机及外部设备、中英文电脑记事本等商品上。1999年底，福兰德公司发现香港权智集团北京快译通公司在其销售的电脑词典、中文掌上手写电脑、传呼机及其广告材料中均有“PDA”标志，遂向北京海淀区工商局投诉。该批商品被海淀工商局封存。但在年底，国家工商局做出撤销“PDA”注册商标的决定，理由是“据有关单位反映并经我局查明，PDA是英文个人数码助理的缩写，是电子记事簿产品的通用名称”。

　　将“PDA”作为上述商品的商标进行注册，违反了商标法的规定。该决定使商标权人感到意外，同时也引起法学界对此问题的争论。从实际情况看，福兰德公司在1995年申请、1997年取得该商标注册时，我国电子行业中电子记事簿类产品的生产处于萌芽状态，“PDA”这个由美国苹果公司提出的一种新产品的名称，在当时的中国尚未普及、流行，所以，“PDA”获得注册并无不当，显著性也是具备的、突出的。但到了1990年代末，世界上许多著名厂商纷纷研发掌上电脑产品，国内一些企业的生产也进入兴旺阶段，所以，在计算机行业和社会上，人们已经将“PDA”作为掌上电脑产品的代名词。商标权人的利益与同行众多经营者的利益产生了矛盾。商标局以撤销注册商标的方式解决这一矛盾，这种做法也是其他国家一般会采用的，而且，由于中国商标法对撤销违反商标法第1.1条的商标没有时间限制，实际包括一开始就是通用名称和后来蜕变为通用名称的，所以，撤销行为也是依法进行的。但理论上，学界对此做法存有异议。一些学者指出，“PDA”目前虽已处于朝通用名称演化的过程中，在这种情况下，无论是商标注册人还是作为竞争者的权智集团或其他人，对“PDA”都有正当的使用权益，但是无权排斥他方的使用，商标局撤销福兰德公司的注册商标，是过分强调了一方的利益，商标权作为所有人的重要无形资产，被剥夺后有可能给所有人造成损失。

　　无独有偶。几年后又有类似的纠纷发生。内蒙古杭后旗金穗食品公司在其产品上获得了“雪花”文字加图形作为商标注册，但发现北京某公司在同类商品上也使用“雪花”文字，并将其作为商品名称的组成部分使用，遂以侵犯商标权为由提起诉讼。北京一中院2003年12月审理后认为，“雪花粉”系面粉生产企业根据市场需求开发出的面粉，经过10余年的发展，众多企业均在生产、销售“雪花粉”并已得到广大消费者的认可。同时作为国家行政主管机关的国家粮食局，以及作为全国性社会团体组织的中国粮食行业协会均在复函中指出，雪花粉系直接表示了面粉的质量，已经成为与特定品质相联系的面粉的通用名称。所以被告在其产品上使用雪花粉的字样的行为，系表明其产品的品质，这种使用方式并不会与原告的文字加图形的雪花牌组合商标产生混同，并导致消费者误认的后果，应认定为正当使用。根据商标法实施细则第49条的规定，原告作为雪花商标的注册人，无权禁止他人的正当使用。据此，驳回原告的诉讼请求。本案的处理，既维护了注册商标的有效性，又通过对其权利的适当限制，兼顾了其他经营者正当使用该文字的利益，应该说，对于一个显著性有所退化的注册商标来讲，这样的处理是较为妥当的。

　　四、注册商标商业性合理使用的判断规则

　　本人认为，判断注册商标合理使用应遵循如下规则：

　　1、诚实信用

　　诚实信用原则是市场经济条件下民事主体参与民事活动应遵循的基本原则，也是解决商标权人与其他公众利益冲突应把握的尺度。注册商标显著性较弱，决定法律对其保护有一定限度，但只是给其他经营者善意、正当的使用留下空间，而不是全部否定注册商标的效力。因而，判断他人对注册商标使用是否为善意、正当十分重要。而“商标法上的善意、恶意是从有无竞争的角度加以判断的。所谓善意就是要么不知他人商标已注册，要么虽然知道注册，而未以恶意方式使用，而恶意则是指虽知情却抱着不正当竞争目的使用”[⑥].判断他人使用行为是否出于善意，应当综合考虑使用意图、使用行为发生的时间、使用方式以及使用的客观效果。对注册商标进行限制，不应成为给商标侵权行为寻找缝隙的理由。

　　2、利益平衡

　　既然是弱显著性的注册商标，在法律保护时就必须兼顾其他经营者的利益，不能与强显著性的注册商标在保护力度上等量齐观。对本身具有公共性的词汇过度地垄断使用，会影响社会经济生活的正常秩序，从而背离商标制度的宗旨。但“本身具有公共性的词汇”通过长期使用产生了第二含义并经过法定程序取得了注册，权利人就享有积极行使和排除他人妨害的权利，对他人超出善意、正当范围的使用行为，应依法制止，如果对他人的使用方式不加以规范，就会使商标权流于形式，使注册商标的法律保护成为空话。合理使用往往是商标侵权纠纷中的抗辩理由，判断时需结合双方的利益全面考虑，在冲突中寻求平衡。

　　3、具体问题具体分析

　　我国商标法实施条例对商标权限制的规定确实比较原则化、简单，需要通过相关司法解释进一步界定，以便于操作，但通观有关国际公约和其他国家立法对商标权限制的规定，都不及版权、专利法具体，这是由商标权特点决定的。因而，在司法实践中，坚持具体问题具体分析格外重要。注册商标是否具有描述性、说明性，是否为公共性词汇，要针对不同商品来确定，他人的使用行为是在“商标”意义上使用，还是作为其他商业标志使用，这些要结合不同商品的不同需求和商业惯例来界定；他人的使用行为是否会导致与商标权人商标的混淆误认，要结合相关公众在选择不同商品或服务时的注意程度来考虑，要结合商标的原有含义与产生的第二含义的影响力大小来分析，甚至在一个案件中，对他人注册商标的使用，可能出现局部为合理使用，局部为侵权行为的情况，在纠正不正确的使用方式的同时，也要维护合理的使用行为，这一切全凭实事求是，具体问题具体分析。注册商标的合理使用纷繁复杂，要求执法者具有更高的理论水平和综合判断的能力。

　　注释：

　　[①]杨淑霞，李彬：《论注册商标的合理使用》，贵州警官职业学院学报，2004，（3）：250.

　　[②]刘春田：《知识产权法》，中国人民大学出版社，2002.16.

　　[③]陶鑫良：《知识产权法总论》，知识产权出版社，2005.226.

　　[④]黄晖：《商标法》，法律出版社，2004.

　　[⑤]王艳芳：《从一起案例谈地名商标的法律保护》，中国专利与商标，2004，（4）：46.

　　[⑥]付钢：《试论商标的合理使用及实务判断》，电子知识产权，2002，（11）：25.

　　李亮