论出版物商标的注册保护与合理使用限制

　　一、出版物商标的注册

　　本文所谈论的“出版物商标”，一般指在《类似商品和服务区分表》的第16类（1606：印刷出版物）上注册的商品商标。由于1606类与1605类（印刷物）构成类似，因此在选择注册商标时应该注意遴选商品项目。此外，应该特别注意，《类似商品和服务区分表》的第41类上关于出版服务（4104）的注册，虽然与出版有关，但在该类上注册的商标，属于服务商标，与1606类与1605类不构成类似。由于注册商标的保护范围一般仅局限于其选定的商品或服务类别，因此，同一个词语在第16类上注册商标，并不能当然排除他人在第41类上就同一词语注册商标的行为。据此，企业应根据自身的经营特点来选取注册商标的范围。比如，一个生产型企业的内部刊物上如果使用了该企业的logo或商号，那么，一般仅在第16类上注册就可以了。但是，如果一个特定行业（比如钢铁）的电子商务平台向其会员分发印刷资料或者会员期刊（在线或不在线），那么，最好同时在第16类与第41类上注册相关商标。专业从事出版、教育的企业或机构在注册商标时更应该注重第16类与第41类注册的不同法律意义，一旦注册范围选择不当，后患无穷。下面的论述仅围绕第16类的商品商标展开。

　　二、出版物商标的效力

　　据笔者了解，围绕出版物注册商标的纠纷在2002年以后逐渐上升，社会影响较大的有2002年的新东方学校在其编写的英语图书上使用他人注册的GRE、TOEFL文字商标案 、2005年的社会科学出版社在其出版的彼得兔系列图书上使用他人注册的彼得兔文字及图形组合商标而引发的纠纷。近年来还有一些没有出版资质的企业以注册商标起诉有关杂志社、报社的纠纷。总体来说，笔者认为对出版物商标的使用方式及保护强度的认识有待加强。下面举2个案例加以说明。

　　案例一：中国电影家协会诉上海《世界电影之窗》杂志社（【2005】朝民初字第30563号）

　　1、案件回顾：“世界电影”是原告拥有的注册商标，注册类别为第16类“期刊、杂志”，有效期2001年4月28日至2011年4月27日。后原告授权中国电影出版社将该商标使用在中国电影出版社出版的双月刊杂志《世界电影》封面。《世界电影》杂志系双月刊，由中影协主办并授权中国电影出版社出版，定价12.80元。

　　《上影画报》杂志系月刊，由上影画报杂志社（电影之窗杂志社名称变更前的名称）出版，定价20元。2004年9月，上影画报杂志社开始在《上影画报》杂志使用三折页的封面，三折页的封面中包含两个杂志封面，其余页为广告。三折页两个杂志封面的具体内容是：从2004年第9期至2005年第1期，《上影画报》杂志三折页中的一个封面仍然使用“上影画报”的名称，在“画报”二字的下方标注有较小字体的“世界电影特辑”文字（其中“特辑”二字又比“世界电影”四个字小），在杂志期号后有“扩版试刊”四个字；三折页的另一个封面上方使用“世界电影特辑”的名称，其中“世界电影”四字较大，“特辑”两字较小位于“世界电影”的“影”字右下角，该封面杂志期号后有“扩版试刊”四个字。从2005年第2期至2005年第8期，《上影画报》三折页封面的一个封面上仍然使用“上影画报”名称，但在“画报”二字下方标注有较小字体的“世界电影之窗”文字，其中“之窗”两个字又比“世界电影”四个字小；另一个封面上方使用“世界电影之窗”名称，其中“世界电影”四字较大，“之窗”两字较小，同时还在“世界电影之窗”文字下用“封面：×××”的格式标注封面使用的图片名称。上述杂志三折页的两个封面，中影协认为是使用“世界电影特辑”和“世界电影之窗”名称的封面在杂志封面折页的最上方，而电影之窗杂志社则认为是使用“上影画报”名称的封面在杂志折页的最上方。 2005年8月26日，新闻出版总署批准《上影画报》杂志更名为《世界电影之窗》。

　　电影之窗杂志社辩称，我社是国家正规的杂志社，所出版的《上影画报》创刊于上世纪五十年代，已经很有名，不需要使用中影协的商标来扩大名气。涉案的《上影画报》杂志多处表明了“上影画报”名称，并未使用“世界电影”作为标识，使用的“世界电影”文字是为了介绍我社出版杂志的内容，而非商标意义上的使用。“世界电影”是通用文字，不能注册为商标，既然注册了就应当在特定范围内享有商标专用权，中影协不能阻止我社合理的使用。我社出版的杂志与中影协出版的《世界电影》杂志存在不同，《上影画报》是娱乐杂志，世界电影是学术期刊，读者不会混淆两个杂志。我社的《上影画报》杂志经主管部门批准已经合法更名为《世界电影之窗》。中影协索赔每期5万元也没有依据。

　　一审法院认为，“世界电影”四个字，本身系日常用语，可以用于指代世界范围内的电影。如果仅在口头交流或书面叙述中使用“世界电影”文字是正当的，不是商标意义上的使用，不会涉及到商标法所保护的“世界电影”商标的权利范围。但是在“杂志”这种商品上使用，就会涉及本案中影协享有专用权的“世界电影”商标，因为该商标核准专用权的范围恰恰是“杂志、期刊”。本案中，电影之窗杂志社在其出版的杂志上使用“世界电影”文字的行为有以下两种：第一，在杂志封面上以“世界电影特辑”方式使用；第二，在杂志封面上以“世界电影之窗”方式使用。对于上述两种行为，“世界电影特辑”和“世界电影之窗”的使用均位于杂志封面的顶部通常标有杂志名称的位置，而两种方式中“世界电影”四个字均较大，而“特辑”、“之窗”文字均较小，仅位于“世界电影”文字的一角。因此，电影之窗杂志社在其出版的涉案杂志封面上使用“世界电影特辑”和“世界电影之窗”作为杂志名称的方式，侵犯了中影协对“世界电影”文字商标享有的专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。

　　2、法律焦点：如何理解涉案商标“世界电影”在涉案杂志上是否属于合理使用

　　所谓“合理使用”，在我国《商标法实施条例》的第49条有所规定，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”理论上也可简称为“非商标意义上的使用”，即并非起到标识商品或服务来源的作用。

　　此外，对注册商标的法律保护强度还应该基于商标的显著性和知名度。

　　本案中，“世界电影”四个字系日常用语，本身并无显著性，这注定了其注册后的保护范围会受到合理使用的限制。电影类杂志为介绍内容的需要都可以适当使用该文字。出于排版美观需要，不同杂志社对使用“世界电影”文字的位置及格式有自己的风格，不能单纯以文字的大小与粗细作为衡量是否“突出使用”的原则。但是，如果他人在封面上显著性地使用“世界电影”文字，以至于读者误认为是杂志的名称，则构成商标法意义上的使用，可能导致混淆。由于笔者未见到涉案的2期杂志封面，因此无法直接评价法院的认定是否正确。但根据笔者在互联网上的检索，目前《世界电影之窗》的封面对“世界电影之窗”文字大小的使用基本均匀，已经属于对杂志名称的正当使用。

　　实际上，原告的《世界电影》和被告的《上影画报》同为创刊较早的国家杂志社，在各自的地区（北京、上海）都非常知名。只不过原告早在2001年就注册了“世界电影”商标，而被告于2005年8月26日合法变更为《世界电影之窗》前就在封面上突出使用“世界电影”文字似乎无正当理由，加上原告《世界电影》杂志的知名度，因此导致了被告在本案中的被动局面。应该说，原告运用其注册商标打击竞争对手的策略还是比较成功的（选取被告变更名称前的杂志作为诉讼对象），而被告也通过行政途径达到了合法使用“世界电影之窗”的目的。实际上，由于刊物风格的不同（原告的《世界电影》偏学术，被告的《世界电影之窗》偏娱乐），经过实际使用，消费者有能力辨别两者而不会导致混淆。

　　案例二：北京前程锦绣国际广告有限责任公司与湖南省戏剧家协会侵犯商标权纠纷案（【2008】二中民终字第17928号）

　　1、案情回顾

　　1999年至2002年4月期间，前程锦绣公司以“月”作为印制周期，编辑、印制了名称为《今日艺术》的印刷物，主要内容是为配合北京音乐厅、中山公园音乐堂的演出而编辑的。该印刷物免费向公众发放，没有刊号。在印刷物封面上标有“artstoday.com”和“今日艺术”字样。2002年4月后，该印刷物停止印制发放。

　　经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，原告于2002年8月14日取得了“今日艺术 artstoday.com”注册商标专用权，核定使用商品为第16类印刷出版物。2008年7月14日，经商标局核准，原告将该注册商标转让给北京驱动文化传媒有限公司。原告未举证证明在其拥有上述商标专用权期间，曾在核定的商品类别上使用过该注册商标。

　　《今日艺术》杂志是经新闻出版总署批准、公开出版发行的月刊，由今日艺术编辑部编辑出版，湖南省戏剧家协会是其主办单位。该杂志的名称原是《戏剧春秋》，2007年4月6日经新闻出版总署批复同意，更名为《今日艺术》。今日艺术编辑部不具有法人资格，且未领取营业执照。湖南省戏剧家协会作为主办单位，于2007年5月取得《期刊出版许可证》后，即开始出版发行《今日艺术》月刊，在该杂志封面上标注有“今日艺术”和“TODAY ART”字样。

　　一审法院认为，原告在其拥有注册商标专用权的期间内，从未在核定的商品上使用过涉案商标，也未许可他人在核定的商品上使用过，市场上没有原告使用涉案商标的商品或许可他人使用涉案商标的商品，今日艺术杂志编辑部在其出版发行的《今日艺术》杂志上使用“今日艺术”不可能误导公众，也不会发生混淆的后果。因此，原告所诉侵权行为不能成立。

　　二审法院认为，《今日艺术》杂志是经新闻出版总署批准、公开出版发行的月刊，被告作为该刊物的主办单位，在取得《期刊出版许可证》后，有权在批准的范围内使用该期刊名称。由于被告出版发行涉案刊物的行为经合法批准，因此不侵害前程锦绣公司享有的注册商标专用权。原告的上诉请求不予支持。

　　2、法律焦点：究竟该以何种理由认定被告使用“今日艺术”的行为性质

　　与案例一相比，注册商标“今日艺术”本身具有显著性，但因为在注册后因无使用而导致无知名度，且被告更名为《今日艺术》的时间在原告停止使用“今日艺术”之后但在原告获得注册商标之前，因此具有合法性。但二审法院关于“被告出版发行涉案刊物的行为经合法批准，因此不侵害前程锦绣公司享有的注册商标专用权”的论述笔者持保留意见，相比之下更倾向于一审判决的表述，即重点在于无误导与混淆的存在。本案的审理实际上传达出一种讯息：如果出版物商标在注册后无使用历史，很难对抗其他刊物通过行政途径获得的杂志名称。

　　三、总结

　　笔者先前曾就出版物上使用注册商标的行为专篇进行过论述（见《出版物对图书商标的使用行为研究》，http：//www.law-lib.com/lw/lw_view.asp？no=6414），在此尝试对同类案件的分析归纳如下规则：

　　1、注册商标的显著性（包括注册时本身显著性与使用获得的显著性）与知名度（与使用历史有密切关系）是衡量注册商标保护范围的重要因素；

　　2、如果注册商标的描述性较强（一般对于文字商标而言），则更容易受到合理使用/非商标意义上使用的抗辩。原告需要通过证明使用注册商标以加强显著性的主张，但举证责任偏重，较难成功；

　　3、对出版物上使用与注册商标相同或类似的文字或图形方式应该综合判断，包括考量使用的地点（封面、封底、内页或夹缝）、使用的格式（大小、粗细、艺术化处理等）、读者对使用文字或图形的关注程度、注册商标本身在识别出版物来源中发挥的作用等。

　　由于每个案件的情况差别较大，上述原则在具体案件中的使用可能会出现主观偏差，但笔者的态度是对出版物商标的法律保护边界应该持谨慎态度。

　　【作者简介】

　　马宁律师，拥有知识产权法硕士学位，是上海元达律师事务所（MWE China Law Offices）的资深律师。

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