2000年11月9日，中原信达知识产权代理有限责任公司在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材听力分册》、《TOEFL系列教材语法分册》、《TOEFL系列教材作文分册》、《TOEFL系列教材阅读分册》、《最新练习题选编第一册》、《最新练习题选编第二册》、《最新练习题选编第三册》8本图书及25盒听力磁带。

　　2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行检查，并扣压了部分涉嫌侵权的图书。2000年12月25日受ETS委托，北京市正见永申律师事务所在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”，包括：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一册及听力磁带21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权及商标权。

　　2001年2月22日，一审法院对新东方学校的财务帐册实施了证据保全，并委托北京天正会计师事务所对相关财务帐册进行了审计，审计结果表明：新东方学校的收入主要分为培训收入和资料收入。TOEFL培训收入：1998年为5 210 769元，占全年总培训收入的20.1%;1999年为8 498 039元，占全年总培训收入的23.5%;2000年为19 795 214元，占全年总培训收入的24.3%.资料收入：1998年为3 012 702元，1999年为4 931 191元，2000年为6 983 357元。TOEFL住宿班所收取的培训费用中包括资料费。另外，本案一审审理中，双方当事人就ETS主张权利的相关TOEFL考试题与被控侵权物进行了对比。对比结果为：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一、二、三册中被控侵权部分与相关的TOEFL考试题内容一致;听力磁带与相关的TOEFL考试题内容绝大部分相同。此外，“TOEFL听力磁带”、“TOEFL系列教材”的封面及包装上均突出使用了 “TOEFL”字样。

　　上述事实，有第746636、176265、771160号标证书，北京市工商行政管理局物品暂扣证，俞敏洪谈话记录和保证书，《盒式录音带复制许可协议》，《文字作品复制许可协议》，北京天正会计师事务所有限责任公司第431号审计报告，北京市公证处出具的公证书，崇文区公证处出具的公证书，被控侵权的图书和录音带实物及双方当事人陈述等在案佐证。

　　本院认为，中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，根据著作权法第2条第2款及《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第3条第1款(A)项的规定，我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。《著作权法实施条例》第2条规定，著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。

　　TOEFL试题分为听力、语法、阅读和写作四个部分，由ETS主持开发设计，就设计、创作过程来看，每一道考题均需多人经历多个步骤并且付出创造性劳动才能完成，具有独创性，属于我国著作权法意义上的作品，应受我国法律保护。由此汇编而成的整套试题也应受到我国法律保护。

　　根据本案查明的事实，新东方学校未经著作权人ETS许可，以商业经营为目的，以公开销售的方式复制发行了TOEFL试题，其使用作品的方式已超出了课堂教学合理使用的范围，故对新东方学校关于其相关行为系合理使用TOEFL试题的抗辩理由不予采信。新东方学校又主张，其系社会力量办学，根据《民办教育促进法》的规定，属于非营利机构。本院认为，新东方学校成立的目的与是否侵犯ETS著作权并无必然联系，只要新东方学校实施的行为具有营利性，则必然对ETS 的著作权构成侵害，新东方学校的这一抗辩理由亦不能成立。

　　另外，1997年新东方学校法定代表人俞敏洪向北京市工商行政管理局出具的不再发生侵权行为的保证书以及与中原信达知识产权代理有限责任公司签订的作品使用许可协议也表明，新东方学校承认ETS对TOEFL试题享有著作权，并且明知其相关行为已侵犯了ETS的著作权。

　　综上，新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为已侵犯了ETS的著作权，理应承担相应的法律责任。但本院同时应当指出，鉴于TOEFL试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的，新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解TOEFL试题应属于《著作权法》第22条规定的合理使用相关作品的行为，并不构成对他人著作权的侵犯。

　　在我国目前的社会状况下，出版发行属于国家管制的特殊行业，出版物属于特殊商品，对出版物的来源进行识别一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中，虽然ETS在出版物、录音磁带上合法注册了TOEFL商标，新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL” 字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了ETS的商标专用权应属不当，本院予以纠正。

　　审计报告表明，新东方学校TOEFL项下的收入主要包括资料费和培训费，TOEFL住宿生的资料费已包含在培训费中。一审法院参照TOEFL培训收入在全年培训总收入中所占比例确定TOEFL资料收入的相应比例并无不当，但酌情以一定的比例推算TOEFL住宿生的资料收入不够严谨。本案二审审理中查明， 1999年和2000年TOEFL住宿生的资料收入为773 472元。故本院确认，新东方学校TOEFL项下的侵权资料收入为3 740 186.2元，应当作为非法获利赔偿给ETS.ETS为本案诉讼而支出的合理费用2.2万元亦应一并赔偿。综上，一审判决在新东方学校侵犯ETS著作权问题上认定事实清楚、适用法律正确，但关于侵犯商标专用权及赔偿数额的认定和处理亦有不当，本院应予酌情纠正。上诉人新东方学校的上诉理由部分成立，其相应的上诉请求本院应予支持。

　　据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定，判决如下：

　　一、维持北京市第一中级人民法院(2001)一中知初字第35号民事判决之第(一)、(三)、(五)项;即：(一)北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯(美国)教育考试服务中心TOEFL考试试题著作权的行为，并于判决生效之日起十五日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁;(三)北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起三十日内在《法制日报》上向(美国)教育考试服务中心公开赔礼道歉，消除因其侵权行为造成的影响(逾期不履行，法院将在该报上刊登判决主文，费用由北京市海淀区私立新东方学校承担);(五)驳回(美国)教育考试服务中心的其他诉讼请求。