“派生专利权与原专利权的利益共享制度”不能绝对化——兼与师安宁律师商榷

【摘要】“派生专利权与原专利权的利益共享制度”不能绝对化。对于非从属专利或技术，即在后的专利或技术虽然是从在先专利技术研发、“改进”得来的，但非从属专利的实施和成立却不依赖于在先专利和技术的实施，两者的实施互不侵权，因此，改进或“派生”的专利（技术）与在先专利技术之间在法律上完全可以互相绝对独立，毫无关系，完全可以各自独立自由实施。
【关键词】派生专利权与原专利权的利益共享制度；从属专利；派生专利；非从属专利
【写作年份】2010年
 
【正文】

2009年11月8日的人民法院报刊载了北京市大成律师事务所师安宁律师撰写的《专利共有人权益的平等保护》一文。北大法律信息网也以《专利许可中的共有权保护制度》为题再次刊登了该文。该文提出了“派生专利权与原专利权的利益共享制度”的观点。

师律师认为：“黑龙江无线电一厂拒绝补充支付专利使用费的一项重要抗辩理由是，其拥有改进技术的专利权，有关法院也通过司法鉴定的方式证明无线电一厂的实用新型专利没有全部落入王兴华等人的专利技术保护范畴，从而认定没有构成侵权，因此无需支付专利使用费。显然，这种认知混淆了审理专利侵权纠纷与专利合同纠纷的不同司法任务。四版专利法都对在技术改进基础上产生的派生专利权与其所依存的原专利权之间设定了利益共享制度，并且赋予了相互之间享有获得强制许可的权利。即一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显着经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。也就是说，当无线电一厂取得了改进技术成果的派生专利权时，并不意味着其与王兴华等人的原有专利权之间毫无关系或其专利权具有绝对独立性特征。相反，无论是原专利权人或是派生专利权人，均负有容忍对方对本方专利的利益共享权。否则，将要受到强制许可制度的制约”。

笔者认为，师律师的上述观点和论述与法律和目前的司法实践不符。理由如下：

师律师的观点和逻辑是，改进技术等于派生技术，改进技术或派生技术与在先专利技术之间完全不能互相绝对独立，在先专利技术所有权人和改进或派生专利技术所有权人均负有容忍对方对本方专利利益的共享权。否则，就要受到强制许可。师律师还进一步认为，既使“有关法院也通过司法鉴定的方式证明无线电一厂的实用新型专利没有全部落入王兴华等人的专利技术保护范畴”时，上述观点依然成立。

笔者认为，师律师的上述观点不能成立。改进或“派生”的专利（技术）与在先专利技术之间在法律上完全可以互相绝对独立，毫无关系，完全可以各自独立自由实施。

1993年8月16日，最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复中提到：“……在后的专利技术是对在先的专利技术的改进或者改良，它比在先的专利技术更先进，但实施该技术有赖于实施前一项专利技术，因而它属于从属专利”。

《北京高院专利侵权判定若干问题的意见》第一百二十一条规定：“从属专利，又称改进专利。指一项专利技术的技术方案包括了前一有效专利；即基本专利的必要技术特征，它的实施必然会落入前一专利的保护范围或者覆盖前一专利的技术特征，它的实施也必然有赖于前一专利技术的实施。

从属专利的形式主要有：(1)在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征。(2)在原有产品专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途。(3)在原有方法专利技术方案的基础上，发现了新的未曾发现的新的用途。

同时，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

根据上述司法解释，可以得出两个结论，一个是，在先专利或基本专利可以“派生”出两种情形，一种是派生出从属专利或从属技术，另一种是“派生”出一种独立于基本专利的完全独立的技术或专利权。可以称之为非从属专利（技术）。

从属专利或技术的技术特征相对于其基本专利具有全面覆盖性。从属专利必然包含基本专利独立权利要求的全部技术特征，正是如此，从属专利的实施有赖于基础专利的实施。从属专利除了其技术特征相对基本专利全面覆盖外，还增加了新的技术内容，具有新的技术特征，这种新的技术内容或者说技术特征，使从属专利较基本专利技术更进步。

由于从属专利与基本专利是相冲突的。在专利侵权诉讼中，作为被告方的从属专利权人实施其专利，在没有取得实施基本专利强制许可的情况下，除非达成调解，法院会判定被告侵犯基本专利权，作出侵权赔偿决定。这同一般的专利侵权判断、专利侵权诉讼与司法裁定中所依据的原则别无两样。

师律师提到的“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显着经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可,在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可”的规定仅仅是解决和针对从属专利与基本专利之间权利互相冲突这一种情形。

但是，对于非从属专利或技术，即在后的专利或技术虽然是从在先专利技术研发、“改进”得来的，但非从属专利的实施和成立却不依赖于在先专利和技术的实施，两者的实施互不侵权，因此，这两个专利或两个技术之间在法律上完全可以是互相独立，“毫无关系”的，完全可以各自独立、各自自由的实施。

师律师的一项专利权对可以独立的、“毫无关系”的非从属专利或技术享有“利益共享权”，否则，“将要受到强制许可制度的制约”的“派生专利权与原专利权的利益共享制度”的观点会产生阻碍同领域技术之的后续的，系列的技术的不断发展。

师文中提到的“有关法院也通过司法鉴定的方式证明无线电一厂的实用新型专利没有全部落入王兴华等人的专利技术保护范畴，从而认定没有构成侵权”的做法和事实认定也是有理由，有依据的。法院主要是从两个专利或技术之间是否存在依赖关系，是否互相完全绝对独立的角度和出发点进行考量。

之所以最高人民法院提审后最终确认无线电一厂应当向四原告补充支付专利使用费324万余元。完全是因为无线电一厂与王兴华等人在专利许可合同中本身有“技术改进不影响本合同的执行”的约定。师文中的“技术改进不影响本合同的执行”的约定既包括了从属专利，也包括了非从属专利技术两种情形，双方之间的技术合同纠纷当然应当遵守合同约定的相关条款的约束。这是因为在技术合同纠纷中，法院和现行法律对于技术合同给予了不同于其他合同的更高程度尊重的结果。但却肯定不是如师律师所认为的“当无线电一厂取得了改进技术成果的派生专利权时，并不意味着其与王兴华等人的原有专利权之间毫无关系或其专利权具有绝对独立性特征。相反，无论是原专利权人或是派生专利权人，均负有容忍对方对本方专利的利益共享权，否则，将要受到强制许可制度的制约”的观点和理由所致。
 
【作者简介】
盛东生，北京市京大律师事务所合伙人律师专利代理人。