美日欧在商业方法专利问题上的分歧

　20世纪90年代末，美国法院的裁决令许多公司纷纷为商业方法寻求专利保护并把这一主题置于战略日程的首要地位。然而，美国专利商标局(USPTO)、日本专利局(JPO)和欧洲专利局(EPO)在这个有争议的问题上却持分歧态度。
　　对于那些依赖革新取得成功的公司来说，世界最主要专利局的一致态度是非常重要的。一般而言，能在美国获得保护的发明也同样可以在欧洲和日本获得保护，但是商业方法领域的情况却并非如此。
　　计算机软件业的发展给USPTO、JPO和EPO提出了许多问题。随着这一领域专利申请的持续上升，三局形成了各自的评判标准。事实表明在美国申请商业方法专利并不过分复杂，在欧洲寻求保护要艰难得多，而日本的态度则介于二者之间。尽管近些年来三局采取了许多措施，争取在如何对待这一问题上达成更加协调一致的态度，申请人仍然不能明确什么可以受到保护，什么不可以受到保护。
　　尽管软件专利和商业方法专利经常被归在一起，它们之间其实存在着很大的差异，其中最主要的一点是它们与不同的主题有关，软件并不一定需要和商业方法相关，而商业方法也并不一定需要涉及计算机。然而，二者确实经常有重迭在一起的时候。网络发明是一个经典的例子，它们通常定义商业方法而且依赖软件将其诠释。
著名的“一次点击”专利
　　著名的商业方法专利有力地说明了这一点。1999年9月，Amazon.com 通过网络定购货物的系统和方法被授予美国专利(US 5,960,411，简称411专利)。这通常被人们称为“一次点击”专利(one-click)，该发明涉及的是一套电子商务系统，它提供的方法和系统可以减少购货人与客户机系统间的行为及客户机系统与服务器系统间的数据传送，从而使电子交易更加方便安全。
　　1999年10月21日，Amazon.com向美国法院递交诉状，以Barnesandnoble.com公司的“The Express Lane ”网上购物原理与其411专利技术(即“一次点击”购物技术)相同为由，起诉该公司侵权。法院经过调查和听证，于1999年12月1日作出以下结论：法院确认Amazon.com公司的“一次点击”设计确实是一项具有实用性的发明，应该把专利这种专有的权利赋予Amazon.com公司。由于本案还没有审理结束，因此法院先颁发了一个初步禁令，禁止被告公司，以及与被告公司有一定关系和参与了一致侵权行为的公司和个人不得继续对411专利实施侵权活动。虽然这项初步禁令于2001年2月被废掉了，但这并不是因为法院认为商业方法不可以被授予专利，而是考虑到Amazon 专利的生效所带来的一系列相关问题，籍此认为授予初步禁令是不合适的。事实上，在过去数年间，美国法院屡屡认为颁发商业方法专利不存在任何难度，而且在它们的有效性受到挑战的时候总是能维护其权益。
重要判例
　　就美国而言，在关于网络商业方法是否给予专利保护的争论中，司法界扮演了举足轻重的角色。其中影响最大的是联邦巡回上诉法院审理过的两个案件：1998年7月裁决的State Street Bank&Trust 公司诉 Signature Financial Group 有限公司（即State Street Bank案）和AT&T公司诉 Excel通信公司案。
　　1998年裁决的State Street Bank有限公司一案是商业方法专利首次浮出水面。在该案中，State Street Bank&Trust 公司对Signature Financial Group 有限公司的一项专门用于管理金融服务信息的数据处理系统的专利提起诉讼。一审判决中，马萨诸塞州地方法院以不符合法定主题为由判定该项专利无效。但该判决在上诉审判中被联邦巡回上诉法院推翻，该法院认为Signature的数据处理系统(一种管理共同投资基金投资经营的计算机会计系统)不应该因为它是一种商业方法而被排除在专利之外。根据法院的说法，只要Signature 的技术通过了专利性的标准审查，它被授予的专利就应该是有效的。
联邦巡回上诉法院对AT&T公司诉Excel 通信有限公司一案(诉讼客体是AT&T公司所拥有的一项长途电话计费系统专利—电话通话信息记录系统)得出了类似的结论，该法院进一步明确了其在前一案中采取的立场。
　　而USPTO已于1996年在这两例案件开庭审理之前颁布了新的计算机软件和商业方法专利申请的审查指南。指南称，“发明没有必要显示技术贡献的实际存在，而只需在技术领域内并产生一种‘有用、具体而且确实的效果’”。新指南产生的影响是非常引人注目的：“成千上万件与商业方法软件有关的专利申请获得了USPTO的授权”。
　　在State Street 决议以后，USPTO创建了“技术中心2100”，专门审理美国专利分类705类目中的专利申请，即由计算机实施的商业方法申请。1999年，也就是State Street案裁决之后的那一年，有将近3000件商业方法申请，2000年期间，此数目增长了一倍多，达到7800件。该中心工作一个值得注意的特点是获准申请与未获准申请的比率。USPTO的通常情况是65%至70%的申请坚持到了授权，而在705类目中，此比率下降到约45%。这部分是因为此类目要经过一次二级审查——一名质量保证监督员复核所有的申请。尽管如此，满足新颖性、实用性和非显而易见性要求的商业方法在美国通常都能获得专利。

深远的影响
　　这些判例所产生的影响远远超出了美国，例如：在日本，State Street决议对公司思想产生了巨大的影响。NEC(日本电气公司)知识产权部总经理对此作出了解释，“我们对法院的决议作出反应是因为其中没有特别针对技术问题的措词。我们是这样理解其决议的：方法本身可以被授予专利，而且我们对公司作出了相应的调整。”因此，NEC于2000年1月份开始寻求可以取得专利权的创意。NEC专门制订了一项专利奖励计划。根据此计划，任何一个提出建议的人在专利申请得到受理时获得一次奖励，授权时获得一次奖励，然后公司每次在签署与该发明有关的许可协议时还要给予相应的奖励。在最初几个月里，各部门提交了1500多个创意，其中有三分之一是非技术人员提出的。除NEC以外，三菱和松下对创意获得商业方法专利的员工给予1000万日元的奖励。另外，还有许多公司也采取了同样的策略。
日本的反应
　　然而，日本公司提出这些倡议的时候还未弄明白JPO会怎样对待商业方法，它们只觉得JPO一定会对美国的做法作出反应。日本的法律规定要求可授予专利的发明应该是“一种利用自然规律,源于技术构思的高度创造性工作”。JPO于1999年颁布的商业方法审查指南进一步强调了这一点，指南称对单纯的商业方法不应授予专利，而应该将专利授予有 “技术构思”的商业方法。2000年末，JPO颁布了进一步的指南。这些指南强调了发明具有创造性的重要性并解释道：如果一项发明结合了为商业领域公众所熟知的方法，那这项发明不能得到专利保护。简而言之，利用网络或计算机的商业方法可以在日本获得保护，但比在美国获得保护要难，因为JPO就发明的创造性或非显而易见性采用了更高的标准。例如：据2001年5月的报道，Amazon和Signature在美国得到授权的著名发明在日本申请专利的时候遭到了驳回。
欧洲的情况
　　欧洲的情况远远没有这么明朗。一般观点是软件和商业方法都不可以获得保护，然而事实却并不是如此。商业方法和计算机程序都被欧洲专利公约第52条第(2)款排除在专利保护范围之外，但是这二者如果表现了一定的特征的话便都可以获得保护。最主要的一点是它们必须包含某种技术构思，这是因为根据第52条第(3)款的表述，第52条第(2)款中的例外只适用于与指定主题(如此等等)相关的申请[注2]。人们花费了很多的时间去争议‘如此等等’的含义，但可以肯定的是包含一定的技术构思通常意味着某些主题不被排除在外。而且事实是许多商业方法和计算机软件被授予专利。但值得注意的是EPO不仅强调技术构思而且更多的考虑发明的创造性。
　　总而言之，欧洲的情况是只要商业方法和软件发明申请具有一定的技术构思和创造性，就可以考虑给予专利保护。然而，到目前为止，这只是一种认知，因为EPO没有发表任何正式声明或指南，清晰、准确地陈述其方针政策。欧洲专利公约有可能要作出一些修改，将第52条第(2)款中把计算机程序排除在保护范围之外这一点去掉，并把单纯的商业方法包含在内，但这尚未付诸实施。
　　 [附注1]关于商业方法的定义目前还没有统一的标准，但常见的有以下几种：
　　1) 所谓网络商业方法，就是指从事电子商务的网络经营者在互联网上进行商业活动时所采用的经营模式。或者说，是通过计算机互联网进行商务活动的方法。(参见2001年5月25日《中国知识产权报》)
　　2) 所谓商业方法，系指为处理或解决商业经济活动或事务而(由人类智力)创造的方法或规则。(参见张率《埋在电子商务的地雷》一文)
　　3) 根据WIPO的解释，商业方法专利涉及的是那些借助数字化网络经营商业的、有创造性的商业方法。(//ecommerce.wipo.int/primer/index.html )
[附注2] 欧洲专利公约第52条第（2）和第（3）款
Article 52 25
Patentable inventions
(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. (//www.derwent.com 朱瑾编译)