非专利技术转让合同违约纠纷案

发布日期：2012-09-15 作者：徐涛律师

原告：南京X制药厂(下简称X制药厂)。住所地：南京市黄埔路。　　被告：江苏X药研究所(下简称X研究所)，住所地：南京迈皋桥十字街。
　　1983年12月3日，X制药厂与X研究所签订了“797”针剂生产专利转让合同，双方约定，X研究所将其完成小试工作的“797”针剂与X制药厂协作完成中试加工任务;待成果鉴定后，X研究所拥有该成果的所有权，X制药厂则取得“生产专利权”;X制药厂在产品投产后5年内支付X研究所产品利润的15%，5年期满后，“生产专利权”完全归属X制药厂，未经双方协商，不得将该技术转让给第三人，不得泄露技术内容或修改中止本合同。1985年6月19日，江苏省卫生厅组织成果鉴定，将“797”针剂定名为“脉络宁注射液”。随后，X制药厂按苏卫药准字(85)1776-1号批准证书进行生产，并从1985年至1990年共支付给X研究所利润提成100.2万元。1992年5月12日，X研究所与河南淅川制药厂签订了一份“脉络宁”技术转让合同，取得技术入门费30万元。1992年12月15日，X研究所向国家专利局申请了“脉络宁静脉注射液的工艺方法”发明专利，申请号：92107848.×，国家专利局于1993年11月10日将该专利申请公开。
　　原告方以被告方擅自将“脉络宁注射液”技术转让给河南省淅川制药厂，违反了与X制药厂合同的约定为理由，诉至南京市中级人民法院，请求判令撤销X研究所与河南省淅川制药厂的技术转让合同，赔偿违约金及经济损失200万元。
　　被告辩称：脉络宁注射液(原名797针剂)系X研究所多年研究的重大科技成果，X制药厂有偿取得的“生产专利权”是普通生产许可权。提成期满后，X制药厂享有继续生产的权利，但这种技术转让并非买断。X研究所享有向第三方转让技术的权利，况且，双方1983年所签合同已期满，X研究所的转让行为不属违约。请求法院驳回X制药厂的诉讼请求。

[案情分析] 　　这起案件的审理，较好地处理了签约在前、立法在后所导致的因合同用语不规范所产生的经济纠纷。同时，在正确处理有多年合作基础的当事人之间的纠纷上，取得了较好的审判效果。
　　本案从受理至结案，所涉及的“脉络宁注射液”尚处于专利申请阶段，案件的性质应属非专利技术转让合同纠纷。双方争议的主要焦点之一是：如何理解合同中提到的“生产专利权”。
　　在1983年签订合同时，《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国技术合同法》尚未出台，合同中所用的“生产专利权”一词，无准确的定义和说明，上述两法中也没有这一用语。纠纷发生后，双方都将“生产专利权”这一含混的提法朝自己有利的方面解释。原告X制药厂认为，“生产专利权”是独家生产权，即通过5年给予研究所的利润提成，将“脉络宁注射液”的生产权独家占有，研究所不能再行转让。研究所认为，“脉络宁注射液”的成果所有权属于自己，X制药厂取得的“生产专利权”是指一种普通的生产使用权利，5年内有偿占用，5年后无偿使用，但X制药厂并未将此发明成果买断，研究所完全可以另行处分。
　　我们认为，对于当事人双方1983年所签的合同，应理解为“独占”性质的“非专利技术转让合同”，其理由是：
　　(1)在合同中，双方约定，新药投产后，“未经双方协商”，不能再将技术转让给第三家，并且不得“泄露技术内容或修改、中止本合同”，在案件审理中，原、被告双方均提交了合同的文本，可见该合同是双方的真实意思表示，研究所将“脉络宁注射液”再次转让给第三方是不妥当的。“生产专利权”在此处实质上应理解为独占性质的实施权。这是指一项专门的权利，X制药厂有偿取得，研究所在没有新的约定或取得法律上的授权外，无权再行处分。在排他性的实施权外，双方还承担合同约定的保密义务。
　　(2)“脉络宁注射液”已受到国家中成药品种有关行政法规的保护，根据有关法规规定，即使有企业受让了该项技术，亦不会得到生产批文。因此，X制药厂在事实上已拥有了独家生产的权利。
　　通过对本案合同性质的正确认定和对“生产专利权”的正确理解，法院认定研究所擅自转让技术给河南淅川制药厂是违约行为，从而做出相应处理，是完全正确的。
　　责任编辑按：因本案涉及到被告向河南淅川制药厂转让“脉络宁”技术合同的效力问题，且判决中又认定该合同无效，说明案件处理结果同该厂有利害关系，该厂应作为无独立请求权的第三人申请参加诉讼，或由法院通知其参加诉讼。

[案情结果] 　　南京市中级人民法院经审理后认为：X制药厂与X研究所在1983年12月3日签订的合同中约定的“生产专利权”，应属生产专用权，与产品或方法的专利权不应等同。虽然双方所签合同的提成期满，但双方的其他有关约定仍然有延续性。因此，X研究所在申请92107848.×号发明专利前，将技术转让给河南淅川制药厂实施的行为，违反了与X制药厂的合同约定，应承担违约责任。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、第一百一十二条第一款的规定，判决如下：
　　X研究所赔偿X制药厂违约金30万元，于本判决生效后30日内付清。
　　本案诉讼费20010元，由X研究所承担。
　　本案判决书下达后，在江苏省专利局主持下，本案原、被告双方又就“脉络宁注射液”专利权属问题进行调解，双方达成协议：
　　X研究所转让专利申请权，X制药厂以1820010元一次性买断。
　　根据判决书判决内容，X制药厂实际只需支付150万元。双方均未上诉。

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