南京金陵制药厂诉江苏省中医药研究所签订非专利技术转让合同后又将该技术转让给第三人

「案情」

原告：南京金陵制药厂（下简称金陵制药厂）。住所地：南京市X路X号。

被告：江苏省中医药研究所（下简称省中医研究所），住所地：南京迈皋桥十字街X号。

1983年12月3日，金陵制药厂与省中医研究所签订了“797”针剂生产专利转让合同，双方约定，省中医研究所将其完成小试工作的“797”针剂与金陵制药厂协作完成中试加工任务；待成果鉴定后，省中医研究所拥有该成果的所有权，金陵制药厂则取得“生产专利权”；金陵制药厂在产品投产后5年内支付省中医研究所产品利润的15％，5年期满后，“生产专利权”完全归属金陵制药厂，未经双方协商，不得将该技术转让给第三人，不得泄露技术内容或修改中止本合同。1985年6月19日，江苏省卫生厅组织成果鉴定，将“797”针剂定名为“脉络宁注射液”。随后，金陵制药厂按苏卫药准字（85）1776－1号批准证书进行生产，并从1985年至1990年共支付给省中医研究所利润提成100.2万元。1992年5月12日，省中医研究所与河南淅川制药厂签订了一份“脉络宁”技术转让合同，取得技术入门费30万元。1992年12月15日，省中医研究所向国家专利局申请了“脉络宁静脉注射液的工艺方法”发明专利，申请号：（略）.×，国家专利局于1993年11月10日将该专利申请公开。

原告方以被告方擅自将“脉络宁注射液”技术转让给河南省淅川制药厂，违反了与金陵制药厂合同的约定为理由，诉至南京市中级人民法院，请求判令撤销省中医研究所与河南省淅川制药厂的技术转让合同，赔偿违约金及经济损失200万元。

被告辩称：脉络宁注射液（原名797针剂）系省中医研究所多年研究的重大科技成果，金陵制药厂有偿取得的“生产专利权”是普通生产许可权。提成期满后，金陵制药厂享有继续生产的权利，但这种技术转让并非买断。省中医研究所享有向第三方转让技术的权利，况且，双方1983年所签合同已期满，省中医研究所的转让行为不属违约。请求法院驳回金陵制药厂的诉讼请求。

「审判」

南京市中级人民法院经审理后认为：金陵制药厂与省中医研究所在1983年12月3日签订的合同中约定的“生产专利权”，应属生产专用权，与产品或方法的专利权不应等同。虽然双方所签合同的提成期满，但双方的其他有关约定仍然有延续性。因此，省中医研究所在申请（略）.×号发明专利前，将技术转让给河南淅川制药厂实施的行为，违反了与金陵制药厂的合同约定，应承担违约责任。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、第一百一十二条第一款的规定，判决如下：

省中医研究所赔偿金陵制药厂违约金30万元，于本判决生效后30日内付清。

本案诉讼费20010元，由省中医研究所承担。

本案判决书下达后，在江苏省专利局主持下，本案原、被告双方又就“脉络宁注射液”专利权属问题进行调解，双方达成协议：

省中医研究所转让专利申请权，金陵制药厂以（略）元一次性买断。

根据判决书判决内容，金陵制药厂实际只需支付150万元。双方均未上诉。

「评析」

这起案件的审理，较好地处理了签约在前、立法在后所导致的因合同用语不规范所产生的经济纠纷。同时，在正确处理有多年合作基础的当事人之间的纠纷上，取得了较好的审判效果。

本案从受理至结案，所涉及的“脉络宁注射液”尚处于专利申请阶段，案件的性质应属非专利技术转让合同纠纷。双方争议的主要焦点之一是：如何理解合同中提到的“生产专利权”。

在1983年签订合同时，《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国技术合同法》尚未出台，合同中所用的“生产专利权”一词，无准确的定义和说明，上述两法中也没有这一用语。纠纷发生后，双方都将“生产专利权”这一含混的提法朝自己有利的方面解释。原告金陵制药厂认为，“生产专利权”是独家生产权，即通过5年给予研究所的利润提成，将“脉络宁注射液”的生产权独家占有，研究所不能再行转让。研究所认为，“脉络宁注射液”的成果所有权属于自己，金陵制药厂取得的“生产专利权”是指一种普通的生产使用权利，5年内有偿占用，5年后无偿使用，但金陵制药厂并未将此发明成果买断，研究所完全可以另行处分。

我们认为，对于当事人双方1983年所签的合同，应理解为“独占”性质的“非专利技术转让合同”，其理由是：

（1）在合同中，双方约定，新药投产后，“未经双方协商”，不能再将技术转让给第三家，并且不得“泄露技术内容或修改、中止本合同”，在案件审理中，原、被告双方均提交了合同的文本，可见该合同是双方的真实意思表示，研究所将“脉络宁注射液”再次转让给第三方是不妥当的。“生产专利权”在此处实质上应理解为独占性质的实施权。这是指一项专门的权利，金陵制药厂有偿取得，研究所在没有新的约定或取得法律上的授权外，无权再行处分。在排他性的实施权外，双方还承担合同约定的保密义务。

（2）“脉络宁注射液”已受到国家中成药品种有关行政法规的保护，根据有关法规规定，即使有企业受让了该项技术，亦不会得到生产批文。因此，金陵制药厂在事实上已拥有了独家生产的权利。

通过对本案合同性质的正确认定和对“生产专利权”的正确理解，法院认定研究所擅自转让技术给河南淅川制药厂是违约行为，从而做出相应处理，是完全正确的。

责任编辑按：因本案涉及到被告向河南淅川制药厂转让“脉络宁”技术合同的效力问题，且判决中又认定该合同无效，说明案件处理结果同该厂有利害关系，该厂应作为无独立请求权的第三人申请参加诉讼，或由法院通知其参加诉讼。