行使商标权和他人使用进入公有领域的作品冲突时的处理原则问题

    中国社会科学出版社与英国费德里克??沃恩公司“请求确认不侵犯商标权”案因所涉图书商品为进入公有领域的作品，不仅提出了知识产权侵权争议案件处理的法律程序问题，及对图书类商标侵权的判断依据问题外，本本案还提出一个更有意义的问题，也就是当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标专用权是否应当受到一定限制。本案中，沃恩公司申请商标注册的用意很明显，就是通过商标注册，把本来已经成为公共利益的作品再次垄断起来，并可能将其永久占有。

    沃恩公司作为波特作品的最初出版者及一个世纪以来波特作品各版本的最主要出版商，不可否认，沃恩公司对该系列作品的传播及作品品牌的建立做出了重要贡献，但，沃恩公司对该系列作品的贡献，从法律上讲可以通过作者许可其专有出版权而获得回报。随着作品著作权超过保护期限，沃恩公司所享有的专有出版权亦同时失效。当波特作品进入公有领域，任何人均可自由使用，即任何人，包括沃恩公司，对于波特原作品不再具有专有垄断权或其他任何优先权利。

    如果因为沃恩公司将进入公有领域的波特作品的角色名称、插图注册商标，而并因此有权以其拥有的注册商标专用权而禁止其他人在波特作品彼得兔图书上使用原作中的插图，显然是对社会公共利益的损害。《民法通则》第七条规定，民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益。该法第五十八条规定的，违反法律或者社会公共利益的民事行为无效。根据《民法通则》的规定，我们有理由相信，当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标注册人的专用权应当让位于社会公共利益，其权利范围应当受到一定限制。笔者认为这种情况下商标权保护范围不应该包括已经进入公有领域的作品。

    《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）》中规定了商标专用权进行限制的条款。TRIPS第十七条规定，各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。该条举例说明了例外的一种情况——合理使用描述性词语，但这显然不是唯一的例外。

    我国《商标法实施条例》已经规定了对商标专用权的例外限制。该条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，社科出版社使用的插图的作用在于表示商品的内容和特点，根据本条规定，可以视为对注册商标的善意使用，而这正是对商标权的范围的一种限制。

    如果承认在类似案件中商标注册人的专用权应受到限制而无权禁止他人使用已进入公有领域的作品，还有一个问题就是，商标注册人是否可以限制他人使用该作品的方式，例如限制他人在封面、封底或其他位置上使用一致。

    笔者认为，既然原作品已进入公有领域，任何人都有权自由使用原作品。这时，商标注册人的专用范围不应包括原作品。其他人使用原作品和商标注册人的合法市场利益应该不存在冲突。如果允许商标注册人限制他人使用原作品的方式，则实质上又给予了商标注册人一种优先权利。这种优先权利同样意味着对公共利益的损害。

    本案所涉争议可能并非一个特例，随着作品交流的日益发展，将进入公共领域的作品中的名称或绘图或角色作为商标进行注册的情况可能越来越多，如果本案被认为构成侵犯商标权，那么商标注册人即可通过注册商标行为来垄断原作品的使用，这将阻碍原作品的传播，增加了作品使用人的法律风险。若此，对有意于使用（包括改编、出版、翻译、汇编、展览、摄制、网络传播等）进入公有领域作品方，除了审查著作权状态外，为了避免侵犯可能存在的注册商标专有权，还则须在使用前进行是否侵犯他人商标权调查相关商标核查，这不仅在操作上难以实现，更违背了进入公有领域的作品人人平等的可以即可自由使用的立法本意。在这个意义上，本案已不仅仅是为彼得兔系列图书请求一个宣告不侵权判决的问题，更是直接关系到将对已过著作权保护期的精品作品投入的使用、交流、传播时的法律义务问题，进而。同时，本案亦提出了知识产权保护体系中各法的合理协调及冲突处理问题。