对经行政程序处理的行为不宜再提起确认不侵权之诉——江苏高院判决南京大学出版社诉武汉亚新地学有限公司不侵权确认案

请求确认不侵权之诉，是给当事人提供的一种辅助救济手段，对受理条件应作必要的限制。对于相关行为是否构成侵权已经过行政程序处理，则不应再通过提起确认不侵权之民事诉讼，请求人民法院予以处理。

案情

    2005年，南京大学出版社出版了《奥数一点通》系列小学生数学学习辅助用书，在丛书的书名中使用了“一点通”三个字。武汉亚新地学有限公司（以下简称亚新公司）获得了“一点通”注册商标专用权。本案立案前，湖南省益阳市工商行政管理局资阳分局（以下简称资阳工商局）曾对南京大学出版社在益阳发行、销售《奥数一点通》的行为进行立案查处，并于本案一审立案后的2007年7月16日作出行政处罚决定书，认定南京大学出版社在《奥数一点通》丛书中突出使用“一点通”文字，侵犯了亚新公司“一点通”注册商标专用权，责令南京大学出版社停止违法行为，并罚款4万元。南京大学出版社认为其并未侵犯被告亚新公司涉案注册商标专用权，诉至南京市中级人民法院，请求确认其使用《奥数一点通》书名出版系列图书没有侵犯被告的“一点通”注册商标专用权。 

审判

  　　南京市中级人民法院经审理认为，原告的相关权利在行政程序或者行政诉讼程序中可以得到救济，原告提起请求确认不侵犯商标专用权之诉不符合法律规定的受理条件。首先，本案虽然为请求确定不侵犯注册商标专用权纠纷，但审理的对象是原告使用《奥数一点通》书名出版系列图书是否侵犯了被告涉案“一点通”注册商标专用权，与行政查处审查的内容重复。其次，资阳工商局应亚新公司请求，先于本案就原告涉案行为是否侵犯被告“一点通”注册商标专用权进行行政处理。原告的相关权利并未因此处于不确定状态。再次，确立请求确认不侵犯商标专用权之诉的目的，在于限制商标注册人滥用权利，并为因滥用权利受到威胁或者侵害的人提供法律救济。本案中，虽然被告认为原告在《奥数一点通》丛书中使用“一点通”侵犯了其“一点通”注册商标专用权，并要求原告立即停止侵权行为，但这是在上述行政程序启动之后，且系被告因原告主动通过函件与被告“沟通使用‘一点通’商标”而给原告的回函，并非滥用权利。同时，商标注册人通过工商行政管理部门启动查处商标侵权程序是依法维权行为，被查处人不能据此提起请求确认不侵犯商标权之民事诉讼。据此，南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一百三十九条之规定，裁定：驳回原告南京大学出版社的起诉。 

  　　南京大学出版社不服一审裁定，提起上诉,称益阳工商局的行政处罚并不构成本案民事诉讼的前提，法律亦未规定不侵权之诉须针对权利主体“滥用权利”的行为，因此，本案起诉符合法律规定受理条件。请求二审法院撤销一审裁定。

  　　江苏省高级人民法院经审理认为，人民法院受理请求确认不侵权之诉，是给当事人提供的一种辅助救济手段，因此对请求确认不侵权案件的受理条件应予以必要的限制。只有在权利人向被控侵权人发出侵权警告，而被控侵权人认为自己的行为不构成侵权，权利人的警告行为可能对被控侵权人的权益造成损害的情况下，被控侵权人才能提出请求确认不侵权之诉。对于相关行为是否构成侵权已经过行政程序或者权利人已提起民事侵权诉讼，则不应再通过提起确认不侵权之诉请求人民法院予以处理。对于侵犯商标专用权纠纷，可以由人民法院立案审理，也可以由工商行政管理部门立案处理。对工商行政管理部门处理决定不服的，可以根据《中华人民共和国行政诉讼法》的相关规定向人民法院提起行政诉讼。在南京大学出版社提起确认不侵权之诉前，资阳工商局应亚新公司的请求，已就南京大学出版社发行、销售《奥数一点通》的行为予以立案。一审立案后，资阳工商局对南京大学出版社作出行政处罚。南京大学出版社如果认为自己的行为不构成侵权，则完全可以通过行政诉讼程序得到最终确认。一审法院认为南京大学出版社的起诉不符合我国民事诉讼法第一百零八条的规定，裁定驳回起诉是正确的。

  　　江苏省高级人民法院二审裁定：驳回上诉，维持原裁定。

评析

  　　本案争议的焦点是对请求确认不侵犯知识产权之诉的受理条件是否需要作出必要的限制。

    我国确认不侵犯知识产权诉讼的历史很短。2002年7月12日最高人民法院在对江苏省高级人民法院就苏州龙宝身无工程实业公司诉苏州朗力富保健品公司请求确认不侵犯专利权纠纷是否予以受理的请示的批复中，确立了“请求确认不侵犯专利权纠纷”案由。随着2003年中国社会科学出版社诉英国费德里克·沃恩公司不侵犯“彼得兔”商标权纠纷的受理，请求确认不侵犯商标专用权的诉讼亦成为可能。根据请求确认不侵犯知识产权之诉的性质和地位，对其受理条件是否需要进行必要的限制，在司法实践中有着不同的做法，也是需要解决的问题。

  　　请求确认不侵犯知识产权之诉是赋予原告一种请求权，即对其所实施的相关行为是否侵犯他人的知识产权有权提起一种确认请求。根据最高人民法院“关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知”中的表述，确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷。其设立的目的在于：一方面限制知识产权权利人滥用权利，促使其在合法、谨慎、诚实信用的基础上行使权利；另一方面为因滥用权利受到威胁或者侵害的人提供一种主动性的法律救济途径，使其因权利人滥用权利而处于不确定状态的相关权利得以确定，合法的生产经营活动能够正常进行。但是，与确认侵权之诉相比，确认不侵权之诉是对知识产权诉讼中确认侵权之诉的一种补充和完善，只是一种辅助救济手段。因此，与确认侵权之诉的受理条件相比，确认不侵权之诉应当作出特别的限制，以平衡知识产权权利人与相对人之间的利益关系，防止知识产权权利人被无端地卷入诉讼当中，造成司法资源和社会资源的浪费。

  　　关于受理条件，依据最高人民法院给江苏省高级人民法院的上述批复，确认不侵权之诉的受理条件为民事诉讼法第一百零八条和第一百一十一条之规定，即原告与本案有直接的利害关系，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。其中可能存在问题和需要作出限制的问题就是“直接的利害关系”确定。最高人民法院认为，“由于被告朗力富公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害”，因此“原告与本案有直接的利害关系”。从该批复、相关的理论和司法实践出发，我们认为，需要作出特别限制的受理条件应该包括以下几个方面：

    一是当事人之间存在切实的民事争议。有争议方有诉讼的可能。确认侵权之诉的争议在于原告即知识产权权利人认为被告即被控侵权人之相关行为侵犯了原告的知识产权，遂产生了争议。对于确认不侵权之诉则应具备被告即知识产权权利人向原告即被控侵权人发出了侵权警告，而原告认为自己的行为并不构成侵权，使得原告的相关权益处于现实的不确定状态之中，即双方存在争议事实。这就要求警告函的发出应当符合一定的形式要件和实质要件，以免流于权利之滥用。其形式要件就是在主体上应当由知识产权权利人或者独占实施许可人向被控侵权人如产品的制造商、销售商、进口商、使用者等发出警告函。其实质要件就是原告实施了涉嫌侵权的行为或者侵权准备行为，而被告认定自己的知识产权受到侵害。

  　　二是被控侵权人的相关权益因警告函而处于不确定状态之中，可能或者已经受到侵害。这主要包括两个方面：一方面知识产权权利人在发出警告函后未在合理的期限内向人民法院起诉或者要求有关知识产权行政管理部门进行处理。被控侵权人没有其他途径确认其行为是否构成侵权，处于一种较为被动的状态之中。另一方面这种利益的不确定状态使得被控侵权人的相关权益如合法的生产经营权可能或者已经造成损害。

  　　本案中，作为商标注册人的被告并未向被控侵权人发出侵权警告，而是请求工商行政管理部门予以查处。对于侵犯商标专用权纠纷，可以由人民法院立案审理，也可以由工商行政管理部门立案处理，对工商行政管理部门处理决定不服的，可以根据《中华人民共和国行政诉讼法》的相关规定向人民法院提起行政诉讼。因此，被告请求工商行政管理部门予以查处系合法行使自己的权利。被告的行为并不会使得原告的相关权益处于不确定状态之中，可能或者已经受到损害。此外，在本案之前，资阳工商局应被告的请求，已就南京大学出版社发行、销售《奥数一点通》的行为予以立案。一审立案后，资阳工商局对原告作出行政处罚。原告若认为自己的行为不构成侵权，则完全可以通过行政诉讼程序得到最终确认。原告的相关权益并非没有救济途径。因此，原告和被告之间并不存在所谓的争议事实和直接的利害关系，故不符合法律规定的受理条件，应予驳回起诉。