“王致和案”：用反不正当竞争法胜诉境外商标抢注

　　总第32期 浩天知识产权代理事务所—易文辉Dr. Saskia Eschmann发表,[商标]文章

　　2009年4月23日，慕尼黑高等地方法院 (No. 29 U 5712/07) 对慕尼黑地方法院 (No. 21 O 21512/06) 于2007年11月11日作出裁决的“王致和”商标侵权案维持原判，中方胜诉。判决认为，根据《德国反不正当竞争法》，关于已在中国进行注册的商标，如果中国商品的德国进口商在德国再对其进行商标注册，则构成不正当竞争。

　　案件回放

　　原告/被上诉人是中国一家知名调味品生产商，其产品注册商标为：

　   被告/上诉人是一家德国公司(被告/上诉人1)和其执行官(被告/上诉人2)，2003年在德国注册了原告/被上诉人的以上商标。

　　2005年11月21日，被告/上诉人1未经原告/被上诉人同意，向德国专利商标局申请注册以下文字和商标，类别为食品类29、30和服务类35。2006年2月16日，注册申请被通过，在德国的注册商标号为No. 305 70 147。

　　原告/被上诉人向慕尼黑地方法院提出申请：

　　1. 如果不是用于表示原告/被上诉人的产品，禁止被告/上诉人整体或部分使用图三所示图案，包括人头像、中文和字母WANGZHIHE。

　　2. 被告/上诉人1将商标No. 305 70 147让渡给原告/被上诉人;或者被告/上诉人1同意废除此商标;被告/上诉人1提供已使用此商标进行广告的数量和已实现的交易量。

　　3. 宣布被告/上诉人1、2赔偿由其行为所造成的原告/被上诉人的一切损失。

　　被告/上诉人请求慕尼黑地方法院驳回原告/被上诉人的请求。

　　慕尼黑地方法院判决：如果不是用于表示原告/被上诉人的产品，禁止被告/上诉人整体或部分使用图三所示图案，包括人头像、中文和字母WANGZHIHE。而且，慕尼黑地方法院判决废除被告/上诉人1的商标No. 305 70 147。法院驳回了原告/被上诉人的其他请求。

　　被告/上诉人对慕尼黑地方法院的判决提出上诉，原告/被上诉人向慕尼黑高等地方法院提起交叉诉讼。

　　慕尼黑高等地方法院判决：

　　由于原告/被上诉人是被告/上诉人的竞争者，所以只有根据不正当竞争法进行诉讼。诉讼双方为食品类29和30项的竞争者，与服务类35项的注册商标No. 305 70 147无关。由于原告/被上诉人与被告/上诉人仅在食品领域存在竞争，因此根据《反不正当竞争法》，服务类35项的争议商标不受保护。

　　如果是有计划的阻碍竞争者进入市场，则商标申请和注册构成不正当竞争。

　　如果商标申请人知道竞争者对同样的商品使用或计划使用同样的商标，则商标申请不构成不正当竞争。此外，还需要其他特殊条件。

　　其他特殊条件指，如果申请人明确在先知道商标使用者的权利受到保护，并且有足够的客观原因对相同或相似的商品注册相同或相似的商标，且商标申请人的申请目的在于阻止或有意图阻止在先商标使用者进行注册和使用。

　　根据以上原则，被告/上诉人1申请注册的食品类29项和30项的商标No. 305 70 147构成不正当竞争。

　　商标No. 305 70 147与原告/被上诉人过去使用的用于表示其食品的商标一样或十分相近。申请商标No. 305 70 147时，原告/被上诉人在中国和其他欧洲以外的国家也拥有相应的商标。作为原告/被上诉人产品的进口商，被告/上诉人1知道原告/被上诉人使用的商标。被告/上诉人1想确保其对原告/被上诉人产品的独家进口，并避免可能出现的原告/被上诉人对其停止供货的情况。商标No. 305 70 147成为被告/上诉人1用于确保原告/被上诉人向其继续供货并成为独家进口商的工具。这是被告/上诉人1在商业竞争中对商标进行误用的行为。此外，被告/上诉人1还在德国对一些其他中国公司的商标进行了注册。

　　原告/被上诉人既不能根据《反不正当竞争法》也不能根据《商标法》申请对服务类35项的商标No. 305 70 147进行注销。实际上，根据《德国商标法》第五十一条第一段和第十条以及第九条第一段第三项可以对商标进行注销。根据第九条第一段第三项，如果注册商标与在先注册商标相同或相似，即使与在先注册商标不属同一商品或服务，且在先注册商标在德国为知名商标，后注册商标对其特点或知名度进行了不公平的利用或损害，即可对商标进行注销。但是，原告/被上诉人并未就此提出要求。

　　根据《德国商标法》第五十一条第一段、第十五条、第十二条、第五条和《巴黎公约》第八条，可以对服务类第3项的商标No. 305 70 147进行注销。根据《德国商标法》第十二条，如果其他人对商标进行了在先使用，就可将商标用于商业用途并在德国范围内阻止其他人对商标进行使用。根据《德国商标法》第十五条，第三方未经授权不得将易引起公众混淆的相似商标用于商业用途。如果商标在德国为知名商标，即使相似商标不会引起公众混淆且不会对原商标构成不正当利用或损害，也不予以注册。根据《巴黎公约》第八条，即使没有注册的责任且不构成商标的一部分，商业名称也应在所有缔约国内进行保护。此案中，原告/被上诉人的商业名称在德国是否应受到保护并不明确，因为原告/被上诉人并没有在德国使用其商业名称。在任何情况下，食品类的相似性和服务类第35项都很难被混淆。此外，原告/被上诉人既没有证明其商业名称在德国为知名商标，也不能证明服务类第35项的商标No. 305 70 147对其知名度进行了不正当利用或构成损害。

　　根据《德国版权法》第二条第一段第四项和第二段，由于原告/被上诉人的商标图像“一名微笑的中国人”不具备必要的特征以获得版权，因此其服务类第35项的商标No. 305 70 147被注销(《德国商标法》第五十一条第一段、第十三条第一段、第二段第三项;《德国版权法》第二条第一段第四项、第二段)。

　　慕尼黑地方法院规定争议商标可用于所有商品和服务，甚至可用于更多领域，慕尼黑高等地方法院对慕尼黑地方法院的这一强制救济进行了限制。慕尼黑高等地方法院认为，对原告/被上诉人的强制救济仅应限于食品类第29项和30项的争议商标。

　　最后，慕尼黑高等地方法院驳回了原告/被上诉人的交叉诉讼，并要求被告/上诉人公布损失和赔偿额。

　　慕尼黑高等地方法院判决，如果不能表明是原告/被上诉人的产品，则被告/上诉人禁止将争议商标用于肉类、鱼类、家禽类、野味类、肉汁类、豆豉类、冷冻类、干果类、干蔬菜类、果冻类、果酱类、蜜饯类、蛋类、乳类、乳制品类、食用油脂，咖啡，茶，可可，糖，大米，木薯，西米，咖啡代用品，面粉、谷类制品，面包，糕点、糖果，冰制食品，蜂蜜，糖浆，鲜酵母，发酵粉，食盐，芥末，醋，酱油(调味品)，调味用香料和冷冻食品。此外，慕尼黑高等地方法院判决被告/上诉人1同意停止其商标No. 305 70 147用于肉类、鱼类、家禽类、野味类、肉汁类、豆豉类、冷冻类、干果类、干蔬菜类、果冻类、果酱类、蜜饯类、蛋类、乳类、乳制品类、食用油脂，咖啡，茶，可可，糖，大米，木薯，西米，咖啡代用品，面粉、谷类制品，面包，糕点、糖果，冰制食品，蜂蜜，糖浆，鲜酵母，发酵粉，食盐，芥末，醋，酱油(调味品)，调味用香料和冷冻食品。

　　“王致和案”启示

　　此判决使很多中国公司倍受鼓舞，并增强了中国公司在国外保护知识产权的信心。并且，该判决可以给中国的法院审理相似案件带来启发。此案中所涉及的几个问题体现出中国和德国在法律实践中的一些相似点和区别：

　　对一名中国的法律从业者而言，不是根据《商标法》(《德国商标法》)，而是根据反不正当竞争法(《德国反不正当竞争法》)对这种案件进行判决往往并不常见。总之，在德国，商标权不仅仅可以通过注册获得，也可以通过使用获得，并且知名商标也受到保护。

　　有一种解释是，即使被告/上诉人的产品已在德国市场上销售多年，也不一定能提供足够的证据对其商标的使用和知名度进行证明。需要强调的是，中国企业在国外需要注意收集使用商标和商标知名度的证据。同样，也要注意收集企业商业名称的证据。

　　但是，实际上法院根据《反不正当竞争法》对此案进行判决还有其他原因。两个法庭都认为原告/被上诉人的申请依据是《反不正当竞争法》，之后依次适用《商标法》、《商业名称法》和《版权法》。慕尼黑地方法院进一步认为，如果诉讼以多种财产权为基础，原告/被上诉人是在德国联邦法院提出对争议问题的司法权后才这样做的。

　　根据德国联邦法院的司法权，争议问题是由申请和原告提供的事实决定的。如果原告根据已注册的财产权进行诉讼，争议结果就由原告的申请和财产权决定。如果原告根据未注册的财产权进行诉讼，则争议结果由向法官提出的建议和权利的续展决定。如果原告根据财产权和不正当竞争法进行诉讼，就会出现两个争议问题，因为问题的核心就变了。原告如果被授予多种财产权，并且/或者被告的行为构成不正当竞争，法院只能根据原告明确了的财产权或不正当竞争进行判决。

　　在中国，这种案件很有可能根据《商标法》进行判决。

　　慕尼黑地方法院进一步认为，根据《德国商标法》第十七条，原告/被上诉人没有权利进行要求，这一条规定，如果违反了第十一条，如果未经商标持有人允许，商标以代理人或代表的名义进行了注册，后者应通过申请或注册商标，向代理人或代表提出权利要求，因为原告/被上诉人不能证明原告/被上诉人和被告/上诉人1之间的商业关系不仅仅限于商品交换，还包括被告/上诉人1有保护原告利益的责任。

　　慕尼黑高等地方法院的判决并没有提出《德国商标法》第十一条和第十七条。但是，在另一背景下提出原告/被上诉人和被告/上诉人1并无直接合同关系。

　　《德国商标法》并没有在第十一条和第十七条中对“代理人”或“代表”进行明确定义。根据德国法律，商业关系并不仅仅指商品交换关系，还包含商品交换者有保护商品提供者利益的责任。单纯的商品销售合作并不包含保护对方利益的责任，所以并不构成代理关系。

　　《中国商标法》第十五条包含了十分相似的规定，并且也没有对“代理人”或“代表”进行明确说明。尽管中国的司法或法律没有对代理或代表关系进行明确规定和要求，最高人民法院认为代理人应与委托人有特殊的关系，这种关系与一般的销售代理或单纯的销售不同。

　　但是，判决的要点在于法院保护了原告/被上诉人的利益并对被告/上诉人进行了有罪判决。尽管原告没有对财产权进行注册，且不能证明其在其他国家有未注册的财产权，不正当竞争法仍为判决留有余地。