由上可见，TOEFL注册商标中含有本商品的通用名称(GRE也是如此)。GRE和TOEFL已经是这类考试的代名词，被告在其考试试题出版物封面上标明 “GRE”或“TOEFL”字样是无可选择的，是为说明和叙述有关资料的性质、类型而作的使用。被告的这种使用，与《商标法》中规定的在类似商品上使用近似商标以及伪造、擅自制造他人注册商标标识等侵权行为在使用在目的和实际效果上完全不同。因此，被告的行为本质上不构成侵权。不过，既然原告已经将“TOEFL”(文字)、“GRE”(文字)作为商标在中国核准注册，被告应当依据我国《商标法》第27条之规定，[5]请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。但在该注册商标未撤销的情况下，要判定被告的行为是否构成侵犯商标权，法院应结合实际区分两种情况，一是看是否无其他替代物的为说明和叙述有关资料的性质、类型而作的使用，另一种是恶意混淆的使用。在前者情形下，只要行为人是善意的，就不应认定侵权。

　　(四)“没有造成损失”与赔偿数额的确定

　　关于侵权损害赔偿，通说认为，所谓“赔偿”意为“补偿”、“填补”，“损害赔偿”是通过补偿受害人因侵权行为所遭受的损失，使受损害的权利恢复到侵权以前的状态。但对侵犯著作权和侵犯商标权的损害赔偿数额的确定，我国法律作了不同的规定。我国《著作权法》第48条明确规定，“侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五十万元以下的赔偿。”根据该条规定所确认的计算损害赔偿的方法，法官应该首先考量权利人的实际损失，按照权利人的实际损失给予赔偿;在存在实际损失但实际损失难以计算的情形下，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。对侵犯商标权的损害赔偿，我国《商标法》第56条规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。”即计算侵犯商标权损害赔偿的数额，法官既可以侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益为标准，也可以被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失为准，这两种方法并无先后顺序之分。鉴于本案中法院主要考量被告侵犯著作权的损害赔偿数额(法院认为被告因侵犯著作权和商标权的行为所获利润相互重合，故一并予以计算)，笔者也主要考察被告侵犯著作权的损害赔偿问题。

　　在著作权领域，由于著作权包括财产权和人身权双重权利，因此，著作权的侵权损害赔偿除了财产损失以外，还可能包括精神损害。

　　首先，我们来确定本案中原告因被告的行为遭受的实际财产损失。通过对比新东方未设立之前ETS在中国大陆的收入与新东方发展壮大以后ETS在中国大陆的收入变化，我们可以发现，原告的行为非但没有给被告造成任何损失，反而给被告带来了巨大收益。具体来看，由于在2003年9月前，TOEFL和GRE考试的历年试题与复习资料从未在中国内陆授权出版，因此，原告在中国市场本来就没有授权出版的收入，被告的侵权行为并没有侵害原告现存的利益，没有给原告造成实际财产上的损失(当然，有可能造成原告未来预期利益的损失)。相反，由于被告招生规模的扩大，培训成绩的显著突出(这其中很大程度上依赖被告及时复制、出版原告的试题)，使越来越多的考生积极投入到TOEFL、GRE考试中去，参加考试的考生数量规模急剧壮大，给原告带来了庞大的报名费收益。仅以TOEFL考试为例，在1993年11月新东方建校以前，国人对何为“托福”实在是知之甚少，参加考试的人数也就可想而知。但是，随着新东方学校的发展壮大，学员培训人数的急剧增长，[6]相应地，报考TOEFL的人数也大规模上涨。据原告自己统计，1998年到2001年中国登记和参加托福考试的人数为：1998-1999，中国登记考试的人数 75574 ，实际参加考试的人数 70974;1999-2000中国登记考试的人数 102257 ，实际参加考试的人数 93081;2000-2001，中国登记考试的人数 101853 ，实际参加考试的人数 93389.[7]以TOEFL考试费770 元计，1998年到2001年ETS报名费收入高达超过2亿元。尽管考试产业的发展离不开全球经济发展的大背景，尽管参加TOEFL考试的人并非都参加了被告组织的培训，但是，常识的判断、经验的判断可以告诉我们，被告的教学培训活动(包括侵权活动)极大地扩大了原告的知名度，并给原告带来了丰厚的收益。原告的收益与被告的侵权行为之间有客观的、现实的联系。因此，原告非但没有实际财产损失，反而受益非浅。

　　其次，关于原告的精神损害。原告作为教育机构，属法人范畴。对法人精神损害赔偿问题，历来存在着“否定”说和“肯定”说两种截然相反的主张。 按照最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第5条之规定，“法人或者其他组织以人格权利遭受侵害为由，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院不予受理”。因此，在我国，对目前有关法人要求精神损害赔偿的要求是难以得到救济的。

　　就本案判决看，法院没有考察原告的实际损失就依据被告的非法获利来计算损害赔偿额，是有欠周全的(当然，被告方也没有提出有关自己的侵权行为未造成对方损失的抗辩)。笔者以为，本案原被告双方实际上是潜在的合作伙伴关系，双方在利益上是“共荣”的。盘考虑本案的利益关系，从有助于创作者与使用者相互收益从而增进社会和经济福利的增长的理念出发，为了促成双方合作，实现双赢，似乎可以在确认被告侵权的基础上，采取象征性的赔偿手段，而不是对被告科以巨额赔偿。

　　(五)著作权的滥用、市场垄断与救济

　　在“新东方”对于原告指控的辩解中，一再强调其侵权行为是有特殊的历史背景的。当时，一方面大量的中国学生渴望获得合法的正版资料满足学习之需;另一方面ETS手中握有大量已经在北美市场上公开销售多年的考试资料，却拒绝在中国内地公开出版，使得中国学生在ETS考试资料方面求学无门，求知无助。“新东方”是在没有任何选择的情况下，“被迫”使用了原告的资料。因此，“新东方”认为原告的行为构成知识产权的滥用。[8]